Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

Informations sur la décision

Wildflower Marijuana Inc. c ICE Holdings Ltd.

Collection	Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce
Date	2022-05-31
Référence neutre	2022 COMC 108
Numéro de demande / Numéro d'enregistrement	1,828,814
Marque de commerce	Ice Logo

Contenu de la décision

OPIC

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CIPO

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADEMARKS

Référence : 2022 COMC 108

Date de la décision : 2022-05-31

[TRADUCTION CERTIFIÉE,

NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION

	Wildflower Marijuana Inc.	Opposante
et
	ICE Holdings Ltd.	Requérante
	1,828,814 pour Ice Logo	Demande

Introduction

[1] ICE Holdings Ltd. (la Requérante) a produit la demande d’enregistrement n^o 1,828,814 pour la marque de commerce Ice Logo (la Marque), illustrée ci-dessous.

[2] La Demande comprend la revendication de couleur suivante :

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur « bleue » est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de commerce est constituée d’un dessin de flocon de neige bleu sur un arrière-plan rectangulaire. Aucune couleur n’est revendiquée relativement à l’arrière-plan rectangulaire.

[3] La Demande, dans sa version modifiée, est liée aux produits et services suivants.

Produits

(1) Casquettes et chapeaux de baseball; vêtements tout-aller; chapeau; articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; vestes; vestes et chaussettes; casquettes et chapeaux de sport; chapeaux de soleil; tuques

(2) Pièces pour vêtements

Services

(1) Vente en ligne de vêtements

[4] La Demande a été déposée le 22 mars 2017 sur la base de l’emploi de la Marque au Canada depuis le 15 mars 2017 en liaison avec les Produits (1) et de l’emploi projeté de la Marque au Canada en liaison avec les Produits (2) et les Services. La Demande a été annoncée aux fins d’opposition dans le Journal des marques de commerce le 5 décembre 2018. Le 3 mai 2019, Wildflower Marijuana Inc. (l’Opposante) a produit une déclaration d’opposition en vertu de l’article 38 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T-13 (la Loi). Le registraire a accordé l’autorisation de modifier la déclaration d’opposition afin d’ajouter un motif d’opposition supplémentaire le 2 juillet 2019.

[5] Je remarque que la Loi a été modifiée le 17 juin 2019 et, conformément à l’article 70 de la Loi, les motifs d’opposition en l’espèce seront évalués en fonction de la Loi dans sa version antérieure au 17 juin 2019.

[6] L’Opposante soulève des motifs d’opposition qui sont fondés sur le droit à l’enregistrement en vertu des articles 16(1)a) et 16(3)a) et le caractère distinctif en vertu de l’article 2 de la Loi. En particulier, l’Opposante invoque son emploi antérieur de la marque de commerce reconnue en common law Wildflower Design, représentée ci-dessous (cette marque sera appelée « Wildflower Design » ou la « marque de commerce de l’Opposante ») :

[7] Le 22 mai 2019, la Requérante a produit une contre-déclaration réfutant les motifs d’opposition.

[8] Seule l’Opposante a produit des observations écrites. Aucune audience n’a été tenue.

[9] Pour les motifs qui suivent, la Demande est rejetée.

Preuve

[10] La preuve de l’Opposante se compose des éléments suivants : (1) l’affidavit de Stephen Pearce, souscrit le 21 février 2020 (l’affidavit Pearce); (2) une copie certifiée de l’enregistrement du droit d’auteur canadien n^o 1,136,754 de l’Opposante intitulé WILDFLOWER Design; et (3) une copie certifiée de la demande d’enregistrement de la marque de commerce canadien n^o 1,859,416 de l’Opposante pour Wildflower Design. M. Pearce n’a pas été contre-interrogé sur son affidavit.

L’affidavit Pearce

[11] M. Pearce est le directeur financier et l’avocat de société de l’Opposante. Il décrit l’Opposante comme une société de bien-être CBD établie à Vancouver, en Colombie-Britannique.

[12] M. Pearce indique que l’Opposante a fait créer un logo (le logo Wildflower Design présenté au paragraphe 6 de la présente décision, ci-dessus) destiné à être utilisé en liaison avec ses produits de bien-être, et que ce logo a été publié pour la première fois en octobre 2014 environ. À cet égard, il fait mention de l’enregistrement canadien du droit d’auteur de l’Opposante n^o 1,136,754. Je note que la copie certifiée conforme de cet enregistrement de droit d’auteur, déposée dans le cadre de la preuve de l’Opposante, indique qu’il couvre une œuvre artistique intitulée WILDFLOWER Design, qui a été enregistrée le 13 janvier 2017 et dont la date de publication est le 16 octobre 2014.

[13] M. Pearce affirme également que l’Opposante est propriétaire de la marque de commerce reconnue en common law Wildflower Design, qui est visée par la demande d’enregistrement de marque de commerce canadien n^o 1,859,416. Cette demande est en liaison avec les produits et services suivants :

[traduction]

Produits

(1) Savons pour la peau; savons en barre; savons parfumés; lotions pour la peau et le corps; crèmes topiques; gels topiques

(2) Suppléments alimentaires, nommément, capsules de chanvre; barres topiques médicamenteuses pour le soulagement de la douleur

(3) Vaporisateurs; pipes de vaporisateurs

Services

(1) Vente au détail de savons pour la peau, savons en barre, savons parfumés, lotions pour la peau et le corps, crèmes topiques, gels topiques, suppléments alimentaires, nommément, capsules de chanvre, barres topiques médicamenteuses pour le soulagement de la douleur, vaporisateurs, et pipes de vaporisateurs

[14] Je note que la date de production de la demande de l’Opposante n^o 1,859,416 (soit le 26 septembre 2017) est postérieure à la date de production de la Demande de la Requérante, et que, par conséquent, la demande de l’Opposante elle-même ne peut être invoquée pour un quelconque motif d’opposition en l’espèce (voir la lettre du registraire du 2 juillet 2019 accordant à l’Opposante l’autorisation d’ajouter un motif d’opposition fondé sur l’article 16(1)a) de la Loi, mais refusant l’autorisation d’ajouter des motifs d’opposition en vertu des articles 16(1)b) et 16(3)b)).

[15] M. Pearce affirme que l’Opposante a lancé son vaporisateur de marque portant la marque de l’Opposante en décembre 2015 environ à Vancity Weed, qu’il décrit comme un dispensaire médical de premier plan à Vancouver. Une copie d’une facture arborant la marque de commerce de l’Opposante pour la vente de vaporisateurs de marque de l’Opposante à Vancity Weed est jointe à titre de Pièce « A » à l’affidavit Pearce. Cette facture est datée du 22 mars 2016 et comporte dans le corps de la facture les dates « décembre 2015 » et « janvier 2016 » pour certaines quantités de vaporisateurs. Il affirme que, depuis décembre 2015 ou vers cette date, l’Opposante a employé de manière continue la marque de l’Opposante pour définir ses produits au point de vente.

[16] M. Pearce affirme que l’Opposante a lancé son produit vaporisateur en ligne en février 2016, et la Pièce « B » de son affidavit est décrite comme une image du site Web archivé de l’Opposante datant du 3 septembre 2016 environ, où les produits vaporisateurs de l’Opposante sont présentés, arborant la marque de commerce de l’Opposante.

[17] Les produits de l’Opposante, y compris les vaporisateurs et les capsules de CBD, ont été abordés dans une variété d’articles de magazines et de sites Web, y compris le magazine Esquire, le magazine High Times, et le New York Magazine – The Strategist. Des exemples de ces articles sont compris dans l’affidavit Pearce en titre de Pièces « D », « E », « F », « H » et « J ». Ces articles comprennent des images du produit de l’Opposante et de l’emballage arborant la marque de commerce de l’Opposante. L’affidavit Pearce comprend également, à titre de Pièces « G » et « I », des trousses d’information pour le magazine Esquire et le New York Magazine – The Strategist, qui comprennent des chiffres de diffusion et de visualisation de pages de sites Web pour ces publications.

[18] M. Pearce explique que l’Opposante a commencé à distribuer une « trousse d’information » vers 2018 et que cette trousse est ensuite devenue une « trousse de démarrage » contenant divers produits vendus par l’Opposante et arborant la marque de commerce de celle-ci. Il affirme que deux trousses différentes sont maintenant vendues, et qu’environ 5 000 trousses ont été distribuées. La Pièce « C » est une photo d’une trousse d’information comprenant un produit emballé arborant la marque de commerce de l’Opposante. Certains des emballages de produits de la Pièce « C » représentent la marque de commerce de l’Opposante en bleu sur un arrière-plan blanc.

[19] M. Pearce affirme que l’Opposante a, depuis 2016 environ, consacré beaucoup de temps, d’efforts et d’argent au Canada à ses activités de vente au détail ainsi qu’à la promotion et à l’établissement de la notoriété de ses produits en liaison avec la marque de commerce de l’Opposante.

[20] M. Pearce affirme que l’Opposante possède cinq magasins de vente au détail, qui affichent tous bien en vue la marque de commerce de l’Opposante. Trois de ces magasins sont situés à Vancouver, en Colombie-Britannique, un autre est situé à Comox, en Colombie-Britannique, et le cinquième est situé à Los Angeles, en Californie.

[21] M. Pearce inclut des chiffres de vente en liaison avec la marque de commerce de l’Opposante pour 2017, chaque trimestre de 2018 et chaque mois pour l’année 2019. Le chiffre de ventes de l’Opposante en 2017 était d’environ 50 000 $, puis a augmenté pour atteindre les plus de 2 millions de dollars par année en 2018 et 2019. Je note que ces chiffres de vente ne sont pas ventilés de manière à préciser l’endroit où les ventes ont eu lieu; par exemple, les quatre magasins canadiens par rapport au seul magasin américain.

[22] M. Pearce inclut également les dépenses annuelles approximatives de commercialisation liées à la marque de commerce de l’Opposante, qui sont passées de 50 000 $ en 2016 à 350 000 $ en 2019. Comme pour les chiffres de vente, l’affidavit Pearce ne ventile pas les dépenses de commercialisation entre le Canada et les États-Unis.

Fardeau

[23] C’est à la requérante qu’incombe le fardeau ultime de démontrer que la demande est conforme aux exigences de la Loi. Il incombe toutefois à l’Opposante de s’acquitter du fardeau initial de présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l’existence des faits allégués au soutien de chacun de ses motifs d’opposition. Une fois que l’Opposante s’est acquittée de ce fardeau de preuve initial, la Requérante doit convaincre le registraire, selon la prépondérance des probabilités, que les motifs d’opposition plaidés ne devraient pas faire obstacle à l’enregistrement de la Marque [John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^re inst), à la p. 298; Dion Neckwear Ltd c Christian Dior, SA (2002), 20 CPR (4th) 155 (CAF)].

Analyse

Motifs d’opposition fondés sur les articles 16(1)a) et 16(3)a)

Remarques préliminaires

[24] Avec ces motifs d’opposition, l’Opposante soutient que la Requérante n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement de la Marque parce qu’elle crée de la confusion avec la marque de commerce de l’Opposante qui avait été antérieurement employée ou annoncée au Canada. Le motif fondé sur l’article 16(1)a) est nécessairement limité aux Produits (1), et le motif fondé sur l’article 16(3)a), aux Produits (2) et aux Services. La date importante pour l’évaluation du motif d’opposition fondé sur l’article 16(1)a) est la date revendiquée d’emploi de la Marque en liaison avec les Produits (1), à savoir le 15 mars 2017. La date pertinente relativement au motif d’opposition fondé sur l’article 16(3)a) est la date de production de la Demande, à savoir le 22 mars 2017. Rien ne dépend de la différence d’une semaine entre ces deux dates pertinentes, donc j’examinerai les motifs d’opposition fondés sur les articles 16(1)a) et 16(3)a) ensemble.

[25] L’Opposante a démontré l’emploi de sa marque de commerce Wildflower Design au Canada avant les dates pertinentes mentionnées ci-dessus. En particulier, la preuve de l’Opposante indique qu’elle a employé sa marque de commerce au Canada, au moins en liaison avec des vaporisateurs, depuis aussi tôt que le 22 mars 2016 (je mentionne cette date par excès de prudence, parce que c’est la date de la facture comprise à titre de Pièce « A » à l’affidavit Pearce, bien que la facture suggère que les vaporisateurs de marque peuvent avoir été reçus par le client avant cette date). Par conséquent, l’Opposante s’est acquittée de son fardeau de preuve initial à l’égard des motifs d’opposition fondés sur les articles 16(1)a) et 16(3)a). Il incombe donc à la Requérante de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’y a aucune probabilité de confusion entre les marques de commerce des parties à la date pertinente.

[26] Je note que la Demande en instance de l’Opposante n^o 1,859,416 pour l’enregistrement de la marque de commerce Wildflower Design a été déposée le 26 septembre 2017 sur la base d’un emploi projeté de la marque de commerce au Canada. Bien que cela semble quelque peu incongru avec les preuves présentées par l’Opposante dans la présente procédure quant à son emploi de la marque de commerce Wildflower Design depuis au moins le 22 mars 2016, je dois en fin de compte considérer les preuves d’emploi qui m’ont été fournies en l’espèce. Le fondement de la demande n^o 1,859,416 de l’Opposante n’est pas en cause dans la présente procédure.

[27] À titre de dernière remarque préliminaire, je note que le motif d’opposition fondé sur l’article 16(1)a) de l’Opposante a été ajouté à la déclaration d’opposition par voie de modification pour laquelle l’Opposante a reçu l’autorisation du registraire le 2 juillet 2019. Dans ses observations écrites, l’Opposante soutient que ce motif est nécessairement accueilli parce que la Requérante n’a pas modifié sa contre-déclaration (déposée le 22 mai 2019) pour réfuter spécifiquement le motif fondé sur l’article 16(1)a). Cet argument particulier de l’Opposante n’est pas fondé. Contrairement aux circonstances de l’affaire Garbo Group Inc c Harriet Brown & Co (2009), 74 CPR (4th) 391 (COMC), en l’espèce, la contre-déclaration de la Requérante comprend une réfutation générale de toutes les allégations et de tous les motifs d’opposition de l’Opposante, ce qui peut être considéré comme s’appliquant également au motif fondé sur l’article 16(1)a), pour lequel l’autorisation de modification a été accordée par la suite. Le motif fondé sur l’article 16(1)a), ainsi que le motif fondé sur l’article 16(3)a), porteront sur la question de la probabilité de confusion, plutôt que sur l’argument des actes de procédure mentionné ci-dessus.

Test en matière de confusion

[28] Le test permettant de trancher la question de la confusion est énoncé à l’article 6(2) de la Loi, qui prévoit que l’emploi d’une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l’emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou ces services soient ou non de la même catégorie générale ou figurent ou non dans la même classe de la classification de Nice. En procédant à une telle évaluation, je dois prendre en considération toutes les circonstances pertinentes, y compris celles énumérées à l’article 6(5) de la Loi : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; le genre de produits, services ou entreprises; la nature du commerce; et le degré de ressemblance entre les marques de commerce, notamment dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent.

[29] Ces critères ne sont pas exhaustifs et un poids différent sera accordé à différents facteurs selon le contexte [voir Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée, 2006 CSC 23, 49 CPR (4th) 401; Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc, 2006 CSC 22, [2006] 1 RCS 772, au para 54]. Je cite également l’affaire Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc, 2011 CSC 27, 92 CPR (4th) 361, au para 49, où la Cour suprême du Canada déclare que l’article 6(5)e), la ressemblance entre les marques, est susceptible d’avoir le plus d’importance dans l’analyse relative à la confusion.

[30] Le test en matière de confusion est évalué comme une question de la première impression dans l’esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé à la vue de la marque de commerce du requérant, alors qu’il n’a qu’un vague souvenir des marques de commerce de l’opposant et qu’il ne s’arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur, pas plus que pour examiner de près les ressemblances et les différences entre les marques [Veuve Clicquot, précité, au para 20].

Caractère distinctif inhérent des marques et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues

[31] La marque de commerce de l’Opposante possède un caractère distinctif inhérent raisonnable. Bien qu’elle puisse vaguement évoquer une feuille de plante, la marque de commerce de l’Opposante est une marque figurative sans connotation descriptive immédiate et elle est dépourvue de tout élément nominal. La Marque de la Requérante possède également un caractère distinctif inhérent pour les mêmes raisons.

[32] En ce qui concerne la mesure dans laquelle les marques des parties sont devenues connues, cela favorise l’Opposante, car celle-ci a fourni des preuves de l’emploi et de la publicité de sa marque de commerce au Canada depuis 2016. La Requérante n’a fourni aucune preuve pour suggérer que sa Marque a été employée ou est devenue connue d’une quelconque façon au Canada.

[33] Compte tenu de ce qui précède, si l’on considère à la fois le caractère distinctif inhérent des marques et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues, dans l’ensemble, ce facteur favorise l’Opposante.

Période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

[34] La preuve de l’Opposante indique qu’elle emploie sa marque de commerce au Canada depuis 2016. Il n’y a aucune preuve au dossier qui démontre l’emploi de la Marque à un moment donné. Par conséquent, ce facteur favorise également l’Opposante.

Genre de produits, services ou entreprises; et nature du commerce

[35] Les produits et services liés aux vêtements qui restent dans la Demande, telle que modifiée, sont de nature différente des vaporisateurs de l’Opposante. Par conséquent, le facteur du genre de produits et services favorise la Requérante.

[36] Dans ses observations écrites, l’Opposante note que la Demande, lorsqu’elle a été annoncée, comprenait les produits « vaporisateurs à usage médical » et « [c]igarettes électroniques; vaporisateurs oraux pour fumeurs; cigarettes sans fumée (atomiseurs); cure-pipes; pipes. » qui se chevauchent avec les produits de l’Opposante, ou qui y sont étroitement liés. Toutefois, après que l’Opposante a déposé ses preuves dans la présente procédure, la Requérante a modifié la Demande afin de supprimer ces produits, et je n’en ai donc pas tenu compte dans l’évaluation du facteur du genre des produits et services.

[37] En ce qui concerne la nature du commerce, l’Opposante soutient dans ses observations écrites que les entreprises qui fabriquent et vendent des produits du cannabis vendent aussi généralement des articles tels que des vêtements décontractés et des vêtements de sport arborant la marque de commerce du vendeur de cannabis; toutefois, aucune preuve n’a été fournie en l’espèce pour me permettre de tirer cette conclusion. Dans ses observations écrites, l’Opposante fait également mention de certains produits vestimentaires qu’elle vend, et de produits que, selon elle, la Requérante vend, mais là encore, aucune preuve n’a été produite à cet effet et ces allégations ne peuvent donc pas être prises en considération. En effet, aucune des parties n’a produit d’éléments de preuve concernant le genre d’entreprise ou les voies commerciales de la Requérante qui pourraient être comparés à ceux de l’Opposante.

[38] Selon la preuve au dossier, le seul chevauchement possible dans la nature du commerce des parties découle du fait que les produits de l’Opposante ont été présentés dans des publications générales sur le style de vie, comme le magazine Esquire, qui abordent également des sujets tels que les vêtements et la mode, ce qui suggère que les parties pourraient cibler les mêmes consommateurs. À cet égard, l’article en ligne d’Esquire de la Pièce « F » de l’affidavit Pearce comprend une image du vaporisateur de l’Opposante arborant sa marque de commerce, ainsi que des renseignements sur le prix à côté d’une icône « SHOP » [« ACHAT »] et un lien vers le site Web de l’Opposante. Dans l’article en ligne du New York Magazine – The Strategist présentant le vaporisateur de l’Opposante arborant la marque de commerce de l’Opposante (Pièce « H » de l’affidavit Pearce), la publication est décrite comme suit : [traduction] « The Strategist est conçu pour présenter les recommandations d’experts les plus utiles sur les choses à acheter dans le vaste paysage du commerce électronique. Parmi nos dernières conquêtes, citons les meilleurs jeans pour femmes, les bagages à roulettes, les oreillers pour dormeurs latéraux, les pantalons ultra-flatteurs et les serviettes de bain. »

[39] Dans ces circonstances, et compte tenu de l’absence de toute preuve ou observation de la Requérante sur cette question, je n’estime pas que le facteur de la nature du commerce favorise la Requérante de manière importante.