Référence : 2022 COMC 116

Date de la décision : 2022-06-08

[TRADUCTION CERTIFIÉE,

NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION

	Next Retail Limited	Opposante
et
	Connected Apparel Company, LLC	Requérante
	1,837,890 pour NEXT UP	Demande

Introduction

[1] Next Retail Limited (l’Opposante) s’oppose à l’enregistrement de la marque de commerce NEXT UP (la Marque), laquelle est l’objet de la demande d’enregistrement n^o 1,837,890 (la Demande) par Connected Apparel Company, LLC (la Requérante).

[2] La Demande est fondée sur les revendications d’emploi et d’enregistrement aux États-Unis et l’emploi projeté au Canada en liaison avec « Vêtements, nommément robes, pantalons, chemisiers, jupes, vestes et chandails » (les Produits).

[3] L’opposition est principalement fondée sur l’allégation que la Marque crée de la confusion avec l’emploi et l’enregistrement par l’Opposante de la marque de commerce NEXT Dessin, illustrée ci-dessous, en liaison avec un certain nombre de produits, y compris divers articles de vêtements, et de services, y compris des services de détail pour la vente de vêtements :

[4] Pour les raisons suivantes, la Demande est rejetée puisque la Requérante ne s’est pas acquittée de son fardeau de démontrer qu’il n’y a aucune probabilité de confusion entre les marques de commerce des parties.

Le dossier

[5] La Demande a été déposée le 16 mai 2017 et a été annoncée aux fins d’opposition dans le Journal des marques de commerce le 14 novembre 2018.

[6] Le 15 avril 2019, l’Opposante a produit une déclaration d’opposition en vertu de l’article 38 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T-13 (la Loi). Les motifs d’opposition plaidés par l’Opposante comprennent les articles 12(1)d), 16(2)a), 16(2)c), 16(3)a), 16(3)c), 2, 30d), 30e) et 30i) de la Loi. Conformément à l’article 70 de la Loi, tous les renvois aux articles de la Loi relatifs aux motifs d’opposition visent la Loi dans sa version antérieure au 17 juin 2019.

[7] La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration réfutant les motifs d’opposition.

[8] Afin d’appuyer son opposition, l’Opposante a produit l’affidavit de Sarah Louise Waterland, l’avocate générale adjointe de l’Opposante, souscrit le 4 octobre 2019. L’Opposante a également produit des copies certifiées des enregistrements n^o LMC997,859 pour NEXT Dessin et LMC458,879 pour NX Dessin.

[9] Afin d’appuyer sa Demande, la Requérante a produit l’affidavit de Josée Aubin, une analyste en marques de commerce employée par CompuMark, une division de Clarivate Analytics, souscrit le 7 janvier 2020.

[10] Les deux parties ont produit des observations écrites et ont été représentées à l’audience.

Fardeau ultime et fardeau de preuve

[11] C’est à la Requérante qu’incombe le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que la Demande est conforme aux exigences de la Loi. Cela signifie que s’il est impossible d’arriver à une conclusion définitive en faveur de la Requérante après avoir examiné l’ensemble de la preuve, le litige doit être tranché à l’encontre de la Requérante. Toutefois, l’Opposante doit s’acquitter du fardeau de preuve initial en produisant suffisamment d’éléments de preuve admissibles à partir desquels on pourrait raisonnablement conclure à l’existence des faits allégués à l’appui de chaque motif d’opposition [John Labatt Limited c The Molson Companies Limited (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^re inst), à la p. 298].

Analyse des motifs d’opposition

Motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)d)

[12] L’Opposante a fait valoir que la Marque n’est pas enregistrable parce qu’elle crée de la confusion avec les enregistrements n^o LMC997,859 et LMC458,879 pour les marques de commerce NEXT Dessin et NX Dessin, respectivement, de l’Opposante, dont les détails sont établis à l’Annexe A de cette décision. La date pertinente pour ce motif d’opposition est la date de la présente décision [Park Avenue Furniture Corp c Wickes/Simmons Bedding Ltd (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)].

[13] J’ai exercé mon pouvoir discrétionnaire pour consulter le registre et confirmer que ces enregistrements existent toujours [Quaker Oats Co Ltd of Canada c Menu Foods Ltd (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)]. De plus, l’Opposante a produit des copies certifiées des enregistrements, ainsi que des preuves d’emploi de ses marques de commerce au Canada au moyen de l’affidavit Waterland. L’Opposante s’est donc acquittée de son fardeau de preuve initial en ce qui a trait à ce motif d’opposition. Par conséquent, la Requérante a le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’y a aucune probabilité de confusion entre la Marque et les marques de commerce déposées de l’Opposante.

[14] Dans l’évaluation de la question de confusion, mon analyse se concentrera sur l’enregistrement de l’Opposante pour NEXT Dessin (illustré ci-dessus au paragraphe 3), puisque j’estime qu’il représente le meilleur argument de l’Opposante.

Test en matière de confusion

[15] En déterminant si deux marques de commerce créent de la confusion, toutes les circonstances de l’espèce doivent être considérées, y compris celles énoncées à l’article 6(5) : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; le genre de produits, services ou entreprises; la nature du commerce; et le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent. Ces critères ne sont pas exhaustifs, et un poids différent sera accordé à chacun selon le contexte [Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc, 2006 CSC 22, [2006] 1 RCS 772 (CSC), au para 54; Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée, 49 CPR (4th) 401]. Je cite également Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc, 2011 CSC 27, au para 49, où la Cour suprême du Canada déclare que l’article 6(5)e), la ressemblance entre les marques, est susceptible d’avoir le plus d’importance dans l’analyse relative à la confusion.

[16] Le test en matière de confusion est évalué comme une question de la première impression dans l’esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé à la vue de la marque du requérant, alors qu’il n’a qu’un vague souvenir des marques de commerce de l’opposante et qu’il ne s’arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur, pas plus que pour examiner de près les ressemblances et les différences entre les marques [Veuve Clicquot, précité, au para 20].

Caractère distinctif inhérent des marques de commerce et mesure dans laquelle elles sont devenues connues

[17] J’estime que la marque de commerce de l’Opposante possède un caractère distinctif inhérent, puisqu’elle ne décrit pas ou ne suggère pas le caractère ou la qualité des produits et services connexes de l’Opposante. Pour la même raison, j’estime également que la Marque de la Requérante possède un caractère distinctif inhérent. Bien que la marque de l’Opposante comporte le mot « NEXT » en police stylisée à l’intérieur d’une bordure rectangulaire foncée, j’estime que cette stylisation contribue très peu au caractère distinctif inhérent général de la marque de commerce de l’Opposante [Canadian Jewish Review Ltd c le Registraire des marques de commerce (1961), 37 CPR 89 (C de l’Éch)].

[18] Il est possible de renforcer une marque de commerce en la faisant connaître par son emploi ou sa promotion. L’Opposante a produit des preuves, au moyen de l’affidavit Waterland, qui me permettent de conclure que la marque NEXT Dessin de l’Opposante est devenue connue au Canada à tout le moins dans une certaine mesure, bien qu’il ne soit pas clair dans quelle mesure puisque la preuve renvoie en général à NEXT Dessin et à NX Dessin de l’Opposante de façon collective. Les parties pertinentes de la preuve de M^me Waterland sont les suivantes :

· L’Opposante vend des produits de marque NX Dessin et NEXT Dessin au Canada directement aux acheteurs par l’entremise de son site Web nextdirect.com, lequel achemine les clients canadiens à son site Web canadien à nextdirect.com/ca (en anglais) ou nextdirect.com/ca/fr (en français). Les commandes sont expédiées de l’entrepôt de l’Opposante au Royaume-Uni par messager aux clients au Canada (Pièce A) (para 6). Le site Web canadien de l’Opposante contient également des renseignements sur les produits de marque NX Dessin et NEXT Dessin, y compris des images démontrant certaines des façons dont ces marques sont présentées en liaison avec les produits au Canada et partout dans le monde (para 8) (Pièce B).

· La Pièce C contient des échantillons représentatifs d’avis de répartition caviardés concernant les expéditions aux acheteurs canadiens de produits de marque NX Dessin et NEXT Dessin au cours des années 2011 à 2019 (para 9). Tous les vêtements, les chaussures et les couvre-chefs de marque NX Dessin et NEXT Dessin portent ces marques de commerce sous forme d’étiquettes cousues. Certains cadeaux et produits solides n’ont pas d’étiquettes cousues, mais comportent des étiquettes volantes portant les marques de commerce (des étiquettes qui sont fixées aux produits) (para 9).

· Les marques NX Dessin et NEXT Dessin sont arborées en évidence sur les produits de l’Opposante (para 12). Je note que la Pièce D comporte des photos de vestes, de robes, de chemisiers et de gilets avec une étiquette intérieure portant la marque NEXT Dessin.

· Les ventes des produits portant les maques NX Dessin et NEXT Dessin au Canada entre 2011 et 2018 sont fournies (para 10). Les recettes totales approximatives (en livres sterling £) varient de 328 000 en 2011 à 1 819 000 en 2018.

· Les dépenses promotionnelles canadiennes annuelles en liaison avec les produits portant les marques NX Dessin et NEXT Dessin de l’Opposante entre 2014 et 2019 sont fournies. Les dépenses promotionnelles approximatives (en livres sterling £) varient de 1 600 en 2014 à 11 300 en 2019 (para 11).

· Les produits de marque NX Dessin et NEXT Dessin de l’Opposant sont publicisés auprès des Canadiens par un large éventail de moyens, y compris des publicités par courriel (para 13). La Pièce E contient des échantillons représentatifs du matériel publicitaire employé au Canada entre 2015 et 2019; le volume approximatif de publicités par courriel envoyées pour chacune de ces années est également fourni (para 13). La Pièce F comprend des échantillons du matériel publicitaire employé au Canada pour faire la promotion des produits NX Dessin et NEXT Dessin entre 2011 et 2014, y compris les publicités directes [traduction] « Recommandez un ami » (para 14).

[19] La Demande pour la Marque comprend une revendication d’emploi projeté au Canada et la Requérante n’a produit aucune preuve que la Marque a été employée depuis la date de production de la Demande.

[20] En général, j’estime que le premier facteur, lequel est une combinaison de caractère distinctif inhérent et acquis, favorise l’Opposante.

Période pendant laquelle les marques des parties ont été en usage

[21] Le deuxième facteur favorise également l’Opposante puisqu’elle a démontré l’emploi antérieur de sa marque de commerce NEXT Dessin depuis au moins 2011 (puisque l’Opposante a fait renvoi à des ventes canadiennes remontant à cette date) et qu’il n’y a aucune preuve démontrant que la Requérante a employé la Marque au Canada.

Genre de produits, services ou entreprises; et nature du commerce

[22] C’est l’état déclaratif des produits de la Requérante, tel que fourni dans la Demande, par rapport aux produits et services visés par l’enregistrement de l’Opposante, qui gouverne ma décision concernant ce facteur [Esprit International c Alcohol Countermeasure Systems Corp (1997), 84 CPR (3d) 89 (COMC)].

[23] Les Produits visés par la demande chevauchent directement divers articles de vêtements inscrits dans l’enregistrement de l’Opposante, à savoir des robes, des pantalons (sauf pantalons vendus en tant que vêtements d’intérieur ou vêtements de nuit), chemisiers, jupes, vestes (sauf vestes vendues en tant que vêtements d’intérieur ou vêtements de nuit), cardigans et chandails. Nonobstant le fait que divers articles de vêtements de l’Opposante, en particulier les pantalons et les vestes, excluent les articles vendus en tant que vêtements d’intérieur ou vêtements de nuit, il n’y a aucune restriction aux voies de commercialisation. Il n’y a également aucune restriction quant aux voies de commercialisation pour les vêtements inscrits dans la Demande. Par conséquent, en l’absence de preuve du contraire, et compte tenu du chevauchement des produits des parties, j’estime qu’il est raisonnable de conclure que les voies de commercialisation des parties pourraient se chevaucher. Par conséquent, ces facteurs favorisent l’Opposante.

Degré de ressemblance

[24] Comme je l’ai indiqué précédemment, dans Masterpiece, la Cour suprême a énoncé que le degré de ressemblance entre les marques a souvent le plus grand effet sur l’analyse de la confusion [voir aussi Beverley Bedding & Upholstery Co c Regal Bedding & Upholstery Ltd (1980), 47 CPR (2d) 145 (CF 1^re inst), à la p. 149, conf. par 60 CPR (2d) 70]. Bien que la Cour suprême ait fait observer que le premier mot d’une marque de commerce puisse être le plus important aux fins du caractère distinctif [Conde Nast Publications Inc c Union des éditions modernes (1979), 46 CPR (2d) 183 (CF 1^re inst)], elle est d’avis que l’approche préférable pour comparer les marques consiste à déterminer d’abord s’il y a un aspect de la marque qui est particulièrement frappant ou unique. Il a également été jugé que, s’il est généralement admis que la première composante d’une marque est la plus importante aux fins de la distinction entre les marques, l’importance de ce facteur diminue si la première composante est suggestive ou descriptive [Reno-Dépôt c Homer TLC Inc (2009), 2010 COMC 11, 84 CPR (4th) 58 (COMC), au para 58].

[25] J’estime que l’élément frappant ou unique de la marque de commerce de l’Opposant est le mot « NEXT ».

[26] En ce qui a trait à la Marque visée par la demande, j’estime que le préfixe NEXT est un élément frappant, particulièrement parce qu’il n’est pas de nature suggestive ou descriptive. Selon cet élément frappant commun, j’estime qu’il y a un degré important de ressemblance entre les marques des parties dans le son et la présentation. Lors de l’audience, l’avocat de la Requérante a observé que la présence d’un élément figuratif dans la marque de l’Opposante aide également à distinguer les marques des parties, puisque la Marque ne comprend pas d’élément figuratif. Cependant, j’estime que les éléments figuratifs de la marque de l’Opposante sont plutôt d’une simplicité telle qu’ils n’accordent pas une différence significative dans la présentation lorsque comparés à la Marque de la Requérante.

[27] En ce qui a trait aux idées suggérées, lors de l’audience, l’avocat de l’Opposante a observé que les marques des parties partagent essentiellement la même signification puisque le mot « NEXT » signifie [traduction] « celui qui suit » et la Marque « NEXT UP » serait comprise comme signifiant la même chose; c’est-à-dire, ce qui suit ou ce qui est le prochain à suivre. L’Opposante a également observé que les deux marques dans le contexte des produits (vêtements) pouvaient être potentiellement interprétées comme un renvoi astucieux à la [traduction] « prochaine grande vogue » ou tendance de mode. Je suis d’accord que, à tout le moins, l’idée suggérée par la Marque serait semblable à celle de la marque de l’Opposante puisque le mot « UP » n’accorde aucune différence évidente dans la signification générale de la Marque, par exemple, en distinguant ce qui suit.

[28] En général, ce facteur favorise l’Opposante.

Circonstance de l’espèce – preuve de l’état du registre et de l’état du marché

[29] L’affidavit Aubin comprend les résultats d’une recherche dans le registre canadien des marques de commerce que M^me Aubin a menée pour [traduction] « récupérer toutes les occurrences des mots NEXT, NEX ou NXT dans les enregistrements actifs, y compris les éléments dans les descriptions de produits : dans la classe 25, à savoir les vêtements, les chaussures, les couvre-chefs et les vêtements pour bébés, et la vente de détail et en ligne de ces produits dans la classe 35 » (para 4; Pièce JA-1). L’affidavit Aubin comprend également les résultats d’une recherche de noms de domaine, d’une recherche de registre de sources de la common law et de noms d’entreprise et une recherche Dun & Bradstreet® (para 5 à 8; Pièces JA‑1 et JA-2).

[30] La Requérante affirme que l’état du registre et du marché au Canada est une circonstance de l’espèce clé en sa faveur, puisque cela démontre que le consommateur moyen est habitué à faire la distinction entre de nombreuses marques formées de NEXT (et ses équivalents phonétiques). La Requérante adopte la position [traduction] « [qu’]il est clair qu’un nombre élevé et important de marques formées de NEXT sont employées au Canada dans le domaine particulier des vêtements et que le mot NEXT est en effet dilué ».

[31] La preuve de l’état du registre favorise un requérant lorsqu’il peut être démontré que la présence d’un élément commun dans les marques inciterait les consommateurs à porter une plus grande attention aux autres caractéristiques de ces marques et à les distinguer les unes des autres au moyen de ces autres caractéristiques [McDowell c Laverana GmbH & Co KG, 2017 CF 327, au para 42]. Les déductions concernant l’état du marché peuvent être tirées de ces éléments de preuve dans deux situations : lorsqu’un grand nombre d’enregistrements de tiers pertinents sont trouvés ou lorsqu’il y a preuve d’emploi commun dans le marché des marques d’une tierce partie pertinente [Kellogg Salada Canada Inc c Maximum Nutrition Ltd (1992), 43 CPR (3d) 349 (CAF); McDowell c Laverana GmbH & Co KG, 2017 CF 327, aux para 41 à 46; et Cie Gervais Danone c Astro Dairy Products Ltd, (1999), 87 CPR (3d) 262 (CF)]. Les marques de commerce pertinentes comptent celles qui : i) sont déposées ou autorisées et fondées sur l’emploi; ii) concernent des produits et services semblables à ceux des marques en cause; et iii) comprennent l’élément en tant qu’élément important [Sobeys West Inc c Schwan’s IP, LLC, 2015 COMC 197].

[32] Dans Hawke & Company Outfitters LLC c Retail Royalty Company, 2012 CF 1539, la Cour a noté que le nombre exact de marques semblables nécessaires pour démontrer que l’élément d’une marque a été couramment adopté comme composante de marques de commerce employées en liaison avec les produits les services pertinents à la date pertinente dépend des faits de l’espèce. La Cour a également souligné la difficulté quant à la preuve de l’état du registre comme suit : « […] une recherche dans le registre du bureau des marques de commerce ne constitue pas la meilleure façon de s’enquérir de l’état du marché ou de l’usage réel d’une marque. Le fait qu’une marque figure au registre ne constitue pas une preuve qu’elle est présentement employée, qu’elle était en usage aux dates pertinentes, qu’elle est employée en rapport avec les marchandises ou des services semblables à ceux des parties, ou encore de connaître l’ampleur de cet usage […] » [para 40].

[33] Dans Canada Bread Company, Limited c Dr Smood ApS, 2019 CF 306, la Cour, dans sa discussion de la preuve de l’état du registre, a confirmé les commentaires de la Cour dans Hawke ci-dessus. La Cour a noté qu’il « demeure très difficile de savoir quelles inférences peuvent légitimement être tirées sans preuve de l’emploi d’un élément commun par des tiers sur le marché » [para 61].

[34] Gardant cela à l’esprit, j’aborderai maintenant les résultats de recherche dans l’affidavit Aubin. Dans ses observations écrites, la Requérante nomme 20 marques de commerce (appartenant à 19 parties différentes) qui, selon elle, sont les [traduction] « résultats les plus pertinents auxquels la Requérante souhaite attirer l’attention de la Commission […] ». Après avoir éliminé les marques qui ne sont ni permises ni déposées, il reste les marques de commerce suivantes :

Numéro	Marque de commerce	Propriétaire	Produits ou services
1	NEXT	McGregor Industries Inc	Vêtements pour les jambes, nommément bonneterie, bas-culottes, bas, collants, jambières; […]
2	NXT	World Wrestling Entertainment, Inc	Vêtements, nommément hauts, vestes, vêtements pour le bas du corps, sous-vêtements, pyjamas; […] tout ce qui précède limité exclusivement aux produits associés aux lutteurs, à la lutte et à la lutte de divertissement.
3	NEXBELT	NexBelt LLC	Ceintures et boucles de ceinture
4	Next Captain	Mike Meleca	Vêtements de sport, nommément chandails de soccer, shorts de soccer, bas de soccer, chaussures de soccer, […] accessoires, nommément tee-shirts […]
5	NEXT EXIT	Ground Floor Clothing Company Limited	Vêtements, nommément pantalons […] tee-shirts, jupes, robes […]
6	NEXT ISSUE	Hudson’s Bay Company	[traduction] Vêtements pour femmes, nommément vestes pour femmes, chemisiers, pantalons, chandails, jupes, blazers […]
7	NEXT TO NUDE	Vanity Fair, Inc.	Sous-vêtements de maintien; lingerie
8		Kabushiki Kaisha Renown	Vêtements, nommément, vestes, costumes, jupes, pantalons, manteaux, gilets de laine, gilets […]
9	NEXT BY ATHENA	RAJ Manufacturing, LLC	Vêtements de bain
10	NEXTITLE	NexTitle Sports, LLC	Vêtements de sport, nommément hauts, pantalons, […]; uniformes de sport, tous les produits susmentionnés portant des marques de commerce ou d’autres signes associés à une équipe sportive ou à un sportif […]
11	THE NEXT ACT	Canadian Improv Games	Vêtements, nommément vestes, chandails, pantalons […]
12	THE NEXT STEP	Boat Rocker Rights	Articles promotionnels, nommément vêtements, nommément tee-shirts, […] débardeurs […]
13	(MOTIONEXT & Dessin)	Motionext Inc.	Vêtements d’entraînement et de sport, nommément vestes de ski, vestes pour motocycliste, combinaisons-pantalons […]
14	NXT: ARRIVAL	World Wrestling Entertainment, Inc.	Vêtements, nommément bottes, soutiens-gorge et casquettes; vêtements, nommément débardeurs […]

[35] Parmi ces résultats, j’estime que la marque MOTIONEXT & Dessin (entrée 13) est très différente de la Marque et de la marque de l’Opposante compte tenu de l’importance de l’élément figuratif et du positionnement du mot NEXT dans la marque. J’estime également que la marque de commerce NEXBELT est quelque peu différente puisqu’elle ne comprend pas un équivalent phonétique pour le mot « NEXT », mais plutôt l’élément « NEX ».

[36] Lors de l’audience, l’avocat pour la Requérante a suggéré que les marques de commerce indiquées dans ses observations écrites visaient à donner un aperçu général des résultats de recherche et n’étaient pas nécessairement exhaustives. L’avocat a alors souligné d’autres exemples de marques de commerce du rapport de recherche qu’il considérait comme pertinentes. Cependant, en général, je note que bon nombre des marques de commerce supplémentaires dans le rapport sont inscrites comme étant en instance (par exemple, NEXX FOOTWEAR; COMING UP NEXT) ou sont très différentes de la Marque et de la marque de commerce de l’Opposante (par exemple, NEXT GENERATION INDIE AWARDS; The Next Music Generation; DADDY NEXT DOOR; et DEGRASSI : THE NEXT GENERATION).

[37] Lors de l’audience, les parties ont également noté qu’un certain nombre des marques indiquées dans le rapport de recherche Aubin (y compris, en particulier, certaines des marques mises en évidence dans les observations écrites de la Requérante) sont depuis devenues des enregistrements (par exemple, la demande n^o 1,860,534 pour NEXT LEVEL) ou sont devenues inactives ou annulées (par exemple, l’enregistrement n^o LMC386,148 pour NEXT ISSUE). Cependant, je n’estime pas qu’il soit approprié d’exercer mon pouvoir discrétionnaire de vérifier le statut de l’une de ces marques de tiers, puisque le registraire refuse en général d’exercer son pouvoir discrétionnaire de prendre connaissance de ses propres dossiers, sauf pour vérifier si les enregistrements de marques de commerces revendiqués et les demandes mentionnées dans une déclaration d’opposition existent toujours [voir Quaker Oats of Canada Ltd/Cie Quaker Oats du Canada Ltée c Menu Foods Ltd (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)].

[38] En ce qui a trait à la partie relative à la common law du rapport de recherche, les observations écrites de la Requérante sont reproduites en partie ci-dessous :

[traduction]

[…] La Pièce JA-2 de l’affidavit Aubin, laquelle est composée d’un rapport Dun & Bradstreet, dévoile d’autres preuves d’entreprises canadiennes menant des activités dans le domaine des vêtements dont le nom est formé de NEXT, y compris : Boutique Next, NEXT EXIT, ESPRIT AT THE NEXT EXIT, NEXT CLOTHING CO., NEXT CYCLE INC., NEXT FAZE CONSIGNMENT, NEXT GENERATION DISTRIBUTORS INC., NEXT IN LINE, NEXT LEVEL INC., SHE NEXT FASHION INC. Il est clair qu’un nombre élevé et important de marques formées de NEXT sont employées au Canada dans le domaine particulier des vêtements et que le mot NEXT est en effet dilué.

[39] En examinant les résultats de la common law, je note que, bien que bon nombre des résultats NEXT dans le rapport NUANS n’indiquent pas les produits ou services associés à ces entités, un certain nombre de résultats, principalement indiqués ci-dessus par la Requérante, indiquent comme genre de produits ou services les magasins de vêtements et la vente de détail d’articles de vêtement. De plus, au moins l’une des entrées de la common law indiquée dans la recherche (NEXT EXIT) semble correspondre à un enregistrement inscrit (NEXT EXIT). Cependant, la Requérante n’a fourni aucune preuve d’emploi autre que les résultats du rapport de recherche.

[40] Compte tenu de ce qui précède, j’estime que cette circonstance de l’espèce favorise la Requérante, mais seulement dans une mesure limitée. Je ne suis pas en mesure de conclure que les consommateurs accorderaient plus d’attention aux autres caractéristiques des marques de commerce des parties afin de les distinguer parce qu’il n’y a pas de preuve d’un grand nombre d’enregistrements pertinents ni d’emploi de façon courante sur le marché des marques de commerce pertinentes de tierces parties. Les renvois mentionnés dans les résultats du rapport de recherche de la common law, sans plus de détails, ne sont pas particulièrement utiles à cet égard.

Conclusion

[41] La question que pose l’article 6(2) de la Loi est celle de savoir si les acheteurs des Produits fournis en liaison avec la marque de commerce NEXT UP peuvent croire que ces produits sont fournis, autorisés ou licenciés par l’Opposante en raison de sa marque de commerce NEXT Dessin. Je l’ai évaluée comme une question de première impression dans l’esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé à la vue de la Marque, alors qu’il n’a qu’un vague souvenir de la marque de commerce de l’Opposante, et qu’il ne s’arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur, pas plus que pour examiner de près les ressemblances et les différences entre les marques.

[42] Après avoir considéré l’ensemble des circonstances de l’espèce, et en particulier l’important degré de ressemblance entre les marques des parties, le fait que les produits des parties se chevauchent directement et la mesure dans laquelle la marque de commerce de l’Opposante est devenue connue, j’estime que, dans le meilleur des cas pour la Requérante, la probabilité de confusion entre la Marque et la marque de commerce NEXT Dessin de l’Opposante est en parfait équilibre entre une conclusion de confusion et d’absence de confusion. Puisque le fardeau de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre les marques incombe à la Requérante, je dois donc trancher à l’encontre de la Requérante.

[43] Par conséquent, le motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)d) est accueilli.

Motif d’opposition fondé sur l’article 16(3)a)

[44] L’Opposante a fait valoir que la Requérante n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement de la Marque, puisque la Marque, telle qu’appliquée aux Produits, créait de la confusion avec les marques NX Dessin et NEXT Dessin, employées antérieurement au Canada par l’Opposante, et avec les diverses marques NEXT employées au Canada dans la common law. La date pertinente pour un motif d’opposition fondé sur l’article 16(3)a) est la date de dépôt de la demande, à savoir le 16 mai 2017.

[45] Comme c’est le cas du motif précédent, mon analyse se concentre sur la marque de commerce NEXT Dessin de l’Opposante. J’estime que l’Opposante s’est acquittée de son fardeau de preuve initial au moyen de sa preuve démontrant l’emploi de la marque NEXT Dessin depuis avant la date pertinente pour ce motif d’opposition, à savoir le 16 mai 2017.

[46] J’estime que la position de la Requérante n’est pas plus forte à la date antérieure du 16 mai 2017 qu’elle ne l’est à la date d’aujourd’hui. Par conséquent, j’en arrive à la même conclusion en ce qui concerne la probabilité de confusion que pour le motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)d) et ce motif d’opposition est accueilli.

Autres motifs d’opposition

[47] Puisque deux motifs d’opposition de l’Opposante ont déjà été accueillis, il n’est pas nécessaire d’aborder les autres motifs d’opposition.

Décision

[48] Compte tenu de ce qui précède, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, je rejette la demande d’enregistrement en vertu des dispositions de l’article 38(12) de la Loi.

Jennifer Galeano

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

William Desroches   Le français est conforme aux WCAG.

COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

___________________________________________________

DATE DE L’AUDIENCE : 2022-04-28

COMPARUTIONS

Michael O’Neill	POUR L’OPPOSANTE
Richard Whissell	POUR LA REQUÉRANTE

 

AGENTS AU DOSSIER

Marks & Clerk LLP	POUR L’OPPOSANTE
Perley-Robertson, Hill & McDougall LLP/s.r.l.	POUR LA REQUÉRANTE

 

 

Annexe A

Détails des enregistrements de l’Opposante pour NEXT Dessin et NX Dessin

Marque de commerce	Numéro d’enregistrement	Produits et Services
	LMC997,859 Enregistrée le 2018-05-31	Produits (1) Savons et détergent, nommément savons de toilette, savon à lessive, détergent à vaisselle; parfumerie, huiles essentielles pour aromathérapie, cosmétiques, lotions capillaires; ordinateurs; téléviseurs; radios; bijoux et bijoux de fantaisie; malles; mallettes; valises; bagages; sacs fourre-tout; valises; sacs à main; sacs à bandoulière; trousses de toilette; serviettes; mallettes à documents; porte-musique; sacs d’école; mallettes de maquillage; housses pour costumes, chemises et robes; étuis à cravates; étuis à notes; supports à cahiers; porte-documents et supports à documents; porte-cartes de crédit et étuis à cartes de crédit; porte-chéquiers; portefeuilles; porte-monnaie; parapluies, ombrelles; ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine, nommément ustensiles de cuisine, vadrouilles, essuie-meubles, contenants à boissons, contenants à déchets, contenants en plastique; articles de verrerie, nommément verres à boire, figurines décoratives en verre, verrerie de laboratoire, bols en verre, sous-verres en verre, ornements en verre; articles en porcelaine, nommément vases en porcelaine, plats à gâteaux, coquetiers, porte-serviettes de table, bols à mélanger, saucières, tasses et soucoupes, articles en terre cuite, nommément assiettes, soucoupes, tasses et bols, contenants de rangement en terre cuite, nommément boîtes de cuisine; articles de service en terre cuite, chandeliers en terre cuite; articles de cuisson en terre cuite; tissu et articles textiles, nommément tissus pour tapis, vêtements, articles chaussants, mobilier; tissus, rubans en tissu, fibres textiles brutes, serviettes de bain, draps, nappes, serviettes de table; ceintures; vêtements (sauf vêtements vendus en tant que vêtements d’intérieur ou vêtements de nuit), nommément casquettes, foulards, gants, mitaines, ceintures, manteaux, vestes (sauf vestes vendues en tant que vêtements d’intérieur ou vêtements de nuit), vestes d’hiver, chapeaux, robes bain de soleil, pantalons (sauf pantalons vendus en tant que vêtements d’intérieur ou vêtements de nuit), costumes, chemises (sauf chemises vendues en tant que vêtements d’intérieur ou vêtements de nuit), jupes, robes, robes bain-de-soleil, shorts (sauf shorts vendus en tant que vêtements d’intérieur ou vêtements de nuit), gilets, hauts (sauf hauts vendus en tant que vêtements d’intérieur ou vêtements de nuit), cardigans, jeans, tee-shirts (sauf tee-shirts vendus en tant que vêtements d’intérieur ou vêtements de nuit), tuniques, sarongs, maillots de bain, bikinis, chemisiers, shorts de cyclisme, pantalons de jogging, vestes, étoles, imperméables, blazers, chasubles et pulls d’entraînement; bottes, chaussures et sandales; boutons de chemise, boutons de vêtements; fermetures à glissière et attaches, nommément fermetures à glissière, fermetures pour vêtements, fermetures à pression, fermeture à boutons. (2) Bijoux et bijoux de fantaisie; malles; mallettes; valises; bagages; sacs fourre-tout; valises; sacs à main; sacs à bandoulière; trousses de toilette; serviettes; mallettes à documents; sacs d’école; mallettes de maquillage; housses pour costumes, chemises et robes; porte-documents et supports à documents; porte-cartes de crédit et étuis à cartes de crédit; portefeuilles; porte-monnaie; parapluies, ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine, nommément ustensiles de cuisine, contenants à boissons, contenants à déchets, contenants en plastique; articles de verrerie, nommément verres à boire, figurines décoratives en verre, bols en verre, ornements en verre; articles en porcelaine, nommément vases en porcelaine, plats à gâteaux, bols à mélanger, tasses et soucoupes, articles en terre cuite, nommément assiettes, soucoupes, tasses et bols, contenants de rangement en terre cuite, nommément boîtes de cuisine; articles de service en terre cuite, chandeliers en terre cuite; articles de cuisson en terre cuite; tissu et articles textiles, nommément tissus pour vêtements, articles chaussants, mobilier; serviettes de bain, draps, nappes; ceintures; vêtements (sauf vêtements vendus en tant que vêtements d’intérieur ou vêtements de nuit), nommément casquettes, foulards, gants, mitaines, ceintures, manteaux, vestes (sauf vestes vendues en tant que vêtements d’intérieur ou vêtements de nuit), vestes d’hiver, chapeaux, robes bain de soleil, pantalons (sauf pantalons vendus en tant que vêtements d’intérieur ou vêtements de nuit), costumes, chemises (sauf chemises vendues en tant que vêtements d’intérieur ou vêtements de nuit), jupes, robes, robes bain-de-soleil, shorts (sauf shorts vendus en tant que vêtements d’intérieur ou vêtements de nuit), gilets, hauts (sauf hauts vendus en tant que vêtements d’intérieur ou vêtements de nuit), cardigans, jeans, tee-shirts (sauf tee-shirts vendus en tant que vêtements d’intérieur ou vêtements de nuit), tuniques, sarongs, maillots de bain, bikinis, chemisiers, shorts de cyclisme, pantalons de jogging, vestes, étoles, imperméables, blazers, chasubles et pulls d’entraînement; bottes, chaussures et sandales. Services (1) Services de grand magasin de détail, services de vente au détail, de vente en ligne, de vente par correspondance, de vente par catalogue et de vente par publipostage pour la vente de vêtements, de mobilier, d’appareils électroniques grand public. (2) Services de vente au détail, de vente en ligne, de vente par correspondance, de vente par catalogue et de vente par publipostage pour la vente de vêtements, de mobilier.
	LMC458,879	(1) Chaussures, nommément bottes; vêtements, nommément tee-shirts; coiffures, nommément casquettes.