Référence : 2022 COMC 124

Date de la décision : 2022-06-23

[TRADUCTION CERTIFIÉE,

NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION

	Legacy Private Trust	Opposante
et
	640945 B.C. Ltd.	Requérante
	1,781,474 pour LEGACY TAX + TRUST LAWYERS	Demande

Introduction

[1] Legacy Private Trust (l’Opposante) s’oppose à l’enregistrement de la marque de commerce LEGACY TAX + TRUST LAWYERS (la Marque), laquelle fait l’objet de la demande n^o 1,781,474 (la Demande) produite par 640945 B.C. Ltd. (la Requérante).

 

[2] La Demande a été produite le 9 mai 2016, sur la base de l’emploi au Canada depuis au moins aussi tôt qu’octobre 2000 en liaison avec les services suivants (les Services) :

(1) Offre de services de conseil en fiscalité (Catégorie 35).

(2) Offre de services de planification successorale (Catégorie 36).

(3) Offre de services juridiques (Catégorie 45).

[3] La Demande a été annoncée dans le Journal des marques de commerce le 28 décembre 2016.

[4] L’Opposante fait valoir que : i) la Demande n’est pas conforme aux exigences de l’article 30b) de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T-13 (la Loi); et ii) la Marque n’est pas distinctive au sens de l’article 2 de la Loi.

[5] À titre préliminaire, je fais remarquer que la Loi a été modifiée le 17 juin 2019. Toutes les mentions dans la présente décision visent la Loi dans sa version modifiée, à l’exception des renvois aux motifs d’opposition qui se rapportent à la Loi dans sa version antérieure (voir l’article 70 de la Loi, qui prévoit que l’article 38(2) de la Loi, dans sa version antérieure au 17 juin 2019, s’applique aux demandes annoncées avant cette date).

[6] Pour les raisons qui suivent, je rejette l’opposition.

Le dossier

[7] L’Opposante a produit sa déclaration d’opposition le 29 mai 2017. La Requérante a produit et signifié sa contre-déclaration le 16 août 2017, réfutant les motifs d’opposition.

[8] L’Opposante a subséquemment demandé et a reçu l’autorisation de produire une déclaration d’opposition modifiée en date du 12 décembre 2018. Les modifications apportées à la déclaration d’opposition visaient simplement à préciser la liste des entité tierces que l’Opposante invoque pour appuyer son motif d’opposition fondé sur l’absence de caractère distinctif précédemment plaidé en vertu de l’article 2 de la Loi.

[9] À l’appui de son opposition, l’Opposante a produit les affidavits de Mary P. Noonan (affidavit Noonan n^o 1), exécuté le 18 décembre 2017, et de Jasleen Chahal, exécuté le 18 décembre 2017. Aucun des auteurs d’affidavit de l’Opposante n’a été contre-interrogé au sujet de son affidavit.

[10] M^me Noonan est une recherchiste en marque de commerce employée par les agents de l’Opposante. Dans son affidavit (affidavit Noonan n^o 1), elle fournit la preuve de certaines recherches de marques de commerce et d’entreprises qu’elle a menées, accompagnées d’un certain nombre de définitions du dictionnaire. M^me Chahal est une stagiaire employée par les agents de l’Opposante. Elle fournit la preuve de l’adoption et de l’emploi par des tiers allégués du mot « LEGACY » comme marque ou nom d’entreprise, ou comme partie de ceux-ci, en liaison avec certains services au Canada.

[11] À l’appui de sa Demande, la Requérante a produit l’affidavit de James Shumka, exécuté le 1^er mai 2018. M. Shumka, l’un des deux actionnaires de la Requérante, fournit la preuve à l’égard de l’histoire de la propriété de la Marque et de l’emploi de la Marque. M. Shumka a été contre-interrogé au sujet de son affidavit et la transcription, les pièces et les réponses aux engagements ont été versées au dossier.

[12] La Requérante, alors qu’elle produisait sa preuve en vertu de l’article 42, a produit une demande modifiée pour mettre à jour les renseignements des prédécesseurs de la Requérante, laquelle a été acceptée par le registraire le 14 mai 2018. La modification apportée à la Demande au sujet des prédécesseurs en titre sera abordée ci-dessous.

[13] L’Opposante, en réponse, a produit l’affidavit de Mary P. Noonan (affidavit Noonan n^o 2) exécuté le 21 février 2019, et un historique de dossier certifié pour l’enregistrement de marque de commerce canadienne LEGACY LAWYERS (LMC572,467). L’affidavit Noonan n^o 2 comprend des documents de registres d’entreprises et une copie archivée d’un document du Barreau du Haut-Canada à l’égard des noms de cabinets d’avocats. M^me Noonan n’a pas été contre-interrogée au sujet de son affidavit.

[14] Les deux parties ont produit des observations écrites et ont présenté des observations lors d’une audience.

Analyse

Motif fondé sur l’article 30b)

[15] L’Opposante fait valoir que la Marque n’a pas été employée par la Requérante ou tout prédécesseur en titre nommé au sens de l’article 4 de la Loi, en liaison avec les Services, à la date d’emploi revendiquée dans la Demande, et qu’elle n’a pas été continuellement employée depuis cette date. À ce que l’Opposante sache, la Requérante n’existait pas en octobre 2000 et aucun prédécesseur en titre n’est indiqué dans la demande. Par conséquent, l’Opposante affirme que la Demande est tout simplement invalide.

[16] Je note cependant que, comme il a été indiqué précédemment, la Requérante a produit une demande modifiée comprenant les renseignements des prédécesseurs de la Requérante, laquelle a été acceptée par le registraire le 14 mai 2018.

[17] De plus, la Requérante observe avec raison que, lorsqu’une demande est modifiée pour y ajouter les prédécesseurs en titre du requérant, la demande modifiée est celle qui sera évaluée à l’égard de la conformité à l’article 30b) de la Loi. C’est ainsi même lorsque la demande a été modifiée après l’annonce [citant Empire Comfort Systems, Inc c Onward Multi-corp Inc, 2010 COMC 30, aux para 14 à 19; Athletic Club Group Inc c Ottawa Athletic Club Inc, 2012 COMC 217, au para 16; et Ubermédia Inc c Uber Publicité, 2015 COMC 104, aux paras 14 et 15].

[18] L’article 30b) de la Loi exige l’emploi ininterrompu de la marque de commerce visée par la demande dans la pratique normale du commerce, de la date revendiquée à la date de production de la demande [Labatt Brewing Co c Benson & Hedges (Canada) Ltd (1996), 67 CPR (3d) 258 (CF 1^re inst), à la p. 262].

[19] Bien que le fardeau ultime incombe à un requérant de démontrer que sa demande est conforme à l’article 30 de la Loi, il y a un fardeau de preuve initial incombant à un opposant d’établir les faits sur lesquels il appuie son motif fondé sur l’article 30 [voir Joseph E Seagram & Sons Ltd et al c Seagram Real Estate Ltd (1984), 3 CPR (3d) 325, à la p. 329 (COMC); et John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^re inst)]. En ce qui a trait à l’article 30b) de la Loi, plus particulièrement, le fardeau initial de l’opposant a été caractérisé comme léger puisque l’opposant n’a qu’un accès limité à l’information concernant l’emploi par rapport au requérant. Bien qu’un opposant puisse s’acquitter de son fardeau initial en faisant renvoi à sa propre preuve, il peut, dans certains cas, s’acquitter de son fardeau en faisant renvoi à la preuve du requérant; dans un tel cas, l’opposant doit seulement démontrer que la preuve du requérant remet en question les revendications établies dans la demande du requérant, selon la prépondérance des probabilités [Corporativo de Marcas GJB, SA De CV c Bacardi & Company Ltd, 2014 CF 323; et Molson Canada c Anheuser-Busch Inc 2003, 29 CPR (4th) 315].

[20] Si un opposant réussit à s’acquitter de son fardeau de preuve initial, le requérant doit alors, en réponse, prouver sa revendication d’emploi pendant la date pertinente. Cependant, même si un opposant a le droit d’invoquer les éléments de preuve du requérant, le cas échéant, pour s’acquitter de son fardeau de preuve, le requérant n’est pas tenu d’établir sa date revendiquée de premier emploi si cette date n’est pas d’abord remise en question par un opposant dans le cadre de son fardeau de preuve [voir Kingsley c Ironclad Games Corporation, 2016 COMC 19, au para 63].

[21] En l’espèce, l’Opposante cherche à invoquer la propre preuve de la Requérante pour remettre en question les revendications établies dans la Demande.

[22] L’Opposante affirme que la demande modifiée produite le 2 mai 2018, dont l’intention est de nommer deux entités comme prédécesseurs en titre, à savoir RS Partnership et Legacy V Partnership, une coentreprise; et RS Partnership et Legacy Advisors Law Corporation, une coentreprise, a été produite en réponse à l’allégation dans la déclaration d’opposition que la Requérante n’existait pas à la date revendiquée d’octobre 2000 dans la demande originale à la date de premier emploi de la Marque par la Requérante.

[23] L’Opposante, cependant, observe également que, au même moment où la demande modifiée a été produite, la Requérante a tenté de clarifier la relation entre toutes les entités maintenant nommées et comment tout emploi profitait à la Requérante nommée dans le cadre de la preuve de M. Shumka. Je résumerai brièvement la preuve de M. Shumka à cet égard.

[24] M. Shumka affirme que la Marque a été employée continuellement par la Requérante depuis au moins aussi tôt qu’octobre 2000 en liaison avec les Services, d’abord par i) son prédécesseur, la coentreprise Legacy, à l’origine une coentreprise entre RS Partnership et Legacy V Partnership; et ii) subséquemment par la coentreprise Legacy, à titre de licenciée.

[25] M. Shumkla affirme que la coentreprise Legacy entre RS Partnership et Legacy V Partnership a été formée en fonction de l’intention des partenaires de faire affaire de manière conjointe sous le nom et la marque de commerce, la Marque, offrant les Services. Il explique que RS Partnership et Legacy V Partnership ont initialement mis sur pied la coentreprise Legacy en concluant un accord entré en vigueur le 1^er septembre 2000 (l’accord Legacy) selon lequel ils feraient affaire en association avec l’un et l’autre, offrant les Services et employant la Marque. Il affirme que l’accord Legacy est toujours en vigueur et contient les dispositions qui gouvernent l’emploi de la Marque.

[26] M. Shumka explique que la coentreprise Legacy est exploitée à titre de coentreprise depuis octobre 2000 :

· initialement à titre de coentreprise entre RS Partnership et Legacy V Partnership;

· subséquemment entre RS Partnership et Legacy Advisors Ltd. (un successeur aux actifs de Legacy V Partnership, maintenant nommée Legacy Advisors Law Corporation);

· présentement entre Legacy Law Corporation (un successeur à tous les actifs de RS Partnership) et Legacy Advisors Law Corporation.

[27] M. Shumka affirme que, le 1^er octobre 2000 environ, RS Partnership, sous la coentreprise Legacy, a commencé à employer la Marque en liaison avec les Services. Il affirme que, vers novembre 2000, Legacy V Partnership, sous la coentreprise Legacy, a commencé à offrir les Services sous la Marque avec RS Partnership, conformément à la coentreprise Legacy.

[28] M. Shumka indique que, vers octobre 2000, la Requérante, 640945 B.C. Ltd., s’est constituée en société afin de détenir les actifs de propriété intellectuelle de la coentreprise Legacy et, vers le 18 octobre 2002, les parties de la coentreprise Legacy ont transféré tous leurs droits, titres et intérêts dans la Marque à la Requérante.

[29] Enfin, M. Shumka affirme que les parts de la Requérante sont détenues, en date du 18 octobre 2002, et sont encore détenues par lui et par Nicholas Smith à titre de personnes nommées et d’agents pour les parties à la coentreprise Legacy assujettis aux conditions de l’accord Legacy, et dans le but de les respecter, à l’égard de la coentreprise Legacy. Depuis, il affirme que la Requérante a permis sous licence et contrôlé, par l’entremise de la propriété bénéfique commune et des conditions de l’accord Legacy, tout emploi fait de la Marque par la coentreprise Legacy.

[30] L’Opposante affirme que la preuve de M. Shumka concernant la chaîne de titres de la Marque et le fait que tout emploi fait sous licence aurait profité à la Requérante n’est pas claire. Cela étant dit, l’Opposante observe, compte tenu du nombre de prédécesseurs en titre en question, qu’il y a un manque de preuve claire quant aux dates des transferts de quelconques droits associés à la Marque, particulièrement puisqu’il n’y a aucune preuve documentaire à l’égard d’une telle cession. Par conséquent, l’Opposante affirme qu’il est impossible de savoir si les simples allégations faites dans l’affidavit de M. Shumka sont exactes ou non. De plus, l’Opposante affirme que les explications et les descriptions de la présumée chaîne de titres de la Marque contredisent la preuve disponible quant à une marque connexe appartenant maintenant à la Requérante [selon l’historique de dossier certifié pour l’enregistrement canadien de la marque de commerce LEGACY LAWYERS (LMC572,467) produit dans le cadre de la contre-preuve de l’Opposante].

[31] J’aborderai d’abord les observations des parties concernant la preuve relative à la chaîne de titres.

[32] L’Opposante affirme que la chaîne de titres pour la marque connexe, LEGACY LAWYERS, est très différente de ce qui est indiqué dans la présente demande, et que la preuve de M. Shumka démontre l’emploi de ces marques ensemble au fil des années. De plus, l’Opposante affirme que l’historique de dossier certifié pour LEGACY LAWYERS indique qu’il y a eu une cession de marque de commerce en 2002 et que Legacy V Tax & Trust Lawyers a cédé tous les droits à la Requérante, sans aucune mention de la coentreprise Legacy. L’Opposante affirme alors qu’il y a maintenant une preuve selon laquelle deux marques connexes sont employées en même temps en vertu des conditions de la même coentreprise, mais avec une chaîne de titres complètement différente. L’Opposante affirme que cela suggère que l’une des demandes n’est pas exacte, et qu’il n’y a aucune façon de savoir de laquelle il s’agit sans indication de la part de la Requérante.

[33] Le deuxième élément de preuve qui crée un doute à l’égard de la chaîne de titres, selon l’Opposante, est le document sommaire de propriétaire unique dans la province de la Colombie‑Britannique [Pièce A du contre-interrogatoire de M. Shumka et Pièce 1 de l’affidavit Noonan n^o 2]. Ce document indique que le propriétaire de LEGACY TAX + TRUST LAWYERS est Legacy Advisors Law Corporation et que l’enregistrement s’est fait le 5 juillet 2002.

[34] Cependant, comme il en a été question ci-dessus, je note que la preuve de M. Shumka est celle selon laquelle Legacy Advisors Law Corporation était le successeur de Legacy V Partnership et l’une des entreprises de la coentreprise Legacy [paragraphe 3 de l’affidavit Shumka et réponse à la demande d’engagement n^o 3 du contre-interrogatoire]. De plus, je note que le requérant original dans la demande pour la marque de commerce LEGACY LAWYERS était Legacy V Tax & Trust Lawyers, un partenariat, lequel, selon la confirmation de M. Shumka lors de son contre-interrogatoire, s’agissait d’un autre nom pour Legacy V Partnership, l’une des entreprises de la coentreprise Legacy [voir la Q173 du contre-interrogatoire et les réponses aux engagements].

[35] La Requérante affirme que l’historique de dossier certifié pour LEGACY LAWYERS n’est pas une contre-preuve appropriée et qu’il aurait dû être produit dès le départ. La Requérante observe qu’il s’agit d’un partage classique de l’affaire puisqu’il n’y a aucune possibilité pour la Requérante de fournir d’autres explications. L’Opposante affirme qu’il s’agit d’une contre-preuve appropriée, puisque les questions concernant le dossier de l’affaire ont été posées à M. Shumka lors du contre-interrogatoire et certaines de ces questions ont été refusées. Je note que les refus n’étaient pas à l’égard de la chaîne de titre, et ils seront abordés de façon appropriée dans le motif d’opposition fondé sur l’absence de caractère distinctif. L’Opposante note également que la marque LEGACY LAWYERS était particulièrement mentionnée au paragraphe 20 de l’affidavit de M. Shumka, où il a confirmé les efforts pour appliquer les droits dans la Marque, ainsi que dans d’autres marques de commerce appartenant à la Requérante et employées par la coentreprise Legacy, y compris la marque de commerce LEGACY LAWYERS (LMC572,467).

[36] Peu importe, je n’ai pas besoin d’aborder la question de savoir si la copie certifiée de l’historique de dossier pour LEGACY LAWYERS est une contre-preuve appropriée, puisque je suis d’accord avec l’observation de la Requérante que l’historique de dossier n’a aucune incidence sur la présente marque, puisque les deux marques n’ont pas besoin d’avoir le même parcours de propriété.

[37] De plus, la Requérante observe en réponse que toute différence dans la chaîne de titres entre la Marque et la marque de commerce LEGACY LAWYERS n’arrive pas à remettre en doute les prédécesseurs en titre nommés dans la présente demande, comme le démontre l’affidavit Shumka. La Requérante affirme que le fait que les parties à la Coentreprise Legacy ont peut-être changé avec le temps ou le fait que la chaîne de propriété d’une marque de commerce différente [LMC572,467] appartenant maintenant à la Requérante peut être différente ne remettent pas en question la validité ou la véracité des renseignements sur les prédécesseurs en titre établis dans la Demande. De nouveau, je suis d’accord avec la Requérante. De plus, j’accepte les déclarations solennelles non contredites de M. Shumka concernant la chaîne de titres de la Requérante et j’estime que l’Opposante n’a pas réussi à remettre en question le fait que les prédécesseurs en titre nommés ont employé la Marque depuis au moins aussi tôt que la date revendiquée ou à remettre en question le fait que la Requérante et les prédécesseurs en titre ont employé la Marque continuellement depuis cette date.

[38] Je me tourne maintenant vers les observations des parties concernant l’emploi sous licence de la Marque par la coentreprise Legacy.

[39] La Requérante affirme, en réponse à l’argument de l’Opposante qu’il n’y a aucune preuve pour appuyer le fait que la Requérante assure le maintien et le contrôle sur l’emploi de la Marque par la coentreprise Legacy en vertu de l’article 50(1) de la Loi, que cela ne fait pas partie des motifs d’opposition fondés sur les articles 38(2)a) et 30b) de la Loi. Ainsi, la Requérante observe que l’Opposante n’a soulevé aucun motif d’opposition, et n’est pas en mesure de le faire, à l’égard du défaut de se conformer à l’article 50, et donc cette allégation devrait être sommairement rejetée. Bien qu’il soit vrai que l’absence de contrôle sur la qualité et le caractère des services peut influencer le caractère distinctif d’une marque de commerce, cela est également pertinent dans l’évaluation d’un motif d’opposition fondé sur l’article 30b). C’est ainsi, puisque la Requérante doit avoir le contrôle sur le caractère et la qualité des services associés à la Marque afin de profiter de tout emploi de la Marque par le licencié.

[40] Peu importe, selon la Requérante, l’affidavit Shumka fournit la preuve non contredite que la Requérante assure le maintien et le contrôle sur l’emploi de la Marque par la coentreprise Legacy. Je suis d’accord. En effet, j’estime que l’on peut conclure que le contrôle sur le caractère et la qualité des services est assuré par M. Shumka lui-même, étant à la fois le président de Legacy Law Corporation et un directeur de la coentreprise entre Legacy Law Corporation et Legacy Advisors Law Corporation [voir Petro-Canada c 2946661 Canada Inc (1998), 83 CPR (3d) 129 (CF 1^re int); et Lindy c Canada (Registraire des marques de commerce) (1999), 241 NR 362 (CAF)].

[41] Par conséquent, puisque l’Opposante ne s’est pas acquittée de son fardeau, le motif d’opposition fondé sur l’article 30b) est rejeté.

Motif d’opposition fondé sur l’article 2

[42] L’Opposante fait valoir que la marque de commerce visée par la demande n’est pas distinctive de la Requérante, au sens de l’article 2, en raison du fait que la marque de commerce ne distingue pas en fait les services de la Requérante formés dans la Demande des services fiscaux, juridiques, de planification successorale et autres services semblables, et n’est pas adaptée pour les distinguer, à la lumière de ce qui suit :

[traduction]

• - Le mot LEGACY est répandu dans l’industrie, étant employé et autrement adopté comme marque de commerce, ou comme partie de celle-ci, par d’autres, à savoir les entités indiquées dans le tableau joint à titre d’annexe « A » à la déclaration d’opposition (reproduit à titre d’annexe A à cette décision), en liaison avec des services fiscaux, juridiques et de planification successorale ou autres services semblables, et l’élément TAX + TRUST LAWYERS est descriptif ou clairement descriptif du caractère ou de la qualité des services visés par la demande.

• - Si la Requérante adopte une position, dans le cadre de cette procédure ou autre, que les marques formatives LEGACY PRIVATE TRUST de l’Opposante, lesquelles l’Opposante a employées de façon continue pendant 15 ans partout dans la province de l’Ontario, créent individuellement ou collectivement de la confusion avec la marque de commerce visée par la Demande et que cette position soit jugée exacte (ce qui n’est pas admis), on peut en conclure que la marque de commerce visée par la Demande de la Requérante ne peut pas être distinctive partout au Canada.

[43] Si la Requérante a le fardeau ultime de démontrer que la Marque distingue véritablement ses services de ceux d’autres personnes partout au Canada ou est adaptée à les distinguer ainsi, l’Opposante doit, quant à elle, s’acquitter du fardeau de preuve initial d’établir les faits invoqués à l’appui du motif d’opposition fondé sur l’absence de caractère distinctif [voir Muffin Houses Incorporated c The Muffin House Bakery Ltd (1985), 4 CPR (3d) 272 (COMC)]. C’est-à-dire, afin que l’Opposante s’acquitte de son fardeau initial en appui du premier volet du motif d’opposition fondé sur l’absence de caractère distinctif, il suffit que l’Opposante fournisse une preuve admissible suffisante qui permettrait de conclure raisonnablement que les faits allégués en appui au motif d’opposition fondé sur l’absence de caractère distinctif existent.

[44] La date pertinente à l’égard de ce motif d’opposition est la date de production de la déclaration d’opposition, à savoir le 29 mai 2017 [voir Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc, 2004 CF 1185, 34 CPR (4th) 317].

[45] À l’appui du premier volet de ce motif d’opposition, l’Opposante affirme que la partie « TAX + TRUST LAWYERS » de la Marque est clairement descriptive des services juridiques qu’offre la Requérante. L’Opposante observe également que la partie « LEGACY » de la Marque est également descriptive des services offerts par la Requérante (puisqu’ils concernent les testaments, la planification successorale et d’autres idées semblables) comme l’établissent les définitions du dictionnaire versées au dossier et fournies dans la preuve de M^me Noonan [affidavit Noonan n^o 1].

[46] Je note toutefois que l’Opposante n’a fait aucune allégation que la Marque dans son ensemble est clairement descriptive. Le fait que des éléments individuels puissent être descriptifs ne rend pas la marque dans son ensemble nécessairement et clairement descriptive du caractère ou de la qualité des services [Molson Companies Ltd c John Labatt Ltd (1981), 58 CPR (2d) 157 (CF 1^re inst), à la p. 161]. Je n’estime pas que la Marque soit clairement descriptive dans son ensemble. Par conséquent, je ne considère pas la Marque comme étant non distinctive parce que la Marque est clairement descriptive du caractère ou de la qualité des services visés par la demande.

[47] La Requérante affirme qu’on ne doit pas supposer que quelque chose qui est descriptif ne peut pas être distinctif. Dans Brasseries Molson c John Labatt Ltée, (2000) 5 CPR (4th), au para 32, la Cour d’appel fédérale a cité, avec approbation, la déclaration de la Cour d’appel anglaise :

[traduction]

Presque toute l’argumentation qui nous est soumise par l’opposant et la Chambre de commerce est fondée sur la prétention qu’il y a une contradiction naturelle et innée entre distinctif et descriptif s’agissant des mots et que si l’on peut prouver qu’un mot est descriptif il ne pourra pas être distinctif. Selon moi, il s’agit d’une erreur. Un nom descriptif peut être distinctif et vice versa.

[48] La Requérante affirme que l’article 38d) prévoit une base à l’opposition à l’enregistrement de marques de commerce qui ne possèdent aucun caractère distinctif inhérent, c.-à-d. une marque qui « n’est pas distinctive », plutôt que les marques de commerce qui ont un faible caractère distinctif inhérent. La Requérante affirme que, bien qu’une marque qui contient des éléments qui sont répandus dans le marché aura moins de caractère distinctif inhérent, cela ne signifie pas qu’une telle marque n’a pas de caractère distinctif inhérent [Compulife Software Inc c Compuoffice Software Inc, 2001 CFPI 559, au para 21].

[49] Une marque de commerce peut être jugée non distinctive pour d’autres raisons que les questions de confusion et donner une description simple ou une description fausse et trompeuse. En effet, le juge Denault a déclaré dans Clarco Communications Ltd c Sassy Publishers Inc (1994), 54 CPR (3d) 418 (CF 1^re inst), à la p. 428 :

[traduction]

Bien que le caractère distinctif d’une marque de commerce soit très souvent déterminé comme faisant partie de l’examen de la question de savoir si la marque de commerce projetée crée de la confusion avec une autre marque de commerce au sens de l’article 6 de la Loi, il est possible de rejeter une demande d’enregistrement au motif qu’elle n’est pas distinctive, indépendamment de la question de la confusion, à condition que ce moyen soit invoqué dans une opposition […]. Le caractère distinctif est une caractéristique fondamentale et essentielle d’une marque de commerce et le motif fondé sur l’absence de caractère distinctif peut donc être soulevé en opposition par quiconque et s’appuyer sur le défaut de distinguer ou d’être adapté à distinguer la marque de commerce projetée des marchandises de tous les autres propriétaires. (mon soulignement)

[50] De plus, dans Conseil canadien des ingénieurs professionels c APA - Engineered Wood Assn (2000), 7 CPR (4th) 239, à la p. 253, le juge O’Keefe a dit :

Bien qu’il puisse être vrai qu’une marque de commerce qui donne une description claire ou une description fausse et trompeuse soit nécessairement sans caractère distinctif, il n’est pas exact de soutenir que, du simple fait qu’une marque de commerce est considérée comme ne donnant pas une description simple ou une description fausse et trompeuse, elle est par conséquent distinctive.

[51] En l’espèce, l’Opposante allègue que la Marque ne se distingue pas, et n’est pas adaptée pour se distinguer, des marques de commerce des autres, en raison d’une combinaison de l’emploi répandu du mot LEGACY accompagné de mots donnant clairement une description. À cet égard, l’Opposante affirme que la preuve démontre un emploi, une annonce et une promotion répandus des marques de commerce formées de LEGACY par d’autres offrant des services juridiques et des services semblables au Canada. À cet égard, l’Opposante affirme que l’affidavit Noonan n^o 1 contient la preuve de 28 demandes et enregistrements de marques de commerce actifs contenant l’expression « LEGACY » en liaison avec des services associés à la fiscalité, à la planification successorale et au juridique, bon nombre étant inscrits à la date pertinente. De plus, l’Opposante affirme que cette preuve de l’état du registre est également appuyée par les recherches dans le marché menées par M^me Chahal, lesquelles présentent des versions actuelles et archivées (précédant la date pertinente) de sites Web de près de 30 entreprises tierces employant des marques et des noms formés de LEGACY dans ces domaines. L’Opposante affirme que cet emploi répandu annule la capacité de la marque de commerce visée par la demande à distinguer les services juridiques offerts par la Requérante de ceux de toute autre partie.

[52] Cependant, en ce qui a trait à la preuve de l’état du registre, la Requérante observe que : i) seulement deux des marques de commerce trouvées comprennent les services juridiques dans leur liste de services, les deux appartenant à la Requérante; ii) seulement 11 des marques de commerce indiquées contiennent le mot LEGACY comme première partie de la marque, dont deux appartiennent à la Requérante; iii) seulement 11 d’entre elles sont associées à des services fiscaux, dont deux appartiennent à la Requérante. Enfin, la Requérante affirme que l’affidavit Noonan n^o 1 n’interprète pas les résultats et n’explique pas les conclusions factuelles qui peuvent être tirées des demandes et des enregistrements.

[53] En ce qui a trait à l’état de la preuve du marché, la Requérante affirme qu’il n’y a aucune preuve du moment auquel l’une des entreprises indiquées a présumément commencé à employer le mot LEGACY, du moment auquel elles ont commencé à offrir les services fiscaux, juridiques et de planification successorale présumés en liaison avec le mot LEGACY, de la question de savoir si un tel emploi constitue l’emploi à titre de marque de commerce en vertu de la Loi en liaison avec les services fiscaux, juridiques et de planification successorale présumés, de l’étendue à laquelle l’emploi est devenu connu au Canada (le cas échéant) ou même de la question de savoir si les services fiscaux, juridiques et de planification successorale présumés ont été offerts ou achetés.

[54] De plus, la Requérante affirme que, à l’égard de chacune des conversations avec les représentants présumés des entreprises indiquées, chacune était après la date pertinente et ne fournit aucun détail concernant le genre des produits ou services offerts autres que des allégations vagues qu’ils sont associés aux services fiscaux, juridiques ou de planification successorale. En ce qui a trait à chacun des sites Web indiqués par M^me Chahal, la Requérante affirme qu’il n’y a aucune preuve que les consommateurs canadiens ont visité l’un de ces sites Web et, pour six des entreprises présumées, il n’y a aucune preuve de site Web archivé par Wayback Machine que les sites Web existaient avant la date pertinente. La Requérante fait les observations suivantes supplémentaires à l’égard des sites Web fournis par M^me Chahal :

· seulement six des entreprises emploient présumément le mot LEGACY en liaison aux services juridiques annoncés;

· de ces six, seulement quatre emploient le mot LEGACY comme première partie du nom d’entreprise;

· de ces six, aucune ne possède un enregistrement de marque de commerce comportant le mot LEGACY, comme on peut le voir dans l’affidavit Noonan;

· de ces six, la Requérante a envoyé des lettres de mise en demeure à au moins quatre entreprises indiquées, dont au moins trois ont accepté de changer leur nom d’entreprise [selon l’affidavit Shumka].

[55] La Requérante affirme également, et je suis d’accord, que l’emploi exclusif n’est pas un critère du caractère distinctif [selon Brasseries Molson, précité, au para 47 et 48].

[56] En ce qui a trait à la preuve fournie par M^me Chalal, j’accepte que les pages des sites Web LEGACY sont admissibles pour établir l’existence des sites Web (plutôt que l’exactitude de leur contenu). Cependant, j’ignore les déclarations de M^me Chalal concernant l’emploi par des tiers de LEGACY, lesquelles constituent des preuves par opinion du type qui ne doit pas faire l’objet de considérations [Cross Canada Auto Body Supply (Windsor) Limited et al c Hyundai Auto Canada (2005), 43 CPR (4th) 21 (CF); conf par (2006), 53 CPR (4th) 286 (CAF)]. De plus, je suis d’accord avec la Requérante que la preuve de M^me Chalal concernant les conversations téléphoniques avec diverses entités « Legacy » constitue du ouï-dire. De façon générale, je note qu’il y a d’autres lacunes dans la preuve de M^me Chalal cernées par la Requérante.

[57] Peu importe, même si je devais accepter que l’adoption de LEGACY soit répandue dans le marché, la Marque en question n’est pas LEGACY à lui seul, mais LEGACY TAX + LAWYERS. Comme l’a démontré l’Opposante, le mot LEGACY donne une description des services connexes et, par conséquent, n’est pas un élément possédant un caractère inhérent fort d’une marque de commerce. De plus, à tout le moins, une adoption répandue dans le marché appuierait l’affirmation que les consommateurs sont habitués à faire la distinction parmi les diverses marques LEGACY en liaison avec de tels services. Les marques de commerce indiquées par l’Opposante visent le mot LEGACY seul ou employé en combinaison avec d’autres éléments. En bout de compte, j’estime que, lorsque la Marque est considérée dans son ensemble, elle se distingue de ces marques [General Motors Corp c Bellows (1949), 10 CPR 101, aux p. 115 et 116 (CSC)].

[58] Par conséquent, je conclus que l’Opposante ne s’est pas acquittée de son fardeau, à l’égard du premier volet de ce motif d’opposition, de démontrer que la Marque ne se distingue pas des marques de commerce des autres.

[59] En ce qui a trait au deuxième volet du motif d’opposition fondé sur l’article 2 de l’Opposante, l’Opposante doit démontrer que, en date du 29 mai 2017, une ou plusieurs des marques formatives LEGACY PRIVATE TRUST de l’Opposante étaient connues au moins dans une certaine mesure et que leur réputation au Canada était importante, significative ou suffisante [Motel 6, Inc c No 6 Motel Ltd (1981), 56 CPR (2d) 44 (CF 1^re inst); Bojangles’ International LLC c Bojangles Café Ltd, 2006 CF 657, 48 CPR (4th) 427].

[60] L’Opposante ne s’est pas acquittée de son fardeau sous ce volet, puisque l’Opposante n’a produit aucune preuve que l’une de ses marques formatives LEGACY PRIVATE TRUST était employée, ou même connue, dans une quelconque mesure au Canada. Par conséquent, le deuxième volet du motif d’opposition fondé sur l’absence de caractère distinctif de l’Opposante est rejeté.

[61] Compte tenu de ce qui précède, le motif d’opposition fondé sur l’absence de caractère distinctif est rejeté, puisque l’Opposante ne s’est pas acquittée de son fardeau.

Décision

[62] Compte tenu de ce qui précède, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, je rejette l’opposition selon les dispositions de l’article 38(12) de la Loi.

 

Kathryn Barnett

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

William Desroches   Le français est conforme aux WCAG.

 

 

COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

___________________________________________________

DATE DE L’AUDIENCE : 2021-07-06

COMPARUTIONS

Natalie Rizkalla-Kamel	Pour l’Opposante
Karen MacDonald	Pour la Requérante

AGENTS AU DOSSIER

Gowling WLG (Canada) LLP	Pour l’Opposante
Norton Rose Fulbright Canada	Pour la Requérante

 

ANNEXE A

L’Opposante a fait valoir dans sa déclaration d’opposition que le mot LEGACY est répandu dans l’industrie, étant employé et autrement adopté comme marque de commerce, ou une partie de celle-ci, par les autres, à savoir les entités énumérées dans le tableau suivant :

 

	Entité	Marque
1.	Thomas P. Crean	THE LEGACY ASSURANCE PLAN
2.	The Newcastle Group of Companies Ltd.	THE LEGACY DIRECTORY
3.	The Newcastle Group of Companies Ltd.	THE LEGACY FOUNDATION
4.	Donald S. Kelly, trading as The Legacy Group	THE LEGACY GROUP
5.	Donald S. Kelly, trading as The Legacy Group	LEGACY LIFESTYLE PROGRAM
6.	Legacy Family Enterprise Advisors Ltd.	LEGACY FAMILY ENTERPRISE ADVISORS
7.	Legacy Family Enterprise Advisors Ltd.	LEGACY FAMILY OFFICE
8.	Legacy Wealth Management Inc.	LEGACY WEALTH MANAGEMENT
9.	Legacy Wealth Management Inc.	LEGACY
10.	Katherine Downey	LEGACY MATTERS
11.	Melanie Reidy	LEGACY QUEST
12.	Strategic Legacies Inc.	THE STRATEGIC LEGACY
13.	Cory Litzenberger	HELPING YOUR LEGACY LIVE ON
14.	The Bank of Nova Scotia	SCOTIA FARM LEGACY
15.	The Bank of Nova Scotia	FARM LEGACY SERVICES & DESIGN
16.	Gillian Stovel Rivers	FAMILY LEGACY CENTRE
17.	Strategic Philanthropy Inc.	LEGACYPRO & DESIGN
18.	Gregory Barnsdalev	THE LIVING LEGACY PROGRAM
19.	Life & Legacy Advisory Group Ltd.	LIFE & LEGACY & DESIGN
20.	Donvito O’Neill Financial Inc.	LIFE, TIME, LEGACY
21.	Haunn Financial Services Inc.	WEALTH, HEALTH & LEGACY WITH YOUR VALUES
22.	Haunn Financial Services Inc.	LIFESTYLE AND LEGACY PLANNING
23.	First Affiliated Holdings Inc.	EMPOWERING PROSPERITY, BUILDING LEGACIES
24.	Journey Partners International Corporation	MY JOURNEY LEGACY ROAD MAP
25.	Robert Senft, trading as Wealth and Legacy Planning	RISE WEALTH AND LEGACY PLANNING
26.	Robert Senft, trading as Wealth and Legacy Planning	YOUR WEALTH, YOUR LEGACY
27.	Legacy Law Group	LEGACY LAW GROUP
28.	Legacy Personal Injury Legal Services	LEGACY
29.	Walsh Legacy Law Firm	WALSH LEGACY
30.	Legacy Law	LEGACY
31.	VR Legacy Law Professional Corp.	VR LEGACY LAW
32.	Legacy Consulting	LEGACY CONSULTING
33.	Legacy Capital Partners Inc.	LEGACY
34.	Legacy Wealth Advisors Inc.	LEGACY
35.	Canaccord Genuity Corp.	LEGACY WEALTH PARTNERS
36.	Legacy Financial	LEGACY FINANCIAL
37.	Legacy Insurance and Financial Services Agency Inc.	LEGACY
38.	Legacy Financial Canada Inc.	LEGACY FINANCIAL
39.	Legacy Financial Canada Inc.	BUILD YOUR LEGACY. PROTECT YOUR LEGACY. LEAVE A LEGACY.
40.	Legacy Financial Canada Inc.	LEGACY FINANCIAL & DESIGN
41.	Legacies Financial Group Inc.	LEGACIES FINANCIAL GROUP
42.	Legacy Capital Group Inc.	LEGACY
43.	Legacy Capital Group Inc.	LEGACY CAPITAL GROUP
44.	Quiet Legacy Planning Group Ltd.	QUIET LEGACY
45.	The Legacy Group	THE LEGACY GROUP
46.	REAL Legacy Law	REAL LEGACY
47.	Raymond James Ltd., trading as Johnson Legacy Wealth Management	JOHNSON LEGACY
48.	Investment Planning Counsel	LEGACY WEALTH MANAGEMENT
49.	Baptist Union Development Foundation	LEGACY FOR MINISTRY
50.	Alexander Tettmar	LIFESTYLE AND LEGACY
51.	iA Investment Counsel Inc.	YOUR LIFE. YOUR LEGACY.