Référence : 2022 COMC 150
Date de la décision : 2022-08-09
[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]
DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45
[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en application de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T-13 (la Loi) à l’égard de l’enregistrement no LMC879,263 pour la marque de commerce WANG JAO LI (la Marque).
[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec une variété de produits médicinaux, produits alimentaires et boissons, tels qu’ils sont énumérés à l’annexe A. La Marque, lorsque prononcée en cantonais, signifie VIEIL HOMME APPELÉ WONG VOUS PORTE CHANCE et représente la translittération française des caractères chinois.
[3] Pour les raisons exposées ci-dessous, je conclus qu’il y a lieu de modifier les enregistrements.
La procédure
[4] Le 30 octobre 2019, à la demande de Guangzhou Wanglaoji Grand Health Co., Ltd. (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi à Multi Access Limited (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de la Marque.
[5] L’avis enjoignait à la Propriétaire d’indiquer, à l’égard de chacun des produits visés par l’enregistrement, si la Marque a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l’avis et, dans la négative, de préciser la date à laquelle la Marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. La période pertinente pour démontrer l’emploi est du 30 octobre 2016 au 30 octobre 2019.
[6] La définition pertinente d’emploi en l’espèce est énoncée à l’article 4(1) de la Loi comme suit :
4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.
[7] En l’absence d’emploi, conformément à l’article 45(3) de la Loi, l’enregistrement est susceptible d’être radié, à moins que le défaut d’emploi ne soit en raison de circonstances spéciales qui le justifient.
[8] En réponse à l’avis du registraire, la Propriétaire a fourni l’affidavit de Chan Hung To, souscrit le 27 mai 2020.
[9] Les deux parties ont produit des observations écrites et étaient représentées à l’audience. L’audience s’est déroulée conjointement à l’égard de la procédure de radiation sommaire des enregistrements no LMC927,934 pour la marque de commerce WONG LO KAT Vertical Chinese Characters Design, no LMC892,774 pour la marque de commerce Chinese Character Design, no LMC410,076 pour la marque de commerce CHARACTERS-CHINESE DESIGN, no LMC910,422 pour la marque de commerce Red, Black and Brown Colour Arrangement Design, no LMC910,437 pour la marque de commerce Colour Arrangement and Chinese Characters Design, no LMC879,265 pour la marque de commerce WONG LO KAT, et no LMC879,259 pour la marque de commerce Chinese Character Design. Des décisions séparées seront prises relativement à ces procédures.
La preuve
[10] M. Chan est le directeur de la Propriétaire. Il donne un aperçu de l’histoire des produits de la Propriétaire, déclarant qu’ils ont été vendus pour la première fois au 19e siècle comme moyen de prévention efficace contre différentes maladies, comme la grippe, et un remède à ces maladies. Il déclare que, pendant la période pertinente, les thés et les tisanes de la Propriétaire étaient considérés comme un moyen de prévention efficace contre la grippe [para 6].
[11] Il explique que la Propriétaire a autorisé JDB Hangzhou Limited (le Licencié) à [traduction] « superviser la production des thés et des tisanes de [la Propriétaire] arborant la [Marque] », et déclare que la Propriétaire maintient un [traduction] « contrôle direct ou indirect sur la nature et la qualité des thés et des tisanes arborant la [Marque] » [para 12].
[12] Selon M. Chan, pendant la période pertinente, les thés et les tisanes de la Propriétaire étaient produits en Malaisie, puis exportés de la Malaisie au Canada par Wing Tung Drinks (Malaysia) SDN BHD [Wing Tung], qui vendait et expédiait ces produits au distributeur canadien de la Propriétaire, Every Green International Inc. (Every Green) [para 13 et 14]. Des factures représentatives émises par Wing Tung à Every Green pour [traduction] « l’achat et la vente au Canada de thés et de tisanes de la [Propriétaire] arborant la [Marque] pendant la période pertinente » sont jointes à son affidavit [para 16, Pièce C]. Les produits vendus qui sont indiqués sur ces factures sont décrits comme des « Wong Lo Kat Herbal Drink » [boissons à base d’herbes Wong Lo Kat]. Des connaissements représentatifs émis par Wing Tung à Every Green pour [traduction] « l’expédition au Canada de thés et de tisanes de la [Propriétaire] arborant la [Marque] pendant la période pertinente » sont joints à son affidavit [para 16].
[13] M. Chan atteste que les thés et les tisanes de la Propriétaire sont vendus au Canada dans un emballage arborant la Marque. Des [traduction] « images représentatives des thés et des tisanes de la [Propriétaire] qui ont été exportés, distribués et vendus au Canada […] pendant la période pertinente » sont jointes à son affidavit à titre de Pièce B [para 15]. Les images illustrent ce qui semble être deux versions d’une canette de « herbal tea » [tisane] sous différents angles. L’étiquette de la première version indique que le produit est fabriqué par « Pokka Ace (M) Sdn. Bhd. » et que sa fabrication est supervisée par le Licencié. Elle identifie également Every Green comme étant le distributeur exclusif du Canada et qu’il s’agit d’une [traduction] « boisson à base d’herbes à fins non médicales ». La deuxième version n’indique pas quelle entité a fabriqué le produit, mais indique que sa fabrication était supervisée par « Hung To (Holdings) ». Les deux versions sont reproduites ci-dessous :
[14]
Un tableau joint à l’affidavit de M. Chan à titre de Pièce D présente une ventilation par année des quantités et des valeurs en dollars du « Wong Lo Kat Herbal Tea » [tisane Wong Lo Kat] de la Propriétaire qui a été importé, puis distribué et vendu au Canada entre 2009 et 2019. M. Chan confirme que les produits figurant sur les images à la Pièce B sont représentatifs des produits vendus au Canada, comme l’indique le tableau [para 17].
Analyse et motifs de la décision
Ouï-dire
[15] La Partie requérante s’oppose à certaines parties de l’affidavit de M. Chan au motif qu’elles constituent du ouï-dire. En particulier, la Partie requérante soutient que les factures et connaissements à la Pièce C sont émis par le Licencié, qui n’a pas une relation d’affaires avec la Propriétaire. Elle cite Brick Brewing Co c Lakeport Brewing Corp (2003), 35 CPR (4th) 70 (COMC), à l’appui de la proposition selon laquelle les dossiers d’entreprise de sociétés tierces constituent du ouï-dire inadmissible.
[16] La Propriétaire soutient qu’il est raisonnable de conclure qu’un témoin qui connaît bien tous les secteurs d’activités de la Propriétaire, comme M. Chan, le directeur de Propriétaire, connaîtrait bien les activités des entreprises faisant partie de chaîne de distribution. Elle ajoute que les renseignements contenus dans l’affidavit de M. Chan relèvent des connaissances personnelles de M. Chan ou sont contenus dans les dossiers d’entreprise de la Propriétaire et que, puisque la Propriétaire surveille les activités de ses exportateurs et distributeurs, il est raisonnable de conclure que les factures et les connaissements seraient conservés dans ces dossiers.
[17] Je suis d’accord avec la Propriétaire que M. Chan, compte tenu de son poste, connaîtrait les activités des entreprises faisant partie de la chaîne de distribution de la Propriétaire. Compte tenu de ce qui précède et des déclarations à l’appui de son affidavit, j’estime que l’intégralité de l’affidavit est admissible.
Emploi par la Propriétaire
[18] La Partie requérante soutient que la Propriétaire n’a pas établi l’emploi, en vertu d’une licence, de la Marque conformément à l’article 50 de la Loi. Elle soutient que la preuve suggère qu’au moins cinq entités ont un rôle à jouer dans la fabrication, l’exportation et la distribution des produits et, sauf pour le Licencié, la Propriétaire n’a fourni aucune preuve que ces entités étaient autorisées à employer la Marque.
[19] La Propriétaire soutient qu’elle n’est pas tenue d’autoriser chaque membre de sa chaîne d’approvisionnement, tant que la Propriétaire amorce le premier maillon de la chaîne de transactions. Étant donné que M. Chan établit que la Propriétaire exerce le contrôle nécessaire sur le Licencié et que la Propriétaire est le premier maillon de la chaîne de fabrication, d’exportation et de distribution au Canada, la Propriétaire soutient que tout transfert effectué par son Licencié ou son distributeur profite à la Propriétaire.
[20] Il est bien établi que la pratique normale du commerce du propriétaire d’une marque de commerce fera souvent intervenir des distributeurs et des grossistes ou des détaillants, et que la distribution et la vente des produits du propriétaire par l’intermédiaire de ces entités peuvent constituer un emploi de la marque de commerce qui profite au propriétaire [voir Manhattan Industries Inc c Princeton Manufacturing Ltd (1971), 4 CPR (2d) 6 (CF 1re inst); Lin Trading Co c CBM Kabushiki Kaisha (1988), 21 CPR (3d) 417 (CAF)].
[21] De plus, M. Chan déclare que la Propriétaire a exercé le contrôle requis et que celui-ci est suffisant pour établir que tout emploi de la Marque par le Licencié profite à la Propriétaire [conformément à Empresa Cubana Del Tobaco (Sociale Cubatabaco) c Shapiro Cohen, 2011 CF 102, au para 84]. Comme l’a fait remarquer la Propriétaire, elle n’est pas tenue de démontrer qu’une licence a été accordée à toutes les entités concernées, puisque la Propriétaire a amorcé le premier maillon de la chaîne de distribution par l’entremise de son Licencié.
Pratique normale du commerce
[22] La Partie requérante soutient également que la Propriétaire n’a pas établi la pratique normale de son commerce. Elle soutient que la preuve indique que la production des thés et des tisanes emballés dans la deuxième version de l’emballage pendant la période pertinente était supervisée par Hung To (Holdings).
[23] En réponse, la Propriétaire soutient que l’étiquette du produit à la Pièce B, ainsi que les factures et les connaissements à la Pièce C appuient les déclarations de M. Chan établissant (i) que la Propriétaire a un licencié qui a supervisé la production des thés de la Propriétaire, et (ii) que Wing Tung a exporté ces produits de la Malaisie en les vendant au distributeur exclusif de la Propriétaire au Canada, Every Green.
[24] En l’espèce, M. Chan a décrit la majorité de la chaîne de transactions, et ses déclarations sont conformes aux pièces produites. Cependant, il n’existe aucun type particulier de preuve à fournir pour établir la pratique normale du commerce dans une procédure prévue à l’article 45, et la preuve n’a pas à être parfaite [voir Lewis Thomson & Son Ltd c Rogers, Bereskin & Parr (1988), 21 CPR (3d) 483 (CF 1re inst)].
[25] Étant donné que la procédure prévue à l’article 45 est simple, sommaire et expéditive, il n’était pas nécessaire que M. Chan identifie et explique chaque entité de la chaîne de distribution des produits de la Propriétaire; les faits fournis dans l’affidavit et les pièces suffisent pour établir la pratique normale du commerce de la Propriétaire.
Transferts au Canada
[26] La Partie requérante soutient que la preuve n’établit pas les quantités de tisanes qui ont été distribuées et vendues aux consommateurs au Canada, au-delà d’une simple affirmation selon laquelle Every Green distribue et vend des [traduction] « thés et tisanes » au Canada. De plus, elle ajoute que la Propriétaire n’a pas établi quelle version de la boîte à la Pièce B est reflétée dans les factures et les connaissements de la Pièce C, ainsi que dans le tableau des ventes de la Pièce D.
[27] En réponse, la Propriétaire soutient qu’elle a produit des factures et connaissements représentatifs indiquant le transfert des produits de l’exportateur de la Propriétaire au distributeur canadien de cette dernière au Canada, et qu’elle a fourni les quantités et les valeurs de tisanes vendues au Canada chaque année pendant la période pertinente. Elle ajoute que tout transfert au Canada, même à un distributeur, suffirait pour démontrer un transfert en vertu de la Loi.
[28] En ce qui concerne la question des transferts en général, j’accepte que les factures et les connaissements à la Pièce C suffisent pour démontrer des transferts du produit décrit comme de la tisane Wong Lo Kat au Canada par la Propriétaire pendant la période pertinente.
[29] En ce qui concerne la question de savoir quelle version de l’« emballage » de la boîte a été vendue et qui est reflétée dans les factures et les connaissements représentatifs, bien que la preuve aurait pu être plus claire, j’accepte les déclarations de M. Chan sans réserve selon lesquelles les images de la Pièce B sont représentatives des boîtes vendues et transférées au Canada pendant la période pertinente, de sorte que les deux versions ont fait l’objet de transferts au Canada.
[30] En plus de son observation selon laquelle la preuve est ambiguë quant à la version qui a été transférée au Canada, la Partie requérante soutient que, puisque la Marque n’est apposée que sur la première version de la boîte illustrée à la Pièce B, tout transfert de la deuxième version n’aurait pas constitué un emploi de la Marque.
[31] Cependant, étant donné ma conclusion ci-dessus selon laquelle les deux versions illustrées dans les images de la Pièce B ont été transférées au Canada au cours de la période pertinente, le fait que la Marque ne soit pas apposée sur la deuxième boîte n’est pas pertinent.
Emploi en liaison avec les produits visés par l’enregistrement
[32] Enfin, la Partie requérante fait valoir que les éléments de preuve visent, tout au plus, les produits « tisane » dans les produits (2), mais pas le « thé » et la « tisane à usage alimentaire ».
[33] De son côté, la Propriétaire soutient que la présentation de « Herbal Drink » [boisson à base d’herbes] et de « Herbal Tea » [tisane] » sur les factures et l’emballage, qui est étayée par les déclarations sous serment de M. Chan qui décrivent les ventes de la Propriétaire de ses [traduction] « thés et tisanes » au Canada, est suffisante pour démontrer l’emploi de la Marque en liaison avec du « thé » et de la « tisane »
[34] Étant donné que les produits représentés dans les Pièces sont décrits comme du « herbal tea » [tisane] et une « herbal drink » [boisson à base d’herbes], je conclus qu’ils font partie des produits visés par l’enregistrement « tisanes ».
[35] Compte tenu de tout ce qui précède, je suis convaincu que la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque en liaison avec « tisane à usage alimentaire » au sens des articles 4 et 45 de la Loi. Comme je ne suis saisie d’aucune preuve de circonstances spéciales, l’enregistrement sera modifié en conséquence.
[36] Dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi et conformément aux dispositions de l’article 45 de la Loi, l’enregistrement sera modifié afin de radier tous les produits visés par l’enregistrement, sauf la « tisane » des produits (2).
[37] L’état déclaratif des produits sera maintenant libellé comme suit : Tisanes.
|
|
| Ann-Laure Brouillette
|
| Membre
|
| Commission des oppositions des marques de commerce
|
| Office de la propriété intellectuelle du Canada
|
|
|
| Traduction certifiée conforme
|
| Hortense Ngo
Le français est conforme aux WCAG.
|
ANNEXE A
(1) Médicaments chinois, nommément tisanes médicinales et préparations à base de plantes chinoises pour le traitement de la fièvre, de la grippe, de la toux, du rhume, de la douleur, nommément des maux de tête, des migraines, des maux de dos, des douleurs articulaires, des douleurs musculaires, des brûlures douloureuses, de la douleur neuropathique, de l’arythmie, de l’hyperhidrose du sommeil, de l’insomnie, de l’hypertension artérielle, des maux de tête, des infections de la gorge, des infections des oreilles, des infections urinaires, des allergies, de l’indigestion, des brûlements d’estomac, des troubles liés à la consommation d’alcool, de l’anxiété, des maladies et des troubles des os et du squelette, des maladies et des troubles sanguins, du cancer, des maladies cardiovasculaires, des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de l’encéphalite, de l’épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale et de la maladie de Parkinson, du diabète, de la neuropathie diabétique, des maladies et des troubles du système endocrinien, nommément de l’ostéoporose liée au diabète, du syndrome des ovaires polykystiques, de l’hypothyroïdie, de l’hyperthyroïdie, du gigantisme, de l’acromégalie, du déficit en hormone de croissance, du syndrome de Cushing, de la maladie d'Addison et de la ménopause, des maladies et des troubles gastro-intestinaux, de l’inflammation et des maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l’intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies inflammatoires du pelvis, des maladies et des troubles hépatiques, des maladies et des troubles rénaux, des maladies et des troubles neurodégénératifs, nommément de la sclérose en plaques, de la démence, des troubles du spectre de l’autisme, de l’épilepsie, de la maladie de Parkinson et de la maladie d’Alzheimer, des maladies et des troubles neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises épileptiques et de la maladie de Huntington, de l’obésité, des maladies et des troubles ophtalmiques, nommément du décollement de la rétine, du syndrome de l’œil sec, de la photophobie, des orgelets, de la conjonctivite, de la rétinopathie diabétique, du glaucome, de la dégénérescence maculaire et des cataractes, des maladies et des troubles du système nerveux périphérique, nommément de la faiblesse musculaire, de la paralysie, du dysfonctionnement sensoriel, de la neuropathie diabétique, du syndrome de Guillain-Barré, de la lèpre, des maladies et des troubles de l'appareil reproducteur, du dysfonctionnement sexuel, des troubles neurologiques, des troubles du sommeil, des migraines, des maladies et des troubles métaboliques, nommément des maladies liées à la croissance et des maladies de la glande thyroïde, des troubles de l’humeur, de la dépression, des troubles vasculaires, des affections cutanées, des affections rhumatismales, nommément de la spondylarthrite ankylosante, de la tendinite, de la capsulite, de l’ostéoarthrite, du rhumatisme articulaire aigu et de la polyarthrite rhumatoïde, de l’arthrite, des affections respiratoires, nommément de l’asthme, de la coqueluche, de la bronchite, de l’emphysème, du croup, du mal des montagnes, de la pleurésie, de la sarcoïdose, de la tuberculose, de la sinusite, du rhume des foins, des apnées du sommeil, du ronflement, de la laryngite, de la pneumonie, des carences en minéraux, des déficitis auto-immuns, et pour favoriser la désaccoutumance au tabac et la perte de poids; tisanes médicinales; aliments pour bébés; emplâtres, pansements médicaux et chirurgicaux; matériau d’obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants tout usage; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides.
(2) Produits de thé et de tisane, nommément petits gâteaux, essences de thé, extraits de thé, succédanés de thé, aromatisant pour thé, pains à base de thé, gâteaux à base de thé, pâtisseries à base de thé, biscuits à base de thé, confiseries à base de thé, tisane à usage alimentaire, thé, café, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine et préparations à base de céréales, nommément à base de maïs, de riz, de blé, de sorgho, d’orge, de millet et d’avoine; pain, pâtisseries et confiseries, nommément caramels, fondants, gelées de fruits, réglisse, pastels, bonbons à la menthe, pralines, noix enrobées, suçons, guimauves, sorbets, truffes, chocolats, tablettes de chocolat, barres de friandises, boules de gomme, casse-gueule, bonbons haricots, cannes bonbons, sucre candi, fudge, caramels anglais, menthe pour confiserie; glaces; miel, mélasse; levure, levure chimique, sel pour aliments, moutarde; vinaigre, condiments, nommément chutney, ketchup, mayonnaise, relish, sauce à salade, marinades sucrées, raifort, sauce à la menthe, sauce tartare, sauce Mille-Îles, sauce à salade crémeuse; épices; glace.
(3) Boissons, nommément boissons gazeuses, boissons énergisantes, ainsi que vins, thé glacé, boissons à base de riz non alcoolisées qui ne sont pas des succédanés de lait, apéritifs (non alcoolisés), boissons gazeuses (non alcoolisées), extraits de fruits non alcoolisés, soda au gingembre, moût de raisin, moût, boissons aux fruits non alcoolisées à base de concentré, liqueurs non alcoolisées, eau de malt, eau de Seltz, soda, soda tonique, jus de légumes, essences pour la préparation de liqueurs, d’eaux d’orge, de concentrés de jus de fruits, de liqueurs non alcoolisées, de salsepareille, d’eau de Seltz, de soda, de soda tonique; préparations pour faire des boissons, nommément des boissons gazeuses, des boissons énergisantes, ainsi que des vins, du thé glacé, des boissons à base de riz non alcoolisées qui ne sont pas des succédanés de lait, des apéritifs (non alcoolisés), des boissons gazeuses (non alcoolisées), des extraits de fruits non alcoolisés, du soda au gingembre, du moût de raisin, du moût, des boissons aux fruits non alcoolisées faites à partir de concentré, des liqueurs non alcoolisées, de l’eau de malt, de l’eau de Seltz, du soda, du soda tonique, des jus de légumes, des essences pour la préparation de liqueurs, d’eaux d’orge, de concentrés de jus de fruits, de liqueurs non alcoolisées, de salsepareille, d’eau de Seltz, de soda, de soda tonique; bières; eaux minérales et gazeuses; jus de fruits.
(4) Boissons alcoolisées, nommément vin, champagne, poiré, porto, xérès, cidre, amers, eaux-de-vie de riz distillées, alcool de riz, gin, rhum, vodka, whisky, brandy, liqueurs, cocktails, apéritifs, vins de riz, boissons alcoolisées à base de riz, boissons alcoolisées à base de céréales, saké.
COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE
OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA
COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER
___________________________________________________
DATE DE L’AUDIENCE : 13 avril 2022
COMPARUTIONS
AGENTS AU DOSSIER