Référence : 2022 COMC 165

Date de la décision : 2022-08-25

[TRADUCTION CERTIFIÉE,

NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45

	Smiths IP	Partie requérante
et
	Overeasy Breakfast Ltd.	Propriétaire inscrite
	LMC840,211 pour SOUL IN A BOWL	Enregistrement

Introduction

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en application de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T-13 (la Loi), à l’égard de l’enregistrement n^o LMC840,211 pour la marque de commerce SOUL IN A BOWL (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec le produit suivant : Poutine.

[3] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l’enregistrement doit être maintenu.

La procédure

[4] Le 14 mai 2021, à la demande de Smiths IP (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi à Overeasy Breakfast Ltd. (la Propriétaire). L’avis enjoignait la Propriétaire d’indiquer, à l’égard du produit spécifié dans l’enregistrement, si la Marque a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l’avis et, dans la négative, de préciser la date à laquelle la Marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour démontrer l’emploi est du 14 mai 2018 au 14 mai 2021 (la période pertinente).

[5] La définition pertinente d’« emploi » est énoncée à l’article 4(1) de la Loi comme suit :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[6] En réponse à l’avis du registraire, la Propriétaire a produit l’affidavit de M. Mauro Martina, la Propriétaire et le président-directeur général, souscrit le 28 juillet 2021.

[7] Aucune des parties n’a produit d’observations écrites et aucune audience n’a été tenue.

La preuve de la Propriétaire

[8] M. Martina explique que la Propriétaire exploite un restaurant qui a ouvert ses portes en 2009 et qui sert le déjeuner et le brunch [para 4]. La « SOUL IN A BOWL » a été créée en 2009, est servie sous forme de poutine déjeuner et figure au menu [para 5]. M. Martina fournit également des échantillons d’annonces sur Instagram, sur Facebook et dans le magazine en ligne Foodology.ca pour la « Soul in a bowl » [para 6, 7 et 11].

[9] M. Martina explique également que la Propriétaire a modifié le nom de ses restaurants par OEB Breakfast Co. [para 4], que la Propriétaire a conclu un contrat de licence avec OEB Breakfast Co. [para 8].

[10] À l’appui, M. Martina joint les pièces pertinentes suivantes à son affidavit :

· Pièce A : un menu arborant un article appelé « Soul in a bowl » dans la section des poutines déjeuner signatures, avec le symbole ® – M. Martina explique qu’il s’agit d’un imprimé du menu de OEB Breakfast Co., et il confirme que ® figure à côté de la « Soul in a Bowl », indiquant qu’il s’agit d’une marque de commerce déposée [para 5];

· Pièce B : des captures d’écran de publications sur Instagram par « OEB_breakfast » qui sont datées de la période pertinente, avec des photos de la « Soul in a bowl », qui énumèrent ses ingrédients et qui font la promotion de sa disponibilité dans divers restaurants au Canada – M. Martina explique que ces captures d’écran d’Instagram sont datées du 14 décembre 2019 au 23 avril 2021 [para 6];

· Pièce D : une copie d’un contrat de licence partiellement caviardé pour la Marque entre la Propriétaire et la société OEB Breakfast Co. (le Licencié) daté du 1^er novembre 2018 [para 8];

· Pièce E : un imprimé du site Web du Licencié eatoeb.com, qui indique les adresses des divers emplacements de ses restaurants à Calgary, à Edmonton, à Saskatoon et à Vancouver – M. Martina affirme qu’il y a huit restaurants au Canada [para 10].

Analyse et motifs de la décision

[11] Bien que la preuve dans une procédure en vertu de l’article 45 n’ait pas à être parfaite, un propriétaire inscrit doit tout de même établir une preuve prima facie d’emploi, ce qui signifie que la preuve doit fournir les faits à partir desquels une conclusion d’emploi peut logiquement être tirée [Diamant Elinor Inc c 88766 Canada Inc, 2010 CF 1184].

Emploi par un licencié

[12] Lorsque le propriétaire d’une marque de commerce cherche à profiter de l’emploi de sa marque de commerce par une autre partie, le propriétaire doit démontrer un contrôle direct ou indirect sur la nature ou la qualité des produits ou des services liés à cette marque de commerce [article 50(1) de la Loi].

[13] Comme l’a indiqué la Cour fédérale, le propriétaire d’une marque de commerce dispose essentiellement de trois méthodes pour démontrer qu’il exerce le contrôle requis par l’article 50(1) de la Loi : premièrement, attester explicitement qu’il exerce effectivement le contrôle requis; deuxièmement, produire une preuve démontrant qu’il exerce effectivement le contrôle requis; ou troisièmement, produire une copie du contrat de licence qui prévoit l’exercice du contrôle requis [Empresa Cubana Del Tobaco (Sociale Cubatabaco) c Shapiro Cohen, 2011 CF 102]. En l’espèce, une copie du contrat de licence est fournie à la Pièce D, confirmant que l’emploi de la Marque par le Licencié relève du contrôle de la Propriétaire.

Emploi de la Marque

[14] En règle générale, si une marque de commerce est présentée en liaison avec un article de menu, il est loisible de conclure que la marque de commerce est liée à cet article de menu [Ridout & Maybee LLP c SIR Royalty Limited Partnership, 2014 COMC 112]. En l’espèce, l’appellation de l’article de menu est identique à la Marque et est accompagnée du symbole ®, indiquant qu’il s’agit d’une marque déposée, ce qui rend le lien entre la Marque et le produit « Poutine » visé par l’enregistrement évident pour les consommateurs lorsqu’ils commandent.

[15] Comme l’indique M. Martina, la poutine « Soul in a bowl » de la Propriétaire est servie depuis 2009, et, compte tenu du fait que le menu indique comment la Marque est présentée aux consommateurs et vue par ceux-ci (Pièce A), des promotions sur Instagram de la « Soul in a bowl » pendant la période pertinente (Pièce B), de la copie du contrat de licence pour la « Soul in a bowl » entre la Propriétaire et le Licencié, signé en 2018 (Pièce D), et des huit restaurants du Licencié au Canada (pièce E), je suis convaincu que la Propriétaire a établi une preuve prima facie qu’elle a employé la Marque en liaison avec le produit visé par l’enregistrement au Canada pendant la période pertinente.

Décision

[16] Compte tenu de ce qui précède, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, l’enregistrement sera maintenu selon les dispositions de l’article 45 de la Loi.

Martin Béliveau Président Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

Anne Laberge

Le français est conforme aux WCAG.

 

COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

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DATE DE L’AUDIENCE Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

MLT Aikins LLP Oyen Wiggs Green & Mutala LLP

Pour la Propriétaire inscrite Pour la Partie requérante