Référence : 2022 COMC 199

Date de la décision : 2022-10-12
[TRADUCTION CERTIFIÉE,
NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION

	Arterra Wines Canada, Division Québec, Inc.	Opposante
et
	Lidl Stiftung & Co. KG	Requérante
	1,855,539 pour LIBERTARIO	Demande

Aperçu

[1] Lidl Stiftung & Co. KG (la Requérante) a produit une demande d’enregistrement pour la marque de commerce LIBERTARIO (la Marque), qui fait l’objet de la demande n^o 1,855,539 (la Demande) en liaison avec les produits suivants :

Boissons alcoolisées, sauf les bières, nommément vins, vins mousseux (les Produits).

[2] La demande comprend la traduction étrangère suivante pour la Marque :

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot LIBERTARIO est ANARCHIC.

[3] La Requérante n’a pas indiqué l’origine du mot LIBERTARIO pour lequel la traduction anglaise a été fournie.

[4] Arterra Wines Canada, Division Québec, Inc. (l’Opposante) s’oppose à la Demande en se fondant entre autres sur une confusion alléguée avec sa marque de commerce LIBERADO, qui a déjà été enregistrée et employée au Canada par l’Opposante en liaison avec des « [b]oissons alcoolisées, nommément vins ».

[5] Pour les raisons qui suivent, la demande est rejetée.

Le dossier

[6] La demande a été produite le 1^er septembre 2017 sur la base de l’emploi projeté de la marque au Canada et de l’emploi et de l’enregistrement de la marque à l’étranger, et a été annoncée aux fins d’opposition dans le Journal des marques de commerce le 24 octobre 2018.

[7] Le 14 mars 2019, l’Opposante a produit une déclaration d’opposition à l’encontre la demande en vertu de l’article 38 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T-13 (la Loi). Je note que la Loi a été modifiée le 17 juin 2019. Tous les renvois dans la présente décision sont faits à la Loi dans sa version modifiée, à l’exception des renvois faits aux motifs d’opposition, qui renvoient à la Loi avant sa modification (voir l’article 70 de la Loi qui prévoit que l’article 38(2) de la Loi, dans sa version antérieure au 17 juin 2019, s’applique aux demandes annoncées avant cette date).

[8] La déclaration d’opposition soulevait à l’origine huit motifs d’opposition. Cependant, à la suite de la demande de la Requérante en vue d’une décision interlocutoire sur le caractère suffisant de certains paragraphes de la déclaration d’opposition, le registraire a en fin de compte radié trois de ces motifs le 28 mai 2019. Les autres motifs d’opposition sont fondés sur les articles suivants de la Loi : 2 (l’absence de caractère distinctif de la Marque); 12(1)d) (non-enregistrabilité de la Marque); 16(2)a) et (3)a) (absence de droit à l’enregistrement de la Requérante); et 30i) (non-conformité de la Demande).

[9] La Requérante a produit une contre-déclaration réfutant les motifs d’opposition.

[10] À l’appui de son opposition, l’Opposante a produit l’affidavit d’Andrea Hunt, qui s’est identifiée comme première vice-présidente en marketing, tant pour l’Opposante que pour sa société mère Arterra Wines Canada, Inc. (Arterra Canada) au moment de l’assermentation de son affidavit le 20 novembre 2019 (l’affidavit Hunt); et l’affidavit de Laura Pietrantonio, qui s’est identifiée comme avocate employée par l’agent de marques de commerce de l’Opposante au moment de l’assermentation de son affidavit le 25 novembre 2019 (l’affidavit Pietrantonio). L’affidavit Hunt traite de la question de l’emploi et de la promotion de la marque de commerce LIBERADO par l’Opposante au Canada. L’affidavit Pietrantonio contient une copie certifiée de l’enregistrement n^o LMC1,008,747 pour la marque de commerce LIBERADO. M^me Hunt et M^me Pietrantonio n’ont pas été contre-interrogées sur leurs affidavits.

[11] À l’appui de sa demande, la Requérante a en fin de compte produit deux affidavits d’Alexia Dion, qui s’est identifiée comme parajuriste employée par l’agent de marques de commerce de la Requérante au moment de l’assermentation de ses affidavits le 16 juin 2020 (l’affidavit Dion (1) et l’affidavit Dion (2)); et l’affidavit de Rosalie Jetté, qui s’est identifiée comme stagiaire employée par l’agent de marques de commerce de la Requérante au moment de l’assermentation de son affidavit le 16 juin 2020. Les affidavits Dion (1) et (2) visent à produire en preuve les détails d’environ vingt demandes et enregistrements de marques de commerce de tiers imprimés à partir de la base de données sur les marques de commerce de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC), ainsi qu’une copie du [traduction] « dossier de la demande » se rapportant à la poursuite de la marque de commerce déposée LIBERADO de l’Opposante, respectivement. L’affidavit Jetté prétend présenter en preuve l’état de la preuve sur le marché en ce qui concerne les boissons alcoolisées portant les termes « LIBER » ou « LIBRE » comme marque ou préfixe ou suffixe d’une marque au Canada. M^me Dion et M^me Jetté ont été contre-interrogées sur leurs affidavits et ont fait l’objet d’un réexamen par l’agent de marques de commerce de la Requérante à la fin de leur contre-interrogatoire, et les transcriptions de leurs contre-interrogatoires et de leurs réexamens et réponses aux engagements font partie du dossier, comme il en sera question plus loin.

[12] Seule l’Opposante a produit des observations écrites et était présente à une audience.

Analyse

Fardeau de preuve incombant à chacune des parties

[13] L’Opposante a le fardeau de preuve initial de présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l’existence des faits allégués à l’appui de l’existence de chaque motif d’opposition. Une fois que l’Opposante s’est acquittée de ce fardeau de preuve initial, la Requérante doit s’acquitter du fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que les motifs d’opposition en question ne devraient pas faire obstacle à l’enregistrement de la Marque [John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^re inst); Dion Neckwear Ltd c Christian Dior, SA et al, 2002 CAF 29, 20 CPR (4^th) 155].

Non-enregistrabilité de la Marque en vertu de l’article 12(1)d) de la Loi

[14] L’Opposante fait valoir que la Marque n’est pas enregistrable, puisqu’elle crée de la confusion avec la marque de commerce LIBERADO déposée de l’Opposante décrite plus haut.

[15] J’ai exercé le pouvoir discrétionnaire du registraire et je confirme que l’enregistrement de l’Opposante est en règle à la date d’aujourd’hui, qui est la date pertinente pour l’évaluation d’un motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)d) [Park Avenue Furniture Corp c Wickers/Simmons Bedding Ltd (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)].

[16] Ainsi, l’Opposante s’est acquittée de son fardeau de preuve à l’égard de ce motif d’opposition. Il incombe à la Requérante de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque de commerce LIBERADO de l’Opposante.

Le critère en matière de confusion

[17] Le critère en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. L’article 6(2) de la Loi prévoit que l’emploi d’une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l’emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou services soient ou non de la même catégorie générale ou figurent ou non dans la même classe de la classification de Nice.

[18] Ainsi, l’article 6(2) de la Loi ne concerne pas la confusion entre les marques de commerce elles-mêmes, mais la confusion portant à croire que les produits ou les services provenant d’une source proviennent d’une autre source. En l’espèce, la question est essentiellement celle de savoir si un consommateur, qui a un souvenir imparfait de la marque de commerce LIBERADO de l’Opposante, qui voit les Produits de la Requérante en liaison avec la Marque, penserait qu’ils proviennent, sont parrainés ou sont approuvés par l’Opposante.

[19] Lorsqu’il applique le critère en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l’espèce, y compris celles énoncées à l’article 6(5) de la Loi, à savoir : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; b) la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; c) le genre de produits, services ou entreprises; d) la nature du commerce; et e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce y compris dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent. Cette liste n’est pas exhaustive et tous les facteurs pertinents doivent être pris en considération. En outre, le poids qu’il convient d’accorder à chacun de ces facteurs n’est pas nécessairement le même et varie en fonction des circonstances [voir Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc, 2006 CSC 22, 49 CPR (4th) 321; Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée, 2006 CSC 23, 49 CPR (4th) 401; et Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc, 2011 CSC 27, 92 CPR (4th) 361 pour un examen approfondi des principes généraux qui régissent le critère en matière de confusion].

Le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues

[20] Les marques de commerce des parties sont toutes deux intrinsèquement distinctives puisqu’elles ne sont pas des mots courants que l’on retrouve dans les dictionnaires français ou anglais.

[21] Bien que la Requérante indique dans sa demande que la traduction anglaise du mot LIBERTARIO est ANARCHIC, il n’y a aucune preuve que le consommateur moyen des Produits de la Requérante comprendrait que la Marque renvoie à cette signification en particulier plutôt que d’être un mot inventé. De même, bien que l’enregistrement de l’Opposante indique que la traduction en anglais du mot LIBERADO est FREED ou LIBERATED, rien n’indique que le consommateur moyen comprendrait que la marque de commerce de l’Opposante renvoie à ce sens particulier. Je reviendrai sur ce point au moment d’évaluer le degré de ressemblance entre les marques des parties dans la présentation, le son et les idées qu’elles suggèrent.

[22] Le caractère distinctif d’une marque de commerce peut être renforcé parce qu’elle est devenue connue par la promotion ou l’emploi.

[23] Rien n’indique que la Marque a été employée ou est devenue connue au Canada en liaison avec les Produits dans une certaine mesure.

[24] En revanche, la preuve d’emploi de la marque de commerce LIBERADO produite par l’affidavit Hunt établit un emploi intensif de cette marque par l’Opposante en liaison avec des vins, selon mon examen ci-dessous de l’affidavit Hunt.

L’affidavit Hunt :

[25] Je résume ci-dessous les parties de l’affidavit Hunt que je considère comme les plus pertinentes en ce qui concerne l’étendue de l’emploi et de la promotion de la marque de commerce LIBERADO.

[26] M^me Hunt atteste essentiellement ce qui suit :

· l’Opposante (connue sous le nom de Constellation Brands Québec, avant 2017) est un fabricant, un producteur et un embouteilleur de vin constitué en société en vertu des lois du Québec et ayant un établissement principal dans la ville de Rougemont (Québec) [para 5 et 6; Pièce AH-2 : copie de l’enregistrement de l’Opposante auprès du Registraire des entreprises du Québec];

· les produits vinicoles sous la marque de commerce LIBERADO ont été lancés sur le marché canadien aussi tôt que mai 2017. Ils proviennent d’Espagne et sont disponibles dans tous les grands détaillants de vins du Canada en différents formats (à savoir, bouteilles de 750 ml et boîtes de 3 litres) et comprennent différentes variétés (à savoir, un vin rouge composé de Cabernet Sauvignon et Tempranillo et un vin blanc composé de Verdejo et Sauvignon Blanc) (ci-après collectivement appelés les vins LIBERADO) [para 7 et 8];

· les vins LIBERADO affichent bien en vue la marque de commerce LIBERADO sur les étiquettes des bouteilles et sur l’emballage des boîtes [para 9; Pièce AH-3 : images des vins LIBERADO qui sont des exemples représentatifs des produits vendus aux consommateurs canadiens dans la pratique normale du commerce depuis le lancement des produits];

· depuis le lancement des vins LIBERADO, les produits ont connu un [traduction] « grand succès commercial » au Canada. Un tableau des ventes, détaillé par année, par format et par variété des vins LIBERADO est compris au paragraphe 11 de l’affidavit Hunt. En un peu plus de deux ans, entre les exercices 2018 et 2019, l’Opposante a vendu plus de 300 000 bouteilles et 9 000 boîtes de vins LIBERADO, ce qui représente près de 1,5 million de dollars en ventes brutes. Selon M^me Hunt, [traduction] « [ces chiffres] représentent un grand succès commercial pendant une si courte période de temps » [para 11 à 14]; Pièce AH-4 : un échantillon de factures datées du 18 mai 2017 au 9 octobre 2019 attestant les ventes effectuées par l’Opposante (par l’entremise de la structure centrale d’Arterra Canada pour toutes les factures) à différentes régies des alcools provinciales au Canada, qui, à leur tour, vendent les produits aux consommateurs finaux; Pièces AH-5 à AH-9 : des photos illustrant la façon dont les vins LIBERADO ont été exposés en magasin dans les magasins de détail exploités par ces régies des alcools];

· entre le lancement des vins LIBERADO et la date de l’affidavit Hunt, [traduction] « des sommes importantes ont été investies afin de promouvoir les vins LIBERADO partout au Canada ». Voici quelques exemples :

o plus de 172 000 $ ont été investis au cours de l’exercice 2018 et plus de 539 000 $ au cours de l’exercice 2019 dans diverses campagnes de marketing, y compris sur des panneaux d’affichage le long des grandes routes du Canada, des affiches géantes et des vitrines de certains détaillants et un camion de vin offrant des dégustations à l’extérieur de commerces;

o plus de 131 000 $ ont été investis au cours de l’exercice 2018 et plus de 282 000 $ au cours de l’exercice 2019 dans diverses campagnes promotionnelles, y compris diverses dégustations en magasin, des incitatifs sous forme de récompense aux consommateurs et des présentoirs spéciaux en magasin; et

o les vins LIBERADO sont largement annoncés sur les médias sociaux et sur le site Web www.liberadowines.ca, qui est accessible aux consommateurs canadiens.

[para 15 à 23; Pièce AH-10 : des photos de certaines de ces campagnes de marketing et de promotion; Pièce AH-11 : images de certaines de ces promotions en magasin; Pièce AH-12 : un tableau de certaines des publicités réalisées sur la plateforme Instagram en 2019; et la pièce AH-13 : extraits du site Web www.liberadowines.ca]

Conclusion sur ce premier facteur

[27] En tenant compte de la combinaison de caractère distinctif inhérent et acquis des marques de commerce des parties, je conclus que ce facteur favorise l’Opposante.

La période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

[28] Compte tenu de mes conclusions tirées ci-dessus, ce facteur favorise également l’Opposante.

Le genre de produits, services ou entreprises; et la nature du commerce

[29] Les Produits et les vins LIBERADO sont les mêmes ou se chevauchent clairement. En l’absence de preuve contraire, je suis d’accord avec l’Opposante pour dire que les produits seraient vendus dans les mêmes magasins de détail, et peut-être côte à côte, si la Requérante commençait à vendre les Produits au Canada. Par conséquent, ces facteurs favorisent également l’Opposante.

Le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent

[30] Lorsqu’on examine le degré de ressemblance entre les marques de commerce, on doit les considérer dans leur totalité; il n’est pas exact de les placer côte à côte et de comparer et d’observer des ressemblances ou des différences entre les éléments ou les composantes des marques de commerce [Veuve Clicquot, précité, au para 20].

[31] Dans Masterpiece, précité, au paragraphe 64, la Cour a en outre indiqué que, bien que dans certains cas, le premier mot ou la première syllabe d’une marque de commerce soit l’élément le plus important aux fins de la distinction, l’approche préférable à l’examen de la ressemblance consiste à « se demander d’abord si l’un des aspects de celle‑ci est particulièrement frappant ou unique ».

[32] En l’espèce, la Marque et la marque de commerce LIBERADO de l’Opposante sont toutes deux composées d’un mot inventé de quatre syllabes, sans caractéristique frappante ou dominante.

[33] Comme la Marque et la marque de commerce LIBERADO ont toutes deux le même début « LIBER » et se terminent par la lettre « O », il y a donc un degré élevé de ressemblance entre elles sur le plan de l’apparence et du son. Sur le plan conceptuel, je suis d’accord avec l’Opposante pour dire que les marques de commerce des deux parties [traduction] « évoquent l’idée d’un mot espagnol, compte tenu notamment du fait que les mots ne sont pas définis dans le dictionnaire français ou anglais et qu’ils se terminent par la lettre “O”, qui donne une impression espagnole au mot. »

[34] En fait, et comme l’a fait remarquer l’Opposante tant dans ses observations écrites qu’à l’audience, les mots LIBERTARIO et LIBERADO sont des mots espagnols [voir Tradall SA c Devil’s Martini Inc, 2011 COMC 65 (CanLII), au para 29, qui prévoit que le registraire peut prendre connaissance d’office des définitions du dictionnaire]. Plus particulièrement, je note que le mot LIBERTARIO est traduit en anglais (et en français) par « libertaire » (libetarian) et que le mot LIBERADO est traduit en anglais (et en français) comme « libéré » (liberated, free) [selon le Collins English-Spanish Dictionary et le Dictionnaire Larousse Français-Espagnol].

[35] Cela dit, rien n’indique que le consommateur moyen des produits des parties (ou qu’une partie importante des clients des parties) serait en mesure de lire et de comprendre l’espagnol. Néanmoins, j’ai tendance à être d’accord avec la position de l’Opposante selon laquelle, pour les personnes qui ne connaissent pas la langue espagnole, les marques des parties peuvent sans doute évoquer la même idée de liberté étant donné le début des deux marques, ce qui est le même pour leur traduction en français (LIBERté) et en anglais (LIBERty).

[36] À l’appui de sa position selon laquelle les critères de ressemblance favorisent clairement l’Opposante, l’Opposante souligne diverses décisions soit de la division d’opposition de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur de l’Union européenne, soit de la commission d’appel de ladite organisation où les marques en cause ont incorporé le préfixe « LIBER » et ont été jugées semblables.

[37] Toutefois, comme l’a reconnu l’Opposante tant dans ses observations écrites qu’à l’audience, ces décisions étrangères n’ont pas d’autorité exécutoire préalable sur le registraire. Je n’estime pas non plus qu’aucun d’entre eux n’ait une valeur convaincante importante en raison de leurs faits complètement différents. Quoi qu’il en soit, je n’ai pas besoin de recourir à ces décisions pour conclure qu’il existe, dans l’ensemble, un degré important de ressemblance entre les marques de commerce des parties lorsque les trois aspects de la ressemblance sont pris en considération. Par conséquent, ce facteur favorise également l’Opposante.

Autres circonstances de l’espèce

Preuve de l’état du registre et de l’état du marché

[38] À titre préliminaire, je note que, tant dans ses observations écrites qu’à l’audience, l’Opposante, se fondant, entre autres, sur la décision Cross‑Canada Auto Body Supply (Windsor) Ltd. c Hyundai Auto Canada, 2006 CAF 133, 53 CPR (4^th) 286, s’est opposée à l’admissibilité des affidavits Dion et Jetté et fait valoir qu’ils [traduction] « devraient être radiés du dossier étant donné qu’ils ont été faits par des employés du cabinet d’avocats représentant la Requérante et qu’ils fournissent des témoignages sur des questions au cœur du litige qui vont au-delà des questions non controversées ».

[39] Transposant les commentaires du registraire dans Bacardi & Company Limited c Distribuidora Glasgow C.A., 2010 COMC 55 au paragraphe 11 (CanLII) à la présente affaire, je suis d’accord avec le raisonnement de Cross Canada selon lequel il est malvenu pour un cabinet d’avocats de faire en sorte que ses employés agissent comme enquêteurs pour qu’ils fournissent ensuite un témoignage controversé sur les aspects les plus cruciaux de l’affaire. Toutefois, je ne crois pas qu’il soit raisonnable ni nécessaire de toujours s’attendre à ce que des cabinets d’avocats embauchent des tiers pour enquêter sur l’état du registre et fournir des preuves de leurs résultats.

[40] En l’espèce, et comme expliqué plus en détail dans la transcription du contre-interrogatoire et les réponses aux engagements, l’affidavit Dion (1) joint essentiellement les détails d’environ vingt demandes ou enregistrements de marques de commerce de tiers contenant le terme « LIBER* » (« des marques de commerce qui incluaient des mots de type “LIBER” » [transcription du contre-interrogatoire, pp. 11 et 13]) en liaison avec des boissons alcoolisées, au moyen de la base de données sur les marques de commerce de la CIPO. Je ne vois pas comment le fait que cette preuve ait été présentée par un employé de la Requérante plutôt que par un recherchiste en marques de commerce extérieur rend l’affidavit Dion (1) irrecevable. Bien qu’il puisse y avoir un élément subjectif dans la façon dont la preuve du registre est compilée, l’information présentée à la Pièce ADI-1 est essentiellement le reflet des dossiers existants du Bureau des marques de commerce dans les paramètres de la recherche de M^me Dion. Compte tenu de ce qui précède, je refuse de retirer l’affidavit Dion (1) du dossier. Cela dit, et comme nous en discuterons plus loin, il y a des limites au poids à accorder à l’affidavit Dion (1).

[41] Dans le même sens, je refuse de retirer l’affidavit Jetté du dossier. Comme il est décrit plus haut, l’affidavit Jetté prétend présenter en preuve l’état de la preuve sur le marché en ce qui concerne les boissons alcoolisées portant les termes « LIBER » ou « LIBRE » comme marque ou préfixe ou suffixe d’une marque au Canada. Plus particulièrement, et comme expliqué plus en détail dans la transcription du contre-interrogatoire et la réponse à l’engagement, M^me Jetté reproduit essentiellement dans son affidavit les résultats de sa recherche effectuée par les [traduction] « sites Web des sociétés d’État responsables du commerce des produits de l’alcool dans la plupart des provinces canadiennes » qui sont indiqués au paragraphe 3 de son affidavit avec leurs adresses URL respectives. Cela dit, et comme nous en discuterons plus loin, il y a des limites au poids à accorder à l’affidavit Jetté.

[42] En ce qui concerne l’affidavit Dion (2) qui prétend produire en preuve une copie du [traduction] « Dossier de la demande » [Pièce ADI-2] relatif à la poursuite de la marque de commerce déposée de l’Opposante LIBERADO, je suis d’accord avec l’Opposante pour dire qu’elle souffre de sérieuses questions d’admissibilité parce que M^me Dion a admis en contre-interrogatoire : (i) qu’elle n’a pas ordonné personnellement le dossier de la demande présumé [transcription, p. 18]; (ii) que la Pièce ADI-2 n’est pas une copie certifiée [transcription, p. 18]; (iii) qu’elle n’a consulté que la première page du document de ce qui a été déposé comme Pièce ADI-2 et elle n’a pas vérifié si le document représente un document complet [transcription, p. 19]; (iv) qu’elle ne peut confirmer que le document ADI-2 représente le bon dossier [transcription, p. 21]; v) qu’elle n’a pas reçu personnellement les documents de l’OPIC et ne sait pas comment le document ADI-2 a été reçu [transcription, p. 24]; et (vi) qu’elle ne sait pas qui a écrit les inscriptions manuscrites sur le document [transcription, p. 36-37]. De plus, en l’absence d’observations écrites ou verbales de la part de la Requérante, je ne vois pas comment la Pièce ADI-2 aide la Requérante dans le contexte de la présente instance. Je ne tiendrai donc pas compte de l’affidavit Dion (2).

[43] Maintenant, en revenant à l’état de la preuve au registre présentée dans l’affidavit Dion (1), je reproduis, à l’annexe A ci-jointe, le tableau des demandes et des enregistrements de marques de commerce révélée par la recherche de M^me Dion, telle qu’il est présenté au paragraphe 3 de son affidavit.

[44] Tel qu’énoncé par le registraire dans Next retail Limited c Connected Apparel Company, LLC, 2022 COMC 116 :

[31] La preuve de l’état du registre favorise un requérant lorsqu’il peut être démontré que la présence d’un élément commun dans les marques inciterait les consommateurs à porter une plus grande attention aux autres caractéristiques de ces marques et à les distinguer les unes des autres au moyen de ces autres caractéristiques [McDowell c Laverana GmbH & Co KG, 2017 CF 327, au para 42]. Les déductions concernant l’état du marché peuvent être tirées de ces éléments de preuve dans deux situations : lorsqu’un grand nombre d’enregistrements de tiers pertinents sont trouvés ou lorsqu’il y a preuve d’emploi commun dans le marché des marques d’une tierce partie pertinente [Kellogg Salada Canada Inc c Maximum Nutrition Ltd (1992), 1992 CanLII 14792 (CAF), 43 CPR (3d) 349 (CAF); McDowell c Laverana GmbH & Co KG, 2017 CF 327, aux para 41 à 46; et Cie Gervais Danone c Astro Dairy Products Ltd, (1999), 1999 CanLII 7656 (CF), 87 CPR (3d) 262 (CF)]. Les marques de commerce pertinentes comptent celles qui : i) sont déposées ou autorisées et fondées sur l’emploi; ii) concernent des produits et services semblables à ceux des marques en cause; et iii) comprennent l’élément en tant qu’élément important [Sobeys West Inc c Schwan’s IP, LLC, 2015 COMC 197].

[32] Dans Hawke & Company Outfitters LLC c Retail Royalty Company, 2012 CF 1539, la Cour a noté que le nombre exact de marques semblables nécessaires pour démontrer que l’élément d’une marque a été couramment adopté comme composante de marques de commerce employées en liaison avec les produits les services pertinents à la date pertinente dépend des faits de l’espèce. La Cour a également souligné la difficulté quant à la preuve de l’état du registre comme suit : « […] une recherche dans le registre du bureau des marques de commerce ne constitue pas la meilleure façon de s’enquérir de l’état du marché ou de l’usage réel d’une marque. Le fait qu’une marque figure au registre ne constitue pas une preuve qu’elle est présentement employée, qu’elle était en usage aux dates pertinentes, qu’elle est employée en rapport avec les marchandises ou des services semblables à ceux des parties, ou encore de connaître l’ampleur de cet usage […] » [para 40].

[33] Dans Canada Bread Company, Limited c Dr Smood ApS, 2019 CF 306, la Cour, dans sa discussion de la preuve de l’état du registre, a confirmé les commentaires de la Cour dans Hawke ci-dessus. La Cour a noté qu’il « demeure très difficile de savoir quelles inférences peuvent légitimement être tirées sans preuve de l’emploi d’un élément commun par des tiers sur le marché » [para 61]. La Cour a noté qu’il « demeure très difficile de savoir quelles inférences peuvent légitimement être tirées sans preuve de l’emploi d’un élément commun par des tiers sur le marché » [para 61].

[45] Dans ses observations écrites et à l’audience, l’Opposante a fait remarquer que certaines des demandes et certains des enregistrements présentés à l’annexe A ne sont plus actifs ou que leur statut est contesté, en attendant une décision en vertu d’une opposition, notamment :

· AMRUT LIBERTY (demande n^o 1,887,307) a été abandonnée à la suite du défaut de la requérante de produire une contre-déclaration d’opposition;

· AD SINCE 1948 AMRUT LIBERTY (demande n^o 1,887,312) a également été abandonnée à la suite du défaut de la requérante de produire une contre-déclaration d’opposition;

· LIBERTÉ (demande n^o 1,641,790), déposée par la requérante en l’espèce, fait actuellement l’objet d’une procédure d’opposition et aucune preuve n’a été produite par la requérante;

· Et LIBERTARIO (LMC887,709) a été radiée par le registraire en vertu d’une procédure prévue à l’article 45.

[46] Après avoir retiré ces marques de commerce ainsi que la Marque et la marque de commerce de l’Opposante de l’annexe A, je suis d’avis qu’aucune des marques de commerce qui incorporent le mot anglais LIBERTY ou le mot français LIBERTÉ n’est aussi « proche » de la Marque que la marque de commerce de l’Opposante, puisqu’aucune d’entre elles ne peut être perçue comme un mot inventé ou un mot d’une langue étrangère et en raison de leur son très différent. Cela nous laisse avec les marques de commerce suivantes, que je considère comme les plus pertinentes, puisqu’elles peuvent être considérées par le consommateur moyen comme des mots dans une langue étrangère évoquant sans doute quelque peu l’idée de liberté :

· CHATEAU LIBERTAS

· LIBER PATER

· LIBERTA’DEI COLLAZI

· LIBERTAD

· LIEBERSTEIN

· MANOS LIBRE

· OUDE LIBERTAS

· VINO LIBERO and Design

[47] Néanmoins, chacune d’entre elles a un son très différent de celui des marques de commerce des parties. De plus, je ne considère pas que ces huit demandes ou enregistrements représentent un nombre suffisamment important pour permettre de tirer des conclusions sur l’état du marché.

[48] Cela m’amène à examiner l’affidavit Jetté.

[49] M^me Jetté fournit, au paragraphe 3 de son affidavit, des captures d’écran de sa recherche effectuée sur les sites Web des régies des alcools provinciales suivantes : Société des alcools du Québec; Régie des alcools de l’Ontario; Alcool Nouveau-Brunswick; British Columbia Liquor Stores; Saskatchewan Liquor; Liquor Marts Manitoba; Nova Scotia Liquor Corporation; et la Régie des alcools de l’Île-du-Prince-Édouard. Les résultats sont représentés dans des tableaux qui comprennent, dans la colonne de gauche, les éléments suivants (dont certains sont redondants) :

· UNION LIBRE

· FIGURE LIBRE FREESTYLE Domaine Gayda

· BODEGAS LIBERALIA LIBER (2014)

· LIBER PATER CIRO’GAGLIOPPO (2015)

· LIBER FARM AND WINERY

· LIBERTY SCHOOL

· GRAPPA LIBERA DA PONTE (18 ans)

· LIBERATED Rosehall Run;

· CHÂTEAU HAUT-BAGES LIBÉRAL (2015 et 2016)

· MAS DE CAMBRES LIBRES PENSÉES (2015)

· THE DUBLIN LIBERTIES OAK DEVIL

· LIBERTY VILLAGE DRY CIDER

· RICHIBUCTO RIVER COUNTRY LIBERTY

· FLYING BOAT LIBERATOR APA

· LIBERADO (appartenant à l’Opposante)

· COLLAZI LIBERTA

· CAHORS CHÂTEAU DU CÈDRE EXTRA LIBRE

· ANCHOR LIBERTY ALE

· MANOS LIBRE ORGANIC

· ICED LIBERTY BLOSSOM

[50] Tant dans ses observations écrites qu’à l’audience, l’Opposante a souligné que M^me Jetté avait reconnu dans le contre-interrogatoire : (i) qu’elle ne peut confirmer que les captures d’écran reproduites au paragraphe 3 de son affidavit sont représentatives des étiquettes apposées sur les produits vendus au consommateur [transcription, p. 39 et 72]; (ii) qu’elle n’a personnellement acheté aucun des produits allégués [transcription, p. 42]; (iii) qu’elle n’a fait aucune vérification concernant lesdits produits ou leur disponibilité [transcription, p. 42]; (iv) que les noms de « produit » qui figurent dans les tableaux de la colonne de gauche de l’affidavit (et reproduits ci-dessus) ont été choisis par l’auteur de l’affidavit et ne reflètent pas nécessairement ce qui apparaît sur les produits qui se trouveraient dans les magasins [transcription, p. 59 à 61]; et (v) qu’elle n’a pas vérifié le stock des produits allégués [transcription, p. 62 à 66].

[51] Je suis d’accord avec l’Opposante pour dire qu’il y a des problèmes de fiabilité à l’égard des renseignements présentés dans l’affidavit Jetté. Par exemple, je constate que dans bon nombre des images de produits reproduites dans les captures d’écran au paragraphe 3 de l’affidavit, le texte de l’étiquette des bouteilles est illisible. Cela dit, je note que les noms des produits énumérés dans les tableaux de la colonne de gauche de l’affidavit correspondent essentiellement à ceux affichés sur la page de présentation de chacun de ces produits présentés sur les captures d’écran présentées. Compte tenu de la nature officielle des sites Web des régies des alcools provinciales présentées, je suis prête à accepter que les captures d’écran reproduites au paragraphe 3 de l’affidavit Jetté puissent non seulement être invoquées comme preuve de l’existence de ces sites, mais aussi comme preuve de la véracité de leur contenu.

[52] Toutefois, il reste qu’il n’existe aucune indication quant à l’étendue des ventes des produits révélées par la recherche de M^me Jetté et il n’y a aucun élément de preuve établissant depuis quand ces produits ont été vendus. De plus, je conclus encore une fois qu’aucune de ces marques n’est aussi « proche » de la Marque que la marque de commerce de l’Opposante.

[53] Compte tenu de ce qui précède, j’estime que cette circonstance de l’espèce favorise la Requérante, mais seulement dans une mesure limitée.

Conclusion concernant la probabilité de confusion

[54] Après avoir considéré l’ensemble des circonstances de l’espèce, et en particulier le degré élevé de ressemblance entre les marques de commerce des parties, le fait que les produits des parties et les voies de commercialisation sont les mêmes ou se chevauchent clairement et la mesure à laquelle la marque de commerce de l’Opposante est devenue connue, je conclus que, dans le meilleur des cas pour la Requérante, la probabilité de confusion entre la Marque et la marque de commerce LIBERADO de l’Opposante est également partagée entre une conclusion de confusion et une conclusion d’absence de confusion. À mon avis, la preuve de l’état du registre n’est pas suffisante pour l’emporter sur les facteurs qui favorisent l’Opposante et éviter un risque de confusion.

[55] Puisque le fardeau de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre les marques incombe à la Requérante, je dois trancher à l’encontre de la Requérante.

[56] Par conséquent, le motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)d) est accueilli.

Motif d’opposition fondé sur l’article 16(3)a)

[57] L’Opposante a fait valoir que la Requérante n’est pas la personne qui a droit à l’enregistrement de la Marque, puisque, à la date de dépôt de la demande fondée sur un emploi projeté, la Marque créait de la confusion avec la marque de commerce LIBERADO de l’Opposante, précédemment employée au Canada par l’Opposante.

[58] Afin de s’acquitter de son fardeau initial en vertu de l’article 16(3)a) de la Loi, l’Opposante doit démontrer que, à la date de dépôt de la demande, sa marque de commerce a précédemment été employée au Canada et n’avait pas été abandonnée à la date de l’annonce de la demande [article 16(5) de la Loi]. À cet égard, et comme l’a fait remarquer le registraire dans Olive Me Inc, et al c 1887150 Ontario Inc, 2020 COMC 26, l’article 16 de la Loi n’exige pas qu’un opposant établisse un certain niveau d’emploi ou de réputation acquise. Si l’opposant démontre que son emploi satisfait aux exigences de l’article 4 de la Loi, qu’il a eu lieu avant la date de dépôt et que sa marque de commerce n’a pas été abandonnée à la date de l’annonce de la demande du requérant, l’opposant se sera acquitté de son fardeau de démontrer l’emploi antérieur aux fins d’une opposition en vertu de l’article 16 de la Loi, même si cette preuve est limitée à une vente unique ou un événement unique, dans la pratique normale du commerce [766705 Canada Inc c 9301-7671 Québec Inc, 2015 COMC 150].

[59] Selon mon examen qui précède de l’affidavit Hunt, je suis convaincue que l’Opposante s’est acquittée de son fardeau de preuve initial.

[60] J’estime que la position de la Requérante n’est pas plus forte à la date antérieure du 1^er septembre 2017 qu’elle ne l’est à la date d’aujourd’hui. En effet, même si les facteurs prévus aux articles 6(5)a) et b) ne favorisent pas l’Opposante autant que le motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)d), la preuve sur l’état du marché présentée dans l’affidavit Jetté ne peut être considérée puisqu’elle est postérieure à la date pertinente pour évaluer le motif d’opposition actuel.

[61] Par conséquent, j’en arrive à la même conclusion en ce qui concerne la probabilité de confusion que pour le motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)d), et ce motif d’opposition est accueilli.

Autres motifs d’opposition

[62] Puisque deux motifs d’opposition de l’Opposante ont déjà été accueillis, il n’est pas nécessaire d’aborder les autres motifs d’opposition.

Décision

[63] En vertu des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu de l’article 63(3) de la Loi, je rejette la demande selon les dispositions de l’article 38(12) de la Loi.

Annie Robitaille

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme Judy Gordian   Le français est conforme aux WCAG.

Annexe A

[traduction]

MARQUE DE COMMERCE	PROPRIÉTAIRE	NUMÉRO DE DEMANDE/DATE	NUMÉRO D’ENREGISTREMENT/DATE	PRODUITS OU SERVICES
AD SINCE 1948 AMRUT LIBERTY	Amrut Distilleries PVT Ltd	1887312 2018-03-09		(Classification int. : 33) Produits : Vodka; Brandy; Gin; rhum; Whisky
AMRUT LIBERTY	Amrut Distilleries PVT Ltd	1887307 2018-03-09		(Classification int. : 33) Produits : Vodka; Brandy; Gin; rhum; Whisky
CHATEAU LIBERTAS	Stellenbosch Farmer's Winery Limited	0288107 1965-03-16	142735 1965-11-19	Produits : Vin rouge léger.
CUBA LIBRE ORIGINAL FORMULA et dessin	Cuba Libre Products Inc.	1101254 2001-05-07	623220 2004-10-22	Marchandises : Rhum distillé et boisson gazeuse
LIBER PATER	Loïc Pasquet	1529483 2011-05-27	883347 2014-08-04	Produits : Vins.
LIBERADO	Vins Arterra Canada, Division Québec, Inc.	1799365 2016-09-08	1008747 2018-11-13	(Classification int. : 33) Produits : Boissons alcoolisées, nommément vin.
LIBERTÉ	Lidl Stiftung & Co. KG	1641790 2013-09-03		(Classification int. : 33) Produits : Spiritueux, nommément rhum; boissons alcoolisées à base de rhum excluant l’ale, la bière et toute autre boisson contenant du malt.
LIBERTA' DEI COLLAZZI	Fattoria I Collazzi Societa' Agricola	1521313 2011-03-29	820505 2012-03-22	Produits : Vins.
LIBERTAD	Bodega Argento S.A.	1906556 2018-06-27		(Classification int. : 33) Marchandises : Vin.
LIBERTARIO	Lidl Stiftung & Co. KG	1590683 2012-08-20	887709 2014-10-08	(Classification int. : 33) Marchandises : Boissons alcoolisées, sauf la bière, nommément vins, vins mousseux.

MARQUE DE COMMERCE	PROPRIÉTAIRE	NUMÉRO DE DEMANDE/DATE	NUMÉRO D’ENREGISTREMENT/DATE	PRODUITS OU SERVICES
LIBERTARIO	Lidl Stiftung & Co. KG	1855539 2017-09-01		Produits : Boissons alcoolisées, sauf les bières, nommément vins, vins mousseux
LIBERTY	Liberty Merchant Company Inc. faisant également affaires sous le nom de The Liberty Distillery Company	1475345 2010-03-31	949967 2016-09-21	Marchandises : spiritueux distillés, nommément vodka, gin, whisky; Services : Exploitation d’une distillerie, fabrication, vente, importation et embouteillage de boissons alcoolisées; offre d’un service de dégustations de boissons alcoolisées.
LIBERTY	Liberty Merchant Company Inc.	1161635 2002-12-06	605283 2004-03-16	Services : Services de magasin de détail spécialisé dans la vente de boissons alcoolisées à l’exclusion de tous les types et styles de bière et de boissons à base de bière.
LIBERTY CREEK et dessin	E. & J. Gallo Winery	1722862 2015-04-08	934883 2016-04-14	Produits : Boissons alcoolisées, nommément vins.
LIBERTY SCHOOL	Treana Winery LLC	1329405 2006-12-22	701553 2007-11-23	(Classification int. : 33) Marchandises : Vin.
LIEBERSTEIN	Stellenbosch Farmer's Winery Limited	0288109 1965-03-16	142737 1965-11-19	Produits : Vins.
LIME LIBERTINE	Aquilini Brands	1971275 2019-06-17		(Classification int. : 33) Produits : Boissons alcoolisées, nommément des vins panachés à base de vodka et des vins panachés à base de malt.
MANOS LIBRE	Hammeken Cellars	1865176 2017-10-30	1024769 2019-06-11	(Classification int. : 33) Produits : Vins.
OUDE LIBERTAS	Stellenbosch Farmers' Winery Limited	0369169 1973-10-24	201049 1974-08-09	Produits : Vins, spiritueux et liqueurs.

MARQUE DE COMMERCE	PROPRIÉTAIRE	NUMÉRO DE DEMANDE/DATE	NUMÉRO D’ENREGISTREMENT/DATE	PRODUITS OU SERVICES
SINCE 2012 LIBERTY VILLAGE	Liberty Village Brewing Company Ltd.	1890986 2018-03-29		(Classification int. : 05) Produits : Chanvre, marihuana et cannabis; Extraits et préparations de cannabis (Classification int. : 30) Produits : Produits alimentaires contenant des cannabinoïdes; café; thé (Classification int. : 32) Produits : Bière; bière aromatisée, malt et panachés à base de bière, bière non alcoolisée, bière aromatisée non alcoolisée, boissons non alcoolisées; boissons contenant des cannabinoïdes; boissons santé non alcoolisées (Classification int. : 33) Produits : Cidre, cidre aromatisé, panachés à base de cidre, vodka, gin, rhum, seigle, téquila, panachés alcoolisés, panachés à base de vodka, panachés à base de gin, panachés à base de rhum, panachés à base de rye, panachés à base de téquila. (Classification int. : 43) Services : Exploitation d’une brasserie, d’une ciderie et d’une distillerie; services de bar et de restaurant
THE DUBLIN LIBERTIES	The Dublin Liberties Whiskey Company Limited	1690674 2014-08-21	979279 2017-08-24	Produits : Whisky irlandais
VINO LIBERO et Dessin	Casa E. Di Mirafiore & Fontanafredda S.r.l.	674675 2014-04-29	942552 2016-07-06	Marchandises : Vins Services : Services de vente au détail de produits alimentaires, de boissons alcoolisées et non alcoolisées; organisation et tenue d’expositions sur le vin; organisation et tenue de salons et de congrès concernant l’industrie vinicole; services de restauration (alimentation), nommément services de restaurant, magasins de vins, services de bar à vin.

 

COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

___________________________________________________

DATE DE L’AUDIENCE : 2022-09-14

COMPARUTIONS

Bruno Barrette	Pour l’Opposante
Aucune comparution	Pour la Requérante

AGENTS AU DOSSIER

Barrette Legal Inc.	Pour l’Opposante
Robic	Pour la Requérante