Référence : 2022 COMC 200

Date de la décision : 2022-10-20

[TRADUCTION CERTIFIÉE,

NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION

	D.C.K. Concessions Limited	Opposante
et
	Hong Xia ZHANG	Requérante
	2,099,380 pour FREEDOM JEWELRY & Design	Demande

Le dossier

[1] Le 3 juillet 2018, Hong Xia ZHANG (la Requérante) a produit la demande d’enregistrement n^o 1,907,221 pour la marque de commerce FREEDOM JEWELRY & Design (la Marque), reproduite ci-dessous, en liaison avec un certain nombre de produits et services.

[2] La demande n^o 1,907,221 a été annoncée aux fins d’opposition dans le Journal des marques de commerce le 2 décembre 2020. La Requérante a alors demandé que cette demande soit divisée en demandes distinctes, y compris la présente demande divisionnaire n^o 2,099,380 (la Demande), qui vise les produits suivants :

Bijoux, bijoux en or, bijoux à diamants, pierres précieuses et semi-précieuses, bijoux sertis de pierres précieuses, bijoux en métal précieux, alliances, bagues, à savoir bijoux, boucles d’oreilles, pendentifs, bracelets de bijouterie, colliers, bracelets de cheville, broches, bijoux de fantaisie; coffrets à bijoux.

[3] Je note que la Requérante a inclus la traduction suivante des caractères étrangers dans sa Demande : « La marque de commerce est constituée de quatre caractères chinois. Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère est “complex”, celle du deuxième caractère est “auspicious”, et celle des troisième et quatrième caractères est “jewelry”. » La translittération des caractères étrangers fournie par la Requérante est « FAN RUI ZHU BAO ».

[4] Le 1^er juin 2021, D.C.K. Concessions Limited (l’Opposante) a produit une déclaration d’opposition contre de la Demande en vertu de l’article 38 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T-13 (la Loi).

[5] La Loi a été modifiée le 17 juin 2019. Étant donné que la Demande en l’espèce a été annoncée après le 17 juin 2019, la Loi dans sa version modifiée s’applique (voir l’article 69.1 de la Loi). L’Opposante soulève des motifs d’opposition fondés sur le droit à l’enregistrement en vertu des articles 16(1)a), b) et c), le caractère distinctif en vertu de l’article 2 et la non-conformité à l’article 38(2)f) de la Loi. L’Opposante invoque sa marque de commerce FREEDOM, qui était antérieurement employée au Canada en liaison avec des bijoux et des accessoires pour cheveux. Tous les motifs d’opposition reposent sur une probabilité alléguée de confusion avec la marque de commerce FREEDOM de l’Opposante.

[6] La Requérante a produit une contre-déclaration niant les motifs d’opposition.

[7] L’Opposante a produit comme preuve l’affidavit de Daniel John Colyer, le directeur des finances de l’Opposante. M. Colyer n’a pas été contre-interrogé. La Requérante a choisi de ne pas produire de preuve. Aucune des parties n’a produit d’observations écrites et aucune audience n’a été demandée.

Le fardeau

[8] C’est à la Requérante qu’incombe le fardeau ultime de démontrer que la Demande est conforme aux exigences de la Loi. L’Opposante a toutefois le fardeau de preuve initial de produire une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l’existence des faits allégués à l’appui de chacun des motifs d’opposition. Une fois que l’Opposante s’est acquittée de ce fardeau de preuve initial, la Requérante doit convaincre le registraire, selon la prépondérance des probabilités, que les motifs d’opposition invoqués ne devraient pas faire obstacle à l’enregistrement de la Marque [John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^re inst), à la p. 298; Dion Neckwear Ltd c Christian Dior, SA (2002), 20 CPR (4th) 155 (CAF)].

Les dates pertinentes

[9] Les dates pertinentes en ce qui a trait aux motifs d’opposition sont les suivantes :

· articles 38(2)c) et 16(1) de la Loi – la date de production de la demande ou la date de premier emploi au Canada (la première éventualité étant à retenir);

· article 38(2)d) de la Loi – la date de production de l’opposition [Metro‑Goldwyn‑Mayer Inc c Stargate Connections Inc, 2004 CF 1185, 34 CPR (4th) 317 (CF)];

· article 38(2)f) de la Loi – la date de production de la demande.

Article 16(1)a) – Droit à l’enregistrement

[10] L’Opposante fait valoir que la Requérante n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement de la Marque en vertu de l’article 16(1)a) de la Loi compte tenu de l’emploi antérieur de sa marque de commerce FREEDOM au Canada en liaison avec des bijoux et des accessoires pour cheveux de l’Opposante.

[11] Bien qu’il incombe à la Requérante d’établir, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’y a aucune probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque de commerce FREEDOM de l’Opposante, en vertu de l’article 16(1)a), l’Opposante a le fardeau initial de prouver que sa marque de commerce était employée ou révélée avant la date de production de la Demande de la Requérante ou avant la date de premier emploi de la Marque, la première éventualité étant à retenir, et qu’elle n’avait été abandonnée à la date de l’annonce de la Marque [article 16(3) de la Loi]. En l’espèce, étant donné que la Requérante n’a produit aucune preuve d’emploi, la date pertinente est la date de production de la Demande (à savoir le 3 juillet 2018).

[12] L’Opposante s’est acquittée de son fardeau de preuve de démontrer qu’elle avait employé sa marque de commerce FREEDOM en liaison avec des bijoux avant le 3 juillet 2018 et qu’elle n’avait pas abandonné sa marque de commerce avant la date de l’annonce de la Demande de la Requérante pour les raisons suivantes.

[13] M. Colyer affirme que l’Opposante distribue des bijoux de marque FREEDOM au Canada par l’entremise de son partenaire, Arcadia Group, depuis 2012. Arcadia Group possède la franchise Topshop/Topman qui se trouve dans les magasins La Baie d’Hudson, et les bijoux de l’Opposante sont vendus dans environ 55 de ces points de vente partout au Canada depuis 2012. Après mai 2020, l’Opposante a vendu ses bijoux de marque FREEDOM directement à La Baie d’Hudson. Les bijoux de la marque FREEDOM de l’Opposante ont également été offerts en vente sur le site Web de La Baie d’Hudson.

[14] La Pièce B jointe à l’affidavit de M. Colyer contient des images de divers bijoux illustrant la marque de commerce FREEDOM sur l’étiquette de chaque article. En plus de figurer sur les étiquettes, la marque de l’Opposante figure également sur les étals qui présentent les bijoux. La Pièce E jointe à son affidavit contient un résumé des livraisons au Canada de bijoux de marque FREEDOM en 2016 et en 2017. Les ventes approximatives de bijoux FREEDOM de l’Opposante au Canada ont varié entre 215 604 $ et 597 521 $ entre 2016 et 2021.

[15] Je suis convaincue, au regard de la preuve de M. Colyer, que la marque de commerce FREEDOM de l’Opposante a été employée au Canada en liaison avec des bijoux depuis avant la date pertinente en ce qui a trait à ce motif. L’Opposante a fourni une preuve de la façon dont la marque figure sur les produits au moment de la vente, et a également fourni des chiffres de vente attestant des transactions effectuées dans la pratique normale du commerce au Canada avant la date pertinente, comme l’exige l’article 4(1) de la Loi.

[16] Il incombe maintenant à la Requérante de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’y a aucune probabilité raisonnable de confusion entre les marques des parties.

Test en matière de confusion

[17] Le test en matière de confusion est évalué comme une question de première impression dans l’esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé à la vue de la marque du requérant, alors qu’il n’a qu’un vague souvenir de la marque de commerce de l’opposant et qu’il ne s’arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur, pas plus que pour examiner de près les ressemblances et les différences entre les marques ou les noms [voir Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée, 2006 CSC 23, 49 CPR (4th) 401, au para 20].

[18] Le test est énoncé à l’article 6(2) de la Loi, qui prévoit que l’emploi d’une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l’emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou ces services soient ou non de la même catégorie générale ou figurent ou non dans la même classe de la classification de Nice. Ainsi, l’article 6(2) de la Loi ne concerne pas la confusion entre les marques de commerce elles-mêmes, mais la confusion portant à croire que les produits provenant d’une source proviennent d’une autre source. En l’espèce, la question est essentiellement de savoir si un consommateur, qui a un souvenir imparfait de la marque de commerce FREEDOM de l’Opposante, qui voit les produits de la Requérante en liaison avec la Marque, penserait qu’ils proviennent de l’Opposante ou qu’ils sont parrainés ou approuvés par l’Opposante.

[19] Dans l’application du test en matière en matière de confusion, je dois tenir compte de toutes les circonstances pertinentes de l’espèce, y compris celles énoncées à l’article 6(5) : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; le genre de produits, services ou entreprises; la nature du commerce; et le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent. Ces critères ne sont pas exhaustifs et un poids différent sera accordé à chacun dans le cadre d’une évaluation contextuelle [voir Veuve Clicquot, précité; Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc, 2006 CSC 22, [2006] 1 RCS 772, au para 54]. Je renvoie également à Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc, 2011 CSC 27, 92 CPR (4th) 361, au para 49, où la Cour suprême du Canada déclare que l’article 6(5)e), la ressemblance entre les marques, sera souvent le critère qui revêt le plus d’importance dans l’analyse relative à la confusion.

Caractère distinctif inhérent des marques de commerce et mesure dans laquelle elles sont devenues connues

[20] Ce facteur comprend la considération du caractère distinctif inhérent et acquis des marques de commerce respectives des parties. Je conclus que la marque de commerce de l’Opposante possède un caractère distinctif inhérent parce qu’elle n’a aucune signification dans le contexte des produits de l’Opposante. En ce qui concerne la Marque de la Requérante, son style, y compris le dessin décoratif de ce qui semble être un collier, et les quatre caractères chinois renforcent son caractère distinctif général. Toutefois, étant donné que le mot JEWELRY décrit la marque visée par la Demande, je ne considère pas que la Marque dans son ensemble possède un caractère distinctif inhérent plus fort que la marque de l’Opposante.

[21] En ce qui concerne la mesure dans laquelle la marque de l’Opposante est connue, l’affidavit de M. Colyer démontre l’emploi de la marque de commerce par l’entremise de ses distributeurs canadiens. Comme il a été noté ci-dessus, les ventes de produits ont varié de 215 604 $ à 597 521 $ entre 2016 et 2021. Les produits de l’Opposante sont vendus en ligne et dans environ 55 magasins au Canada, et tous les produits vendus arborent la marque de l’Opposante sur leur emballage. La marque de l’Opposante figure également sur les étals des magasins. Je suis convaincue, au regard de cette preuve, que la marque de l’Opposante est connue au Canada au moins dans une certaine mesure.

[22] La Requérante n’a produit aucune preuve d’emploi de sa marque au Canada.

[23] Dans ces circonstances, étant donné que le caractère distinctif inhérent des marques est à peu près le même, et que la marque de l’Opposante est devenue connue dans une plus grande mesure au Canada que la Marque, je conclus que ce facteur favorise l’Opposante.

Période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

[24] Comme il a été noté ci-dessus, la preuve de l’Opposante indique qu’elle emploie sa marque de commerce au Canada depuis 2012, tandis que la Demande de la Requérante est fondée sur l’emploi projeté de la Marque. Ce facteur favorise donc l’Opposante.

Genre des produits, services ou entreprises, et nature du commerce

[25] Les produits de l’Opposante et les produits visés par la Demande comprennent des bijoux, et, par conséquent, se chevauchent ou sont étroitement liés.

[26] En ce qui concerne les voies de commercialisation des parties, la preuve de l’Opposante montre que ses produits sont vendus en ligne et dans des magasins de détail partout au Canada. En l’absence de preuve contraire de la part de la Requérante, je conclus qu’il est très probable que les voies de commercialisation se chevauchent également.

[27] Ces deux facteurs favorisent donc l’Opposante.

Degré de ressemblance

[28] La Marque de la Requérante incorpore la marque de commerce de l’Opposante dans son intégralité. À cet égard, la partie la plus unique et la plus prononcée de la Marque est le mot FREEDOM. Bien que la Marque comprenne également un autre figuratif supplémentaire et des caractères chinois, à mon avis, ces éléments figuratifs n’aident pas la Requérante en l’espèce. La Requérante n’a fourni aucune preuve à l’appui d’une conclusion selon laquelle le consommateur moyen de ses produits connaîtrait les caractères chinois et reconnaîtrait leur signification. Le simple fait que la Marque inclut ces caractères, sans plus, est donc insuffisant à cet égard [voir Baycliff Company, Inc c CHENG, Wai Tao, 2018 COMC 66, au para 30]. Il ne s’agit donc pas d’une situation où il serait approprié de tenir compte de l’impression du consommateur canadien moyen qui peut lire et comprendre les caractères chinois pour déterminer s’il existe une probabilité de confusion entre les marques de commerce des parties.

[29] Je conclus donc qu’il existe un degré significatif de ressemblance entre les marques de commerce des parties dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent.

Conclusion concernant la probabilité de confusion

[30] Après avoir examiné toutes les circonstances de l’espèce, je conclus que la Requérante ne s’est pas acquittée de son fardeau ultime de démontrer qu’il n’y a aucune probabilité raisonnable de confusion entre les marques de commerce des parties. J’arrive à cette conclusion en considérant que chacun des facteurs prévus par la Loi favorise l’Opposante, y compris le degré de ressemblance entre les marques de commerce des parties, l’emploi considérable de la marque de commerce de l’Opposante au Canada, et le chevauchement des produits des parties.

[31] Le motif d’opposition fondé sur l’article 16(1)a) est donc accueilli.

Article 2 – Absence de caractère distinctif

[32] L’Opposante fait également valoir que la Marque n’est pas distinctive, en ce sens qu’elle ne distingue pas les produits de la Requérante des produits d’autrui, et plus particulièrement des produits en liaison avec lesquels la marque de commerce FREEDOM de l’Opposante est employée au Canada.

[33] Afin de s’acquitter du fardeau de preuve initial à l’égard de ce motif d’opposition, l’opposant doit démontrer que sa marque de commerce avait acquis une réputation importante, significative ou suffisante au Canada en liaison avec les produits ou services pertinents de manière à annuler le caractère distinctif de la marque de commerce visée par la demande [voir Bojangles' International, LLC c Bojangles Café Ltd, 2006 CF 657, 48 CPR (4th) 427].

[34] L’Opposante s’est acquittée de son fardeau de preuve initial à l’égard de ce motif d’opposition, puisqu’elle a démontré que sa marque avait acquis une réputation suffisante en liaison avec ses produits partout au Canada depuis avant la date de production de la déclaration d’opposition. La question est donc, encore en fois, de savoir s’il y a une probabilité de confusion entre la Marque de la Requérante et la marque de commerce FREEDOM de l’Opposante.

[35] J’ai déjà conclu que la Requérante ne s’est pas acquittée de son fardeau ultime de démontrer qu’il n’y a aucune probabilité raisonnable de confusion entre les marques de commerce des parties. À mon avis, la date pertinente antérieure en ce qui a trait au motif fondé sur l’absence de droit à l’enregistrement ne modifie pas l’analyse relative à la confusion. En fait, la preuve de l’Opposante est plus solide à l’égard de ce motif, puisque l’Opposante a fourni d’autres éléments de preuve à l’appui de l’emploi de sa marque à la date pertinente ultérieure, soit le 1^er juin 2021.

[36] Par conséquent, je conclus que, puisque la Requérante ne s’est pas acquittée de son fardeau ultime de démontrer qu’il n’y avait aucune probabilité de confusion à la date pertinente en ce qui a trait au motif fondé sur l’absence de caractère distinctif, le motif d’opposition fondé sur l’article 2 est également accueilli.

Article 38(2)f) – Droit d’employer les marques

[37] En ce qui concerne ce motif d’opposition, l’Opposante fait valoir que la Requérante n’avait pas le droit d’employer la Marque au Canada à la date de production de la Demande, en ce sens que la Marque créait de la confusion avec la marque de commerce FREEDOM de l’Opposante, laquelle a été antérieurement employée et révélée au Canada en liaison avec des cheveux et des accessoires pour cheveux.

[38] L’article 38(2)f) de la Loi prévoit ce qui suit :

f) à la date de production de la demande au Canada, déterminée compte non tenu du paragraphe 34(1), le requérant n’avait pas le droit d’employer la marque de commerce au Canada en liaison avec ces produits ou services.

[39] Cet article se rapporte au droit légal de la Requérante d’employer la marque de commerce (c’est-à-dire conformément aux lois fédérales pertinentes et aux autres obligations juridiques), contrairement au droit de la Requérante d’enregistrer la Marque (relativement à la marque de commerce d’une autre personne, conformément à l’article 16 de la Loi) [voir Methanex Corporation c Suez International, société par actions simplifiée, 2022 COMC 15]. Seul, le fait de faire valoir qu’une demande d’enregistrement d’une marque créait de la confusion avec une marque de commerce antérieurement employée ne peut donc pas appuyer un motif d’opposition fondé sur l’article 38(2)f).

[40] Par conséquent, ce motif est rejeté.

Décision

[41] Dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, je rejette la Demande selon les dispositions de l’article 38(12) de la Loi.

Cindy Folz

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

Anne Laberge

Le français est conforme aux WCAG.

 

COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

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Aucune audience n’a été tenue

AGENTS AU DOSSIER

Oyen Wiggs Green & Mutala LLP	Pour l’Opposante
Yunwei (Edmund) Xie	Pour la Requérante