Référence : 2022 COMC 202

Date de la décision : 2022-10-24

[TRADUCTION CERTIFIÉE,

NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION

	Shanxi Valley Tribute Grain Trading Co., Ltd.	Opposante
et
	Shanxi Qinzhouhuang Millet (Group) Co. Ltd.	Requérante
	1,816,569	Demande

Aperçu

[1] Shanxi Qinzhouhuang Millet (Group) Co. Ltd. (la Requérante) a produit la demande d’enregistrement n^o 1,816,569 (la Demande) pour la marque de commerce intitulée 3 Chinese characters & design (la Marque), reproduite ci-dessous, en liaison avec les produits suivants : « Levure en poudre; millet transformé à usage alimentaire; farine alimentaire; semoule; gruaux pour la consommation humaine; grignotines à base de céréales; riz instantané; grignotines à base de riz; farine alimentaire; riz; farine de riz; farine de soya; croustilles de maïs; gruau de maïs; farine; nouilles de riz chinoises [nouilles bifun, non cuites]; farines de noix; burritos » (les Produits).

[2] Shanxi Valley Tribute Grain Trading Co., Ltd. (l’Opposante) s’est opposée à la Demande, principalement en raison d'une probabilité de confusion alléguée avec son enregistrement n^o LMC982,155 pour la marque de commerce Chinese Characters QINZHOUHUANG Design, reproduite ci-dessous, en liaison avec les produits suivants : (1) céréales transformées, céréales transformées pour la consommation; (2) céréales non transformées, céréales non transformées pour la consommation.

[3] Pour les raisons qui suivent, la Demande est rejetée.

Le dossier

[4] La Demande a été produite le 4 janvier 2017 et est fondée sur l’emploi projeté de la Marque au Canada en liaison avec les Produits.

[5] Je note que la Requérante a inclus, dans sa Demande, la translittération et traduction des caractères étrangers suivante : « Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers dans la présente marque est QIN; ZHOU; HUANG. Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers contenus dans la présente marque est TO SEEP; PREFECTURE; YELLOW. »

[6] La Demande a été annoncée à des fins d’opposition dans le Journal des marques de commerce le 30 janvier 2019. Le 11 juin 2019, l’Opposante a produit une déclaration d’opposition à l’encontre la Demande en vertu de l’article 38 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T-13 (la Loi). Je note que la Loi a été modifiée le 17 juin 2019 et que, conformément à l’article 70 de la Loi, les motifs d’opposition en l’espèce seront évalués en fonction de la Loi dans sa version antérieure au 17 juin 2019.

[7] L’Opposante soulève des motifs d’opposition fondés sur l’enregistrabilité en vertu de l’article 12(1)d), le droit à l’enregistrement en vertu de l’article 16(3)a), et le caractère distinctif en vertu de l’article 2.

[8] La Requérante a produit une contre-déclaration réfutant les motifs d’opposition.

[9] L’Opposante a produit, à titre de preuve, les affidavits de Jing LI, le gestionnaire des opérations de Hua Men Trading Co., Ltd. (Hua Men), un distributeur et licencié de la marque de l’Opposante au Canada, et de Wei Chen, le président de l’Opposante. La Requérante a produit l’affidavit de YawoWu SHI, le président du conseil d’administration de la Requérante, ainsi que des copies certifiées d’enregistrements chinois de marques de commerce. À titre de contre-preuve, l’Opposante a produit un deuxième affidavit de Jing LI. Aucun des déposants n’a été contre-interrogé. Seule l’Opposante a produit des observations écrites, et aucune audience n’a été demandée.

Le fardeau

[10] C’est à la Requérante qu’incombe le fardeau ultime de démontrer que la Demande est conforme aux exigences de la Loi. L’Opposante a toutefois le fardeau de preuve initial de produire une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l’existence des faits allégués à l’appui de chacun des motifs d’opposition. Une fois que l’Opposante s’est acquittée de ce fardeau de preuve initial, la Requérante doit convaincre le registraire, selon la prépondérance des probabilités, que les motifs d’opposition plaidés ne devraient pas faire obstacle à l’enregistrement de la Marque [John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^re inst), à la p. 298; Dion Neckwear Ltd c Christian Dior, SA (2002), 20 CPR (4th) 155 (CAF)].

Questions préliminaires

[11] L’Opposante soutient que la plupart des affidavits de YaoWu SHI sont inadmissibles pour les raisons suivantes :

• ils ne sont pas pertinents en ce qui a trait au marché canadien et à la demande canadienne;

• une grande partie de la preuve n’est présentée que dans une langue étrangère, sans traduction;

• les descriptions partiellement en anglais fournies pour certains documents en langue étrangère font de fausses déclarations;

• ils ne fournissent pas de preuve sous la forme d’un affidavit établi sous serment.

[12] Je concentrerai cette partie de ma décision sur les oppositions techniques de l’Opposante à l’encontre de la preuve de la Requérante. Je ne conclus pas que la pertinence de la preuve de la Requérante soulève une question qui doit être examinée à ce stade de ma décision.

N’est pas un affidavit

[13] L’Opposante soutient que le document de M. SHI n’est pas un affidavit en bonne et due forme pour plusieurs raisons. D’abord, le certificat délivré par le China Counsel for the Promotion of International Trade (China Chamber of International Commerce [CCIT]) (le Certificat) indiquait clairement que [traduction] « LES PRÉSENTES VISENT À CERTIFIER QUE : la signature de SHI YAOWU de SHANXI QINZHOUHUANG MILLET (GROUP) CO., LTD. et le sceau de ladite société sur le DOCUMENT ci-joint sont authentiques ». L’Opposante soutient que cela confirme que le document n’est qu’un document signé, et non un affidavit établi sous serment devant un notaire public.

[14] De plus, le Certificat signé par le China Counsel for the Promotion of International Trade (CCIT) est daté du 17 mars 2021, soit 12 jours après la signature du document par M. SHI. L’Opposante soutient que cela confirme également que le document n’est qu’un document n’a pas été signé ou établi sous serment devant la CCIT.

[15] Enfin, aucune des pièces n’a été signée par M. SHI ou établie sous serment devant l’avocat de la CCIT.

[16] Le registraire admettra généralement les affidavits (ou les déclarations) établis sous serment (ou prononcées) dans d’autres pays du moment qu’ils répondent aux exigences de ce pays [88766 Canada Inc c Kabushiki BANDAI NAMCO Entertainment, 2016 COMC 74; Orion Corporation c Cross Vetpharm Group Limited, 2018 COMC 8; Dubuc c Montana (1991), 38 CPR (3d) 88 (COMC)].

[17] Toutefois, en l’espèce, rien dans le dossier ne donne à penser que l’affidavit a été établi sous serment ou notarié. De plus, l’Opposante a soulevé ses oppositions à l’égard de cette preuve presque immédiatement après sa production, au moyen de sa contre-preuve. La Requérante a donc été informée des lacunes et aurait pu prendre des mesures pour les corriger.

[18] Enfin, comme il en sera discuté ci-dessous, bien que les Pièces A à J de l’affidavit de M. SHI correspondent dans une certaine mesure à la description fournie dans l’affidavit de M. SHI, bon nombre de ces pièces sont entièrement ou partiellement en chinois. Les traductions en anglais fournies sont déficientes à plusieurs égards.

[19] Compte tenu de ce qui précède, je considère que la preuve de M. SHI est inadmissible. Je note ici que même si je considérais ces documents comme étant admissibles et faisant partie de la preuve de la Requérante, ils n’influeraient pas sur le résultat de l’analyse des motifs d’opposition, comme il en sera discuté ci-dessous

Documents en langue étrangère

[20] La plupart des pièces jointes à l’affidavit de M. SHI comprennent des documents (entièrement ou partiellement) en langue étrangère non traduits, ou du texte en anglais incomplet ou modifié d’une certaine façon. À cet égard, la traduction anglaise certifiée fournie par le déposant de l’Opposante montre clairement que les textes en anglais fournis par la Requérante n’étaient pas des traductions exactes du texte en chinois [affidavit de M. LI n^o 2, aux para 19 et 20].

[21] Je suis d’accord avec l’Opposante que les pièces qui sont dans des langues autres que l’anglais ou le français et qui ne sont pas accompagnées d’une traduction certifiée sont inadmissibles. Cela est conforme à l’article 68(1) des Règles de la Cour fédérale, DORS/98-106, qui prévoit que « […] tout document dont les présentes règles exigent le dépôt dans le cadre d’une instance est rédigé en français ou en anglais, ou est accompagné d’une traduction française ou anglaise et d’un affidavit attestant la fidélité de la traduction ».

[22] En l’espèce, bien que certaines traductions anglaises de certains textes aient été fournies, puisque la preuve de l’Opposante montre que ces traductions anglaises n’étaient pas fiables, je ne suis pas disposée à leur accorder un quelconque poids. Quoi qu’il en soit, comme il a été noté ci-dessus, j’ai déjà considéré que l’ensemble de l’affidavit de M. SHI et des pièces sont inadmissibles.

Motifs d’opposition

Article 12(1)d) – enregistrabilité

[23] L’Opposante fait valoir que la Marque n’est pas enregistrable parce qu’elle est susceptible de créer de la confusion avec son enregistrement n^o LMC982,155 pour la marque de commerce Chinese Characters QINZHOUHUANG Design, reproduite ci-dessus. La marque de l’Opposante est enregistrée en liaison avec les produits suivants : (1) céréales transformées, céréales transformées pour la consommation; (2) céréales non transformées, céréales non transformées pour la consommation. La translittération des caractères chinois, comme le montre l’enregistrement, est QINZHOUHUANG. La traduction des caractères étrangers est la suivante : « Les deux premiers caractères, “Qinzhou”, désignent le nom d’un comté de la province chinoise de Shanxi. La traduction anglaise du troisième caractère, “Huang”, est “yellow”. La combinaison des trois mots n’a aucune signification en anglais ni en français. »

[24] La date pertinente pour examiner un motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)d) est la date de ma décision [voir Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd et Le Registraire des marques de commerce (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)]. J’ai exercé mon pouvoir discrétionnaire pour consulter le registre et confirmer que l’enregistrement invoqué par l’Opposante existe toujours [voir Quaker Oats Co of Canada c Menu Foods Ltd (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)]. L’Opposante s’est donc acquittée de son fardeau de preuve initial à l’égard de ce motif d’opposition. Par conséquent, la Requérante a le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’y a aucune probabilité de confusion entre la Marque et la marque de commerce déposée de l’Opposante.

Test en matière de confusion

[25] Le test en matière de confusion est énoncé à l’article 6(2) de la Loi, qui prévoit que l’emploi d’une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l’emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou ces services soient ou non de la même catégorie générale ou figurent ou non dans la même classe de la classification de Nice. En procédant à une telle évaluation, je dois considérer toutes les circonstances pertinentes, y compris celles énumérées à l’article 6(5) de la Loi : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; le genre de produits, services ou entreprises; la nature du commerce; et le degré de ressemblance entre les marques de commerce, notamment dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent.

[26] Ces critères ne sont pas exhaustifs et un poids différent sera accordé à chacun selon le contexte [voir Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée, 2006 CSC 23, 49 CPR (4th) 401; Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc, 2006 CSC 22, [2006] 1 RCS 772, au para 54]. Je renvoie également à Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc, 2011 CSC 27, 92 CPR (4th) 361, au para 49, où la Cour suprême du Canada déclare que l’article 6(5)e), la ressemblance entre les marques, sera souvent le critère qui revêt le plus d’importance dans l’analyse relative à la confusion.

[27] Le test en matière de confusion est évalué comme une question de la première impression dans l’esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé à la vue de la marque de commerce du requérant, alors qu’il n’a qu’un vague souvenir des marques de commerce de l’opposant et qu’il ne s’arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur, pas plus que pour examiner de près les ressemblances et les différences entre les marques [Veuve Clicquot, précité, au para 20].

Le consommateur moyen

[28] Il a été établi que le consommateur moyen est généralement anglophone, francophone ou bilingue en anglais et en français [Smithkline Beecham Corporation c Pierre Fabre Médicament, 2001 CAF 13, 11 CPR (4th) 1, au para 15].

[29] Dans ses observations écrites, l’Opposante soutient ce qui suit :

[traduction]

[…] De plus, les deux marques sont en chinois, sans un autre texte. Les deux marques visent à la population chinoise, un créneau de marché au Canada. Étant donné que la seule partie évidente, unique et prononçable de la Marque proposée est identique à la Marque déposée de l’Opposante, elle serait prononcée et mentionnée de la même façon par un consommateur chinois.

Par conséquent, il est clair que les voies de commercialisation se chevaucheraient […]. Étant donné que les produits visent également un créneau de marché, à savoir les consommateurs de détail parlant chinois au Canada et les supermarchés chinois, il est très probable que les voies de commercialisation se chevauchent pour cette raison également. Ce facteur favorise également l’Opposante.

[30] Je remarque qu’en l’espèce, il n’y a aucune preuve démontrant que la Requérante ou l’Opposante visait une communauté chinoise au Canada. Il n’y a pas non plus de preuve à l’appui d’une conclusion selon laquelle une part importante des clients de la Requérante ou de l’Opposante seraient en mesure de lire et de comprendre le chinois.

[31] Par conséquent, bien que je reconnaisse qu’il puisse être approprié, dans certaines affaires, de considérer le consommateur moyen comme une personne en mesure de lire et de comprendre les caractères chinois, selon la preuve au dossier, j’estime que la présente instance n’est pas l’une de ces affaires [voir Baycliff Company, Inc c CHENG, Wai Tao, 2018 COMC 66].

Caractère distinctif inhérent des marques de commerce et mesure dans laquelle elles sont devenues connues

[32] Ce facteur comprend la considération du caractère distinctif inhérent et acquis des marques de commerce respectives des parties. Je conclus que les marques de commerce des deux parties possèdent un caractère distinctif inhérent parce qu’elles n’ont aucune signification en français ou en anglais en ce qui a trait à leurs produits. Le style de la Marque, y compris les motifs ornementaux et le cercle contenant l’image de ce qui semble être un soldat, renforce le caractère distinctif général de la Marque, ce qui rend son caractère distinctif inhérent légèrement plus important que celui de la marque de l’Opposante.

[33] En ce qui concerne la mesure dans laquelle la marque de l’Opposante est connue, l’affidavit de M. LI démontre l’emploi de la marque de commerce par l’entremise de Hua Men. Les ventes de produits arborant la marque de commerce de l’Opposante par Hua Men à des détaillants et chaînes de supermarchés ont varié de 111 000 $ à 156 000 $ entre 2016 et 2019. Il joint également à son affidavit, à titre de Pièce H, des exemples de factures émises par Hua Men pour les achats effectués par des clients de Hua Men au Canada entre 2015 et 2019. M. LI affirme également que les produits de l’Opposante sont vendus dans environ 90 magasins au Canada et que tous les produits vendus arborent la marque de l’Opposante sur leur emballage. Plus de 135 000 $ ont été dépensés pour promouvoir la marque de l’Opposante au Canada, y compris dans les étagères de magasin présentant les produits de l’Opposante, ainsi que dans des circulaires hebdomadaires. Je suis convaincue, au regard de cette preuve, que la marque de l’Opposante est connue au Canada au moins dans une certaine mesure.

[34] En ce qui concerne la Marque de la Requérante, exception faite des questions d’admissibilité, l’affidavit de M. SHI montre que la Requérante a commencé à exporter ses produits de millet en liaison avec la Marque à divers distributeurs au Canada en 2015. Des images représentatives du produit de la Requérante qui a été distribué au Canada par MDF Export Ltd. ou AFOD Ltd. en 2015 et en 2018 sont jointes à son affidavit à titre de Pièces G et I. Des copies de contrats de vente et de bons de commande entre la Requérante et son distributeur canadien MDF Export Ltd., depuis aussi tôt que 2015, sont jointes à l’affidavit de M. SHI à titre d’annexe J. M. SHI affirme également que les revenus annuels approximatifs liés aux produits de millet de la Requérante qui arborent la Marque au Canada depuis 2018 sont d’environ 11 400 $.

[35] Toutefois, tout ce que montrent les contrats de vente et les bons de commande joints à l’affidavit de M. SHI, c’est une vente à l’étranger, où le distributeur au Canada est l’acheteur des Produits de la société de la Requérante en Chine. À mon avis, la simple exportation de produits en liaison avec la Marque de la Chine vers le Canada, sans preuve de ventes ou de distribution subséquentes des produits au Canada, ne suffit pas à démontrer que la Marque a est devenue connue dans une certaine mesure au Canada. Par conséquent, en l’absence d’une preuve corroborant des ventes ou la révélation du produit de la Requérante en liaison avec la Marque au Canada, je ne suis pas en mesure de conclure que la Marque a acquis un caractère distinctif au Canada.

[36] Dans ces circonstances, bien que la Marque de la Requérante puisse posséder un degré de caractère distinctif inhérent légèrement plus élevé, puisque la marque de l’Opposante est devenue connue dans une plus grande mesure au Canada que la Marque, je conclus, dans l’ensemble, que ce facteur favorise l’Opposante.

Période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

[37] Comme il a été noté ci-dessus, la preuve de l’Opposante indique qu’elle emploie sa marque de commerce au Canada depuis 2016. Même si la preuve de la Requérante prétend démontrer qu’elle emploie sa marque de commerce au Canada depuis 2015, compte tenu des lacunes dans la preuve de la Requérante, je conclus que ce facteur favorise l’Opposante.

Genre des produits, services ou entreprises, et nature du commerce

[38] Les produits de l’Opposante et les Produits visés par la Demande comprennent des céréales et des aliments, et, par conséquent, se chevauchent ou sont étroitement liés. La preuve de l’Opposante démontre également que les produits des parties seraient promus ensemble et placés sur les mêmes étagères.

[39] En ce qui concerne les voies de commercialisation des parties, la preuve de l’Opposante montre que les produits de deux parties sont vendus dans des supermarchés et dans des épiceries au détail. En l’absence de preuve contraire de la part de la Requérante, je conclus que les voies de commercialisation des parties se chevaucheraient également.

 

Degré de ressemblance

[40] L’Opposante soutient que, étant donné que la seule partie évidente, unique et prononçable de la Marque proposée est identique à la Marque déposée de l’Opposante, elle serait prononcée et mentionnée de la même façon par un consommateur chinois.

[41] L’Opposante soutient également ce qui suit :

[traduction]

Les marques sont très similaires. En fait, la Marque proposée est essentiellement la Marque déposée de l’Opposante, et certains dessins décoratifs connexes ont été ajoutés. La seule partie unique, évidente et prononçable de la Marque proposée est les trois caractères chinois, qui sont identiques à la Marque déposée et sont identiques dans la présentation. Ils sont donc prononcés de la même manière et ont une signification identique pour le consommateur parlant le chinois. [Affidavit de M. LI, au para 23.]

[42] Toutefois, comme il a été noté ci-dessus, rien n’indique en l’espèce que le consommateur moyen des produits des parties peut lire ou parler le chinois. J’ai donc écarté les arguments de l’Opposante concernant la similitude des marques dans le son ou l’idée qu’elles suggèrent au consommateur moyen parlant le chinois.

[43] Cela dit, la Marque de la Requérante incorpore la marque de commerce de l’Opposante dans son intégralité. Bien que la Marque comprenne également un autre élément figuratif autour des caractères chinois, à mon avis, cet élément figuratif n’aide pas la Requérante en l’espèce. La Marque de la Requérante montre des caractères dans une police qui est nettement similaire à celle utilisée par l’Opposante dans sa marque de commerce. Je conclus donc qu’il existe un degré significatif de ressemblance entre les marques de commerce des parties dans la présentation. Étant donné qu’il n’y a aucune preuve montrant que le consommateur canadien moyen connaîtrait la signification des caractères chinois constituant les marques des parties, les deux marques seraient probablement considérées comme suggérant simplement des influences asiatiques [voir Shanghai Tobacco (Group) Corporation c Duobaoli Tobacco (HK) Co, Ltd, 2014 COMC 242, au para 26].

Conclusion concernant le motif fondé sur l’article 12(1)d)

[44] Après avoir examiné toutes les circonstances de l’espèce, je conclus que la Requérante ne s’est pas acquittée de son fardeau ultime de démontrer qu’il n’y a aucune probabilité raisonnable de confusion entre les marques de commerce des parties. Je tire cette conclusion en considérant que chacun des facteurs prévus par la Loi favorise l’Opposante, y compris le degré de ressemblance entre les marques de commerce des parties, l’emploi de la marque de commerce de l’Opposante et la mesure dans laquelle elle est devenue connue, et le chevauchement des produits et des voies de commercialisation des parties.

[45] Par conséquent, le motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)d) est accueilli.

Article 16(3)a) – absence de droit à l’enregistrement

[46] En ce qui concerne ce motif d’opposition, l’Opposante fait valoir que la Requérante n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement de la Marque parce que, à la date de production de la Demande, elle créait de la confusion avec la marque de commerce Chinese Characters QINZHOUHUANG Design de l’Opposante, antérieurement employée au Canada en liaison avec des céréales transformées, des céréales transformées pour la consommation, des céréales non transformées et des céréales non transformées pour la consommation.

[47] L’Opposante s’est facilement acquittée de son fardeau de preuve initial pour ce motif d’opposition, puisqu’elle a démontré l’emploi de sa marque de commerce Chinese Characters QINZHOUHUANG Design au Canada depuis avant la date de production de la Demande, à savoir le 4 janvier 2017. Il incombe donc à la Requérante de démontrer qu’il n’y avait aucune probabilité de confusion entre les marques à compter de cette date.

[48] À mon avis, la date pertinente antérieure pour le motif fondé sur l’absence de droit à l’enregistrement ne modifie pas de façon significative l’analyse relative à la confusion énoncée ci-dessus à l’égard du motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)d). Par conséquent, la Requérante ne s’est pas acquittée de son fardeau ultime de démontrer qu’il n’y avait aucune probabilité de confusion à la date pertinente pour le motif fondé sur l’absence de droit à l’enregistrement, et le motif d’opposition fondé sur l’article 16(3)a) est également accueilli.

Autres motifs d’opposition

[49] Étant donné que j’ai déjà conclu en faveur de l’Opposante à l’égard des motifs d’opposition fondés sur les articles 12(1)d) et 16(3)a), je n’examinerai pas le motif d’opposition fondé sur l’article 2.

Décision

[50] Dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, je rejette la Demande conformément aux dispositions de l’article 38(12) de la Loi.

Cindy Folz

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

Anne Laberge, trad. a.

Le français est conforme aux WCAG.

 

COMMISSION DES OPPOSITIONS DES MARQUES DE COMMERCE

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA

COMPARUTIONS ET AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

___________________________________________________

Aucune audience n’a été tenue

AGENTS AU DOSSIER

Dale & Lessman LLP	Pour l’Opposante
Borden Ladner Gervais S.E.N.C.R.L., S.R.L.	Pour la Requérante