Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2022 COMC 211

Date de la décision : 2022‑11‑01

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45

Partie requérante : Tim Hortons Canadian IP Holdings Corporation

Propriétaire inscrite : In‑N‑Out Burgers

Enregistrements : TMA640,147 pour DOUBLE‑DOUBLE,

TMA758,369 pour DOUBLE‑DOUBLE, et

TMA758,432 pour DOUBLE‑DOUBLE

Introduction

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en application de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T‑13 (la Loi) à l’égard des enregistrements n^os TMA640,147; TMA758,369; et TMA758,432. Chaque enregistrement porte sur la marque de commerce DOUBLE‑DOUBLE (la Marque). La propriétaire des enregistrements est In‑N‑Out Burgers (la Propriétaire).

[2] L’enregistrement TMA640,147 (Enregistrement ‘147) vise les produits « [h]amburgers au fromage doubles » et les services « [s]andwich préparé spécialement dans le contexte des services de restauration ».

[3] L’enregistrement TMA758,369 (Enregistrement ‘369) vise les services de « [s]andwich préparé spécialement dans le contexte des services de restauration ».

[4] L’enregistrement TMA758,432 (Enregistrement ‘432) vise les produits « [s]andwich, nommément un hamburger dont les ingrédients principaux sont deux boulettes de viande et deux tranches de fromage ».

[5] Pour les raisons exposées ci‑dessus, je conclus qu’il y a lieu de maintenir tous les trois enregistrements dans leur intégralité.

Procédure

[6] À la demande de Tim Hortons Canadian IP Holdings Corporation (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné à la propriétaire les avis prévus à l’article 45 de la Loi le 16 septembre 2019.

[7] Les avis enjoignaient à la Propriétaire d’indiquer, à l’égard de chacun des produits et services spécifiés dans les enregistrements, si la Marque a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l’avis et, dans la négative, de préciser la date à laquelle la Marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour démontrer l’emploi pour chaque enregistrement est du 16 septembre 2016 au 16 septembre 2019.

[8] Les définitions pertinentes d’« emploi » sont énoncées comme suit à l’article 4 de la Loi :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

4(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l’exécution ou l’annonce de ces services.

[9] Il est bien établi que de simples déclarations sur l’emploi ne sont pas suffisantes pour établir l’emploi dans le contexte de la procédure prévue à l’article 45 [Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)]. Bien que le niveau de preuve requis pour établir l’emploi dans le cadre de cette procédure soit peu élevé [Woods Canada Ltd c Lang Michener (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1^re inst)] et qu’il ne soit pas nécessaire de produire une surabondance d’éléments de preuve [Union Electric Supply Co Ltd c Registraire des marques de commerce (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1^re inst)], il n’en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des produits et services spécifiés dans l’enregistrement pendant la période pertinente [John Labatt Ltd c Rainer Brewing Co (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)].

[10] Lorsque la propriétaire n’a pas démontré l’« emploi », l’enregistrement est susceptible d’être radié ou modifié, à moins que l’absence d’emploi ne soit en raison de circonstances spéciales.

[11] En réponse aux avis du registraire, la propriétaire a produit l’affidavit de Denny Warnick, souscrit à Baldwin Park, en Californie, aux États‑Unis, le 6 mai 2020 (l’affidavit Warnick). M. Warnick est le vice‑président des opérations de la Propriétaire.

[12] Les deux parties ont produit des observations écrites. Seule la Propriétaire a participé à l’audience. Étant donné que les éléments de preuve et les observations écrites produits étaient les mêmes pour chaque enregistrement, je renverrai à ces éléments au singulier par souci de commodité.

La preuve

[13] L’affidavit Warnick comprend quatre volumes et soixante pièces. Je ne résumerai pas l’ensemble de son contenu, mais je me concentrerai plutôt sur les aspects les plus pertinents.

[14] La Propriétaire a été constituée en société en Califormie, là où se trouve également son siège social. Elle exerce ses activités dans l’industrie de l’alimentation et de la restauration et l’a fait continuellement depuis au moins aussi tôt que 1948. Les restaurants de la Propriétaire sont des restaurants de [traduction]« service rapide » où les clients peuvent manger dans les restaurants, emporter leurs commandes ou passer au service au volant. À la date de l’affidavit Warnick, la Propriétaire possédait plus de 350 restaurants aux États‑Unis, y compris des restaurants en Californie, en Arizona, au Texas, au Nevada, à Oregon et au Utah.

[15] La Propriétaire vend des produits alimentaires tels que, entre autres, des hamburgers et des hamburgers au fromage, y compris un hamburger au fromage double qui est vendu en liaison avec la marque de commerce DOUBLE‑DOUBLE (j’appellerai ce dernier le [traduction] « hamburger au fromage double » comme dans l’affidavit). M. Warnick décrit le hamburger au fromage double comme un sandwich, notamment un hamburger ayant deux boulettes de viande hachée et deux tranches de fromage. Les hamburgers au fromage doubles sont préparés spécialement par les employés de la Propriétaire en fonction des demandes particulières de chaque client (par exemple, en servant les hamburgers au fromage doubles avec des oignons grillés ou crus, avec ou sans des ingrédients optionnels, comme les cornichons, etc.).

[16] La Propriétaire a vendu continuellement des hamburgers au fromage doubles depuis au moins aussitôt que 1963 et ils représentent plus de 30 % des hamburgers vendus à l’échelle de l’entreprise. Depuis au moins aussi tôt que 2000, les hamburgers au fromage doubles sont vendus dans des emballages en papier qui affiche bien en vue la Marque.

[17] En plus de ses restaurants aux États‑Unis, la Propriétaire offre également des [traduction] « barbecue » au moyen de [traduction] « camions de barbecue », qui sont des restaurants mobiles autonomes qui comprennent chacun une grande remorque (tirée par un camion) avec des installations de cuisine et une ouverture pour prendre les commandes des clients et leur offrir des produits alimentaires. Les camions de barbecue sont utilisés lors d’événements spéciaux (par exemple, les pique‑niques d’entreprise, les mariages, les concerts et les activités de bienfaisance). En date de l’affidavit Warnick, la Propriétaire possédait plus 10 camions de barbecue.

[18] M. Warnick affirme que les camions de barbecue permettent à la Propriétaire de servir ses clients dans des endroits où elle n’a pas de restaurant permanent et, dans certains cas, de mettre à l’essai la commercialisation et la promotion de ses produits et services dans de nouveaux endroits. De plus, les camions de barbecue permettent à la Propriétaire de susciter et de maintenir l’intérêt à l’égard de la Propriétaire et de ses produits et services dans les régions où elle n’a pas de restaurant permanent, à la fois en sensibilisant directement les clients aux événements de barbecue et en sensibilisant indirectement de nombreuses autres personnes au moyen de la couverture médiatique et des médias sociaux qui abordent souvent les événements de barbecue.

[19] M. Warnick déclare que la prestation de services et la vente de produits alimentaires par la Propriétaire lors d’événements de barbecue à l’aide de ses camions de barbecue font partie de la pratique normale du commerce de la Propriétaire, et ce, depuis de nombreuses années, y compris pendant la période pertinente.

[20] En plus d’utiliser ses camions de barbecue à certains endroits aux États‑Unis, la Propriétaire utilise aussi ses camions de barbecue pour vendre des produits alimentaires au Canada depuis de nombreuses années. Par exemple, en 2008, en 2009, en 2011, en 2012, en 2013, en 2014, en 2015, en 2016, en 2017, en 2018 et en 2019, la Propriétaire a tenu des événements de barbecue d’une journée à Langley, en Colombie‑Britannique (les événements de barbecue de Langley). La Propriétaire a tenu les événements de barbecue à Langley pendant chacune de ces années lors de l’événement annuel « Langley Good Times Cruise‑In », qui est un spectacle annuel de voitures en plein air tenu à Langley, en Colombie‑Britannique (l’événement n’a pas eu lieu en 2010, puisqu’il était mis en pause cette année‑là). Le Langley Good Times Cruise‑In est organisé par une société à but non lucratif appelée la Langley Good Times Cruise‑In Society (la Society) et est un grand événement communautaire de collecte de fonds qui attire des dizaines de milliers de personnes chaque année.

[21] En ce qui a trait à période pertinente en l’espèce, la Propriétaire a tenu ses événements de barbecue de Langley le 9 septembre 2017, le 8 septembre 2018 et le 7 septembre 2019.

[22] Pour chacun des événements de barbecue de Langley, la Propriétaire a fait transporter l’un de ses camions de barbecue de Californie à Langley, en Colombie‑Britannique, avec une quantité suffisante d’ingrédients alimentaires pour préparer 1 500 hamburgers au fromage doubles, et, en général, de 10 à 15 employés pour préparer et servir les produits alimentaires. Chacun des hamburgers au fromage doubles servis pendant les événements de barbecue de Langley était servi dans des emballages papier affichant clairement la Marque. Chaque année, au moins 1 390 des hamburgers au fromage doubles ont été vendus à des clients lors de l’événement de barbecue de Langley. Le prix facturé pour les hamburgers au fromage doubles (qui ont été vendus avec une boisson et des frites) était de 10 $ pour chacun des événements de barbecue de Langley de 2017 à 2019.

[23] Les hamburgers au fromage doubles ont été vendus aux événements de barbecue de Langley pendant la période pertinente au moyen de billets préparés par la Propriétaire. Chaque billet affichait la Marque. Les clients achetaient les hamburgers au fromage doubles en se procurant des billets qu’ils échangeaient par la suite contre des hamburgers au fromage doubles.

[24] L’affidavit Warnick comprend de nombreuses photographies des événements de barbecue de Langley pendant la période pertinente en tant que pièces, ainsi que des exemples représentatifs de l’emballage et des billets portant la Marque de la période pertinente [par exemple, les Pièces 5, 7 et 12]. Des exemplaires de publicités dans le journal The Langley Advance Times pendant la période pertinente faisant la promotion des événements de barbecue de Langley et affichant la Marque sont également compris aux Pièces 22, 23 et 25. Plus particulièrement, les publicités de la Propriétaire apparaissaient dans les programmes souvenirs officiels publiés par The Langley Advance Times et étaient distribués en tant que suppléments aux numéros de ce journal au cours de la semaine précédant chaque événement de Langley Good Times Cruise‑In.

[25] Le produit net des ventes de la Propriétaire aux événements de barbecue de Langley a été donné à un organisme de bienfaisance. En particulier, pour chaque événement, la Propriétaire a recouvré ses coûts du produit des ventes et a donné le reste du produit à un ou plusieurs organismes de bienfaisance choisis par la Society. Les renseignements sur cette entente sont exposés dans les accords écrits signés avant chaque événement, et des exemples de ceux-ci figurent à la Pièce 33 de l’affidavit Warnick.

[26] M. Warnick affirme que les événements de barbecue de Langley ont été très populaires et couronnés de succès, avec une forte demande de la part des clients et de longues files d’attente pour l’achat des hamburgers au fromage doubles. Les photographies du camion de barbecue de la Propriétaire, des employés de la Propriétaire et des clients qui font la queue pour recevoir les produits aux événements de barbecue de Langley pendant la période pertinente sont comprises aux Pièces 11 à 13.

Analyse

Produits

[27] Comme je l’ai mentionné ci‑dessus, les produits visés par l’Enregistrement ‘147 sont des « [h]amburgers au fromage doubles » et les produits visés par l’Enregistrement ‘432 sont un « [s]andwich, nommément un hamburger dont les ingrédients principaux sont deux boulettes de viande et deux tranches de fromage ». Pour les raisons énoncées ci‑dessous, à mon avis, les activités de la Propriétaire décrites dans l’affidavit Warnick suffisent à maintenir les produits dans ces deux enregistrements.

[28] La Propriétaire a démontré qu’à trois reprises pendant la période pertinente au Canada, notamment le 9 septembre 2017, le 8 septembre 2018 et le 7 septembre 2019, la Propriétaire a vendu des hamburgers au fromage doubles dans un emballage affichant la Marque. À première vue, il s’agit d’un emploi de la Marque en liaison avec les produits conformément aux articles 4(1) et 45 de la Loi.

[29] La Partie requérante soutient que l’emploi de la Marque par la Propriétaire n’était qu’un emploi symbolique pour maintenir l’enregistrement au Canada et ne constituait pas un emploi « dans la pratique normale du commerce », conformément à l’article 4(1) de la Loi, parce que les événements n’étaient tenus qu’une journée par année et la Propriétaire n’a pas encore ouvert un restaurant traditionnel au Canada.

[30] Je ne peux accepter la description de la Partie requérante selon laquelle les activités de la Propriétaire correspondent un emploi « symbolique ». La Propriétaire, lors de chacun des trois événements pendant la période pertinente, a vendu plus de 1 390 hamburgers au fromage doubles aux participants à l’événement, pour un total de plus de 4 000 hamburgers au fromage doubles vendus en liaison avec la Marque pendant la période pertinente au Canada. La Partie requérante ne m’a indiqué aucune jurisprudence qui laisserait entendre que les ventes de cette nature et de ce volume effectuées pendant la période pertinente devraient être considérées comme « symboliques » ou « inventées ». À cet égard, je n’estime pas que la décision dans l’affaire Jose Cuervo S.A. de C.V. c Bacardi & Company Limited et le Registraire des marques de commerce, 2009 CF 1166, aux para 8, 37 et 42 (Bacardi), invoquée par la Partie requérante, soit informative dans la présente affaire. Dans Bacardi, la propriétaire de la marque de commerce a démontré des ventes isolées, à plusieurs années d’intervalle, qui n’ont pas été effectuées pendant la période pertinente dans cette affaire. Dans les circonstances en l’espèce, la Propriétaire a démontré des ventes au Canada chaque année pendant la période pertinente et a démontré que l’activité constitue la continuation de ventes annuelles semblables au Canada qui remontent à de nombreuses années.

[31] En outre, plutôt que d’être une vente symbolique ou inventée à une entité étroitement liée, par exemple, il ressort de la preuve que les ventes de hamburgers au fromage doubles de la Propriétaire ont été faites à de nombreux clients payants.

[32] De plus, M. Warnick affirme que ces ventes étaient dans la pratique normale du commerce de la Propriétaire [voir les para 28 et 48 de l’affidavit Warnick] et fournit également des détails factuels suffisants concernant les camions de barbecue en général et les activités de la Propriétaire au Canada, particulièrement pour étayer son affirmation.

[33] Enfin, il convient de noter qu’un autre enregistrement de la Propriétaire de la marque de commerce DOUBLE DOUBLE (c’est‑à‑dire sans trait d’union) en liaison avec les produits « hamburgers au fromage » et les services de « [s]andwich préparé spécialement dans le contexte des services de restauration » a fait l’objet d’une procédure en vertu de l’article 45 antérieure, intentée par une autre partie requérante. Cette procédure en vertu de l’article 45 antérieure a donné lieu à une décision du registraire de maintenir l’enregistrement [voir la décision Fasken Martineau DuMoulin LLP c In‑N‑Out Burgers (2007), 61 CPR (4th) 183 (COMC) (Fasken)]. Dans l’affaire Fasken, les éléments de preuve fournis par la Propriétaire et examinés dans la décision semblent avoir été de nature semblable (mais moins exhaustifs) par rapport à ceux que la Propriétaire a fournis en l’espèce. Par exemple, description du registraire de certains éléments de preuve dans cette procédure antérieure est reproduite ci‑dessous (para 19 de l’affaire Fasken) :

M. Wensinger déclare que l’inscrivante n’a pas employé la marque de commerce DOUBLE DOUBLE au Canada, à l’exception du 16 juillet 2003. Il déclare qu’au printemps 2003, approximativement, sa société a décidé de commencer à vendre et à commercialiser ses produits de restauration‑minute au Canada et qu’elle prévoyait en faire le lancement au cours de l’été 2003. Le 16 juillet, sa société a organisé un barbecue sur le terrain de Volvo Trucks of Vancouver; les détails de cet événement sont exposés dans l’affidavit de M. Pendleton. Plus précisément, M. Wensinger explique que sa société a conclu un contrat avec Volvo pour offrir des hamburgers, notamment des hamburgers au fromage, ainsi qu’un sandwich préparé spécialement faisant partie des services de restauration. Lors de ce barbecue, on a servi un grand nombre de hamburgers DOUBLE DOUBLE au fromage, présentés dans des enveloppes affichant la marque de commerce en cause, dont un échantillon est joint comme pièce K à l’affidavit de M. Pendleton.

[34] Dans l’affaire Fasken, le registraire a conclu que la Propriétaire avait démontré l’emploi de la marque de commerce DOUBLE DOUBLE en liaison avec les produits et les services, conformément aux articles 4(1) et (2) de la Loi, et a maintenu l’enregistrement dans son intégralité. Je ne vois aucune raison de m’écarter de cette conclusion en l’espèce, surtout lorsque la preuve de l’emploi en l’espèce semble être plus exhaustive par rapport à celle dans l’affaire Fasken en ce qui concerne le nombre d’événements de barbecue tenus au Canada pendant la période pertinente et en ce qui concerne les détails relatifs au nombre de hamburgers au fromage doubles vendus.

[35] Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincu que la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque au Canada pendant la période pertinente en liaison avec les produits visés par l’Enregistrement ‘147 et l’Enregistrement ‘432 conformément aux articles 4(1) et l’article 45 de la Loi.

Services

[36] Les services visés par l’Enregistrement ‘147 et l’Enregistrement ‘369 sont tous les deux décrits comme un « [s]andwich préparé spécialement dans le contexte des services de restauration ». À mon avis, la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque au Canada en liaison avec ces services pendant la période pertinente.

[37] Plus particulièrement, la Propriétaire a démontré qu’elle affiche la Marque en liaison avec la vente de hamburgers au fromage doubles au moyen de ses camions de barbecue compte tenu de la présence de la Marque sur, entre autres, l’emballage du produit et les billets échangés pour obtenir la nourriture. J’estime, comme cela a été le cas dans la conclusion de l’affaire Fasken, que cette activité relève de la portée de la fourniture d’un sandwich préparé spécialement dans le contexte des services de restauration.

[38] En outre, la Propriétaire a fourni des exemples de l’affichage de la Marque dans la publicité des services au Canada pendant la période pertinente (par exemple, des annonces publiées dans le journal Langley Advance Times), ce qui constitue également un emploi conformément à l’article 4(2) de la Loi en l’espèce.

[39] La Partie requérante invoque la décision Boston Pizza International Inc c Boston Chicken Inc (1998), 87 CPR (3d) 333 (COMC) (Boston Chicken), dans laquelle le registraire a radié une marque de commerce pour l’absence d’emploi en liaison avec des services de comptoir de plats à emporter et des services de traiteur lorsque la marque de commerce avait été affichée lors d’une seule activité de bienfaisance au Canada. Toutefois, j’estime que les faits de la décision Boston Chicken se distinguent des faits en l’espèce. Plus particulièrement, Boston Chicken concernait une occasion où le licencié du propriétaire de la marque de commerce a transporté des portions d’accompagnement de maïs et de purée de pommes de terre de Detroit à l’autre côté de la frontière pour les servir dans une installation de l’Armée du salut à Windsor, en Ontario. Dans sa description de l’activité au Canada de la propriétaire de la marque de commerce dans cette affaire, l’agent d’audience a déclaré, au para 12, ce qui suit : [traduction] « Un tel événement est autonome et entièrement isolé de toute preuve d’emploi dans la pratique normale du commerce au Canada. » À mon avis, l’événement isolé décrit dans la décision Boston Chicken ne ressemble guère à la preuve de la Propriétaire en l’espèce, soit des activités constantes toutes les années au Canada, et ce, pendant de nombreuses années, y compris trois événements pendant la période pertinente au cours desquels plus de 4 000 hamburgers au fromage doubles ont été vendus à des clients payants.

[40] Je fais également remarquer que, même si la décision Boston Chicken concernait des services, dans la mesure où la Partie requérante invoque également cette décision en l’espèce pour laisser entendre que la Propriétaire n’avait pas employé la Marque en liaison avec les produits, je distinguerais Boston Chicken au même motif que celui énoncé ci‑dessus.

[41] Enfin, je fais remarquer que la Partie requérante invoque également l’arrêt Miller Thomson S.E.N.C.R.L., s.r.l. c Hilton Worldwide Holding LLP, 2020 CAF 134 (Hilton) à l’appui du principe selon lequel l’emploi d’une marque de commerce en liaison avec des services exige que les personnes au Canada puissent bénéficier de manière importante des services offerts au Canada, et qu’elle soutient que ce bénéfice important est absent en l’espèce. Toutefois, je suis d’accord avec la Propriétaire pour dire que les faits en l’espèce sont très différents de ceux dans l’arrêt Hilton, car, en l’espèce, la Propriétaire était physiquement présente au Canada pour fournir les services en question pendant la période pertinente. Quoi qu’il en soit, à tout le moins, il ressort de la preuve que les participants aux événements de barbecue de Langley ont bénéficié de la prestation de services de la Propriétaire au Canada pendant la période pertinente, en ce sens que les participants ont reçu les produits alimentaires.

[42] Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincu que la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque au Canada pendant la période pertinente en liaison avec les services visés par l’Enregistrement ‘147 et l’Enregistrement ‘369 conformément aux articles 4(2) et 45 de la Loi.

Décision

[43] Dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, et conformément aux dispositions de l’article 45 de la Loi, les enregistrements seront maintenus.

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Timothy Stevenson

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

Traduction certifiée conforme

Crystal Simard

 

Le français est conforme aux WCAG

Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L’AUDIENCE : 2022‑10‑18

COMPARUTIONS

Pour la Partie requérante : Aucune comparution

Pour la Propriétaire inscrite : Craig A. Ash

AGENTS AU DOSSIER

Pour la Partie requérante : Bereskin & Parr LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.

Pour la Propriétaire inscrite : Oyen Wiggs Green & Mutala LLP