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Office de la propriété intellectuelle du Canada
LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
Référence : 2022 COMC 227
Date de la décision : 2022-11-22
DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION
Opposante : Plasti Dip International, Inc.
Requérante : Distributions Protège D.I.P. (2012) Inc.
Demande : 1 846 098 pour PROTECT_DIP
Introduction
[1]
Plasti Dip International, Inc. (l’Opposante) s’oppose à l’enregistrement de la marque de commerce PROTECT_DIP (la Marque), qui fait l’objet de la demande no 1 846 098 produite par Distributions Protège D.I.P. (2012) Inc. (la Requérante). La demande d’enregistrement comprend une revendication d’emploi au Canada depuis le 1er août 2012 et l’état déclaratif des produits suivant, reproduit ci-dessous, ainsi que la classification de Nice (Cl) connexe :
Cl 2 (1) Peinture amovible à base de résine synthétique destinée au marché automobile.
[3] Pour les raisons qui suivent, la demande est rejetée.
Dossier
[5] De nombreuses modifications à la Loi sont entrées en vigueur le 17 juin 2019. Étant donné que la demande en l’espèce a été annoncée avant cette entrée en vigueur, conformément aux dispositions transitoires de l’article 70 de la Loi, les motifs d’opposition seront évalués conformément à la Loi dans sa version antérieure aux modifications.
Absence de caractère distinctif conformément à l’article 2
[Remarque : Dans le contexte, je suppose que l’Opposante fait ici référence aux produits offerts en liaison avec sa marque de commerce PLASTI DIP.]
[8]
La preuve principale de l’Opposante est constituée des affidavits suivants :
[10] L’Opposante a ensuite produit les affidavits suivants à titre de contre-preuve :
[11] Aucun des déposants des parties n’a été contre-interrogé.
[12] Seule l’Opposante a produit des observations écrites et s’est présentée à l’audience.
Fardeau de preuve incombant à chacune des parties
[13] L’Opposante doit s’acquitter de son fardeau de preuve initial en produisant suffisamment d’éléments de preuve à partir desquels on pourrait raisonnablement conclure que les faits allégués à l’appui de chaque motif d’opposition existent [John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1re inst)]. Si elle s’est acquittée de ce fardeau, la Requérante doit alors s’acquitter du fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’aucun motif d’opposition ne fait obstacle à l’enregistrement de la Marque.
Analyse des motifs d’opposition
Articles 30a) et b) – Non-conformité (état, dressé dans les termes ordinaires du commerce et date de premier usage) – motifs d’opposition rejetés sommairement
[15]
En ce qui concerne le motif d’opposition fondé sur l’article 30b), l’Opposante n’a pas produit d’éléments de preuve qui remettent effectivement en question l’emploi de la Marque par la Requérante ou l’exactitude de la date de premier usage revendiquée. À cet égard, il convient de rappeler que la Requérante n’est pas tenue de justifier la revendication relative à l’emploi de la Marque contenue dans sa demande, à moins que cette revendication ne soit d’abord remise en question par l’Opposante lorsqu’elle cherche à s’acquitter de son fardeau de preuve initial [Kingsley c Ironclad Games Corp, 2016 COMC 19]. J’ajoute que, dans les circonstances de l’espèce, l’absence d’éléments de preuve concernant l’usage de la Marque par la Requérante ne suffit pas à décharger l’Opposante de son fardeau de preuve.
[16] Par conséquent, ces motifs d’opposition sont rejetés.
Article 12(1)d)– Non-enregistrabilité (confusion avec une marque de commerce enregistrée)
[17]
Ayant exercé le pouvoir discrétionnaire du registraire de consulter le registre, je confirme que l’Enregistrement de l’Opposante est en règle à la date de la présente décision.
Test en matière de confusion
[20] Par conséquent, l’article 6(2) de la Loi ne concerne pas la confusion entre les marques de commerce elles-mêmes, mais celle entre des produits d’une source qui sont considérés comme provenant d’une autre source. La question qui se pose en l’espèce est celle de savoir si un consommateur, qui n’aurait qu’un vague souvenir de la marque de commerce PLASTI DIP de l’Opposante, et qui voit les produits de la Requérante en liaison avec la Marque, penserait qu’ils proviennent de l’Opposante, qu’ils sont parrainés ou approuvés par elle.
[21] Dans l’application du test en matière de confusion, je dois tenir compte de toutes les circonstances de l’espèce, y compris celles énumérées à l’article 6(5) de la Loi, à savoir : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle les marques ont été en usage; le genre de produits, services ou entreprises; la nature du commerce; et le degré de ressemblance entre les marques de commerce, notamment dans la présentation ou l’apparence, ou dans les idées qu’elles suggèrent. Ces facteurs ne sont pas exhaustifs et un poids différent peut être accordé à chacun d’eux dans le cadre d’une évaluation contextuelle [Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée, 2006 CSC 23; Mattel, Inc. c 3894207 Canada Inc., 2006 CSC 22].
Degré de ressemblance
[23]
Ce facteur favorise l’Opposante puisqu’il existe un certain degré de ressemblance entre les marques de commerce en cause. En effet, dans la mesure où les marques de commerce des parties sont toutes deux composées de deux mots, où elles comportent trois syllabes, où elles comportent un premier élément qui commence par la lettre P et où elles se terminent par le mot DIP, il existe des similitudes structurelles, visuelles et phonétiques entre elles. Dans la mesure où ces marques de commerce ont en commun le mot DIP, elles suggèrent également des idées similaires, à savoir un type de revêtement ou la surface d’un article sur laquelle on applique un revêtement. En outre, étant donné que les premières parties des marques, à savoir PLASTI et PROTECT, pourraient, à mon avis, être perçues respectivement comme suggestives ou descriptives de la composition, de la fonction ou de la destination des produits des parties, leur importance aux fins de la distinction se trouve réduite.
Caractère distinctif inhérent
Mesure dans laquelle les marques sont devenues connues et période pendant laquelle elles ont été en usage
[25] Ces facteurs favorisent l’Opposante. La Requérante n’a pas présenté d’éléments de preuve démontrant que sa Marque a été employée ou s’est fait connaître dans une certaine mesure au Canada, alors que les éléments de preuve présentés par l’Opposante, indiqués ci-dessous, démontrent que la Marque de commerce de l’Opposante a été employée depuis l’année 2010 à tout le moins et s’est fait connaître dans une large mesure au Canada. À cet égard, l’affidavit de Malchow décrit en détail l’emploi de la Marque de commerce de l’Opposante au Canada en liaison avec le produit de revêtement en caoutchouc pelable et amovible de l’Opposante, qui est principalement appliqué sous forme d’aérosol et comprend notamment les renseignements suivants :
· Les revenus générés par les ventes de produits de marque PLASTI DIP au Canada en 2012 étaient déjà supérieurs à 300 000 $ US [para 17-18].
· Les produits de marque PLASTI DIP ont été mis en vente par l’intermédiaire de grands détaillants canadiens, notamment Canadian Tire, Home Depot, Ace Hardware et Lowes. Outre les établissements de vente au détail habituels, les consommateurs canadiens ont également pu se procurer les produits de marque PLASTI DIP sur les sites en ligne de ces grands détaillants, de plus petits détaillants, de magasins de pièces et accessoires automobiles et, surtout, sur les sites amazon.com et amazon.ca [para 14-15].
Genre de produits ou entreprises et nature du commerce
[26] Ces facteurs favorisent l’Opposante. Comme indiqué ci-dessus, l’état déclaratif des produits de la Marque vise la peinture amovible fabriquée à base de résine synthétique destinée au marché automobile, tandis que l’Enregistrement de l’Opposante vise le revêtement plastique à séchage à l’air pour les articles portatifs. Étant donné que je peux faire référence à des définitions contenues dans des dictionnaires, j’ai consulté le Oxford Canadian Dictionary of Current English (2005) pour connaître la signification des mots « paint », « resin » et « coating » ([traduction] peinture, résine et revêtement). Je constate que le mot « paint » peut désigner des revêtements de surface, que le terme « resin » (ou « synthetic resin » [traduction] résine synthétique) représente un composé notamment utilisé dans les matières plastiques et que le terme « coating » s’entend d’une couche ou d’un revêtement mince. Sur la base de ces définitions, les produits des parties semblent ici soit très similaires, soit de nature connexe. Il convient également de noter que les éléments de preuve présentés par l’Opposante dans l’affidavit de Malchow et le premier affidavit de Allen indiquent que les parties mettent en avant des produits similaires, voire identiques, à savoir un revêtement en caoutchouc pouvant être pulvérisé et pelé, qui peut être appliqué sur la surface de différents articles, notamment des véhicules et des pièces automobiles. En l’absence d’éléments de preuve ou d’observations contraires, rien ne permet de conclure que les voies de commercialisation des parties ne pourraient pas également se chevaucher.
Historique des poursuites, statut de la marque de commerce, état du registre et décisions étrangères
[29]
Par ailleurs, bien qu’il soit possible dans certains cas de tenir compte de décisions étrangères pour leur valeur convaincante, tel n’est pas le cas de la décision produite par la Requérante, notamment en raison des différences entre les parties concernées (c’est-à-dire différentes des parties à la présente opposition), de la nature de la procédure, du cadre factuel et juridique et du dossier de preuve.
Conclusion quant à la probabilité de confusion
[30] Après avoir examiné toutes les circonstances de l’espèce, je conclus que la Requérante ne s’est pas acquittée de son fardeau de démontrer l’absence de probabilité raisonnable de confusion entre les marques de commerce des parties. Je parviens à cette conclusion compte tenu du degré de ressemblance entre les marques de commerce des parties, de l’emploi de la Marque de commerce de l’Opposante, de l’ampleur de la mesure dans laquelle elle est devenue connue et du chevauchement entre les produits et les voies de commercialisation des parties. Le motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)d) est donc accueilli.
Article 16(1)a) – Absence de droit à l’enregistrement (emploi antérieur de la marque)
[31]
Bien que les dates pertinentes diffèrent, le motif d’opposition fondé sur l’article 16(1)a) porte également sur la question de la confusion avec la marque PLASTI DIP de l’Opposante, et les preuves d’usage présentées par l’Opposante, évoquées ci-dessus, permettent à l’Opposante de s’acquitter du fardeau correspondant. Dans la mesure où les conclusions que j’ai tirées précédemment en ce qui concerne le motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)d) s’appliquent également, pour l’essentiel, au présent motif d’opposition, je parviens à la même décision à son sujet; le motif d’opposition fondé sur l’article 16 est donc également accueilli.
Autres motifs d’opposition
Décision
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Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada
Traduction certifiée conforme
Ali Alaoui Benhachem
Le français est conforme aux WCAG.
Comparutions et agents inscrits au dossier
DATE DE L’AUDIENCE : 2022-09-02
COMPARUTIONS
Pour l’Opposante : Jeffrey K. Gordon
Pour la Requérante : Aucune comparution.
Pour l’Opposante : BORDEN LADNER GERVAIS LLP
Pour la Requérante : FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., SRL