Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2022 COMC 227

Date de la décision : 2022-11-22

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION

Opposante : Plasti Dip International, Inc.

Requérante : Distributions Protège D.I.P. (2012) Inc.

Demande : 1 846 098 pour PROTECT_DIP

Introduction

[1] Plasti Dip International, Inc. (l’Opposante) s’oppose à l’enregistrement de la marque de commerce PROTECT_DIP (la Marque), qui fait l’objet de la demande n^o 1 846 098 produite par Distributions Protège D.I.P. (2012) Inc. (la Requérante). La demande d’enregistrement comprend une revendication d’emploi au Canada depuis le 1^er août 2012 et l’état déclaratif des produits suivant, reproduit ci-dessous, ainsi que la classification de Nice (Cl) connexe :

[traduction]

Cl 2 (1) Peinture amovible à base de résine synthétique destinée au marché automobile.

[2] L’opposition est principalement fondée sur l’allégation selon laquelle la Marque crée de la confusion avec la marque de commerce PLASTI DIP de l’Opposante, précédemment enregistrée et employée au Canada en liaison avec des produits similaires ou connexes.

[3] Pour les raisons qui suivent, la demande est rejetée.

Dossier

[4] La demande d’enregistrement déposée par la Marque a été produite le 6 juillet 2017 et a été annoncée aux fins d’opposition dans le Journal des marques de commerce le 7 novembre 2018. Le 8 avril 2019, l’Opposante a produit une déclaration d’opposition en vertu de l’article 38 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch. T-13 (la Loi).

[5] De nombreuses modifications à la Loi sont entrées en vigueur le 17 juin 2019. Étant donné que la demande en l’espèce a été annoncée avant cette entrée en vigueur, conformément aux dispositions transitoires de l’article 70 de la Loi, les motifs d’opposition seront évalués conformément à la Loi dans sa version antérieure aux modifications.

[6] L’Opposante soulève des motifs d’opposition fondés sur les articles 30 (non-conformité), 12 (non-enregistrabilité), 16 (absence de droit à l’enregistrement) et 2 (absence de caractère distinctif) de la Loi, lesquels sont résumés ci-dessous :

• a. Non-conformité à l’article 30a)

• · La demande d’enregistrement n’est pas conforme à l’article 30a) de la Loi dans la mesure où elle ne contenait pas, à la date de sa production, soit le 6 juillet 2017, un état dressé dans les termes ordinaires du commerce des produits spécifiques en liaison avec lesquels la Marque avait prétendument été employée.

 

• b. Non-conformité à l’article 30b)

• · La demande d’enregistrement n’est pas conforme aux exigences prévues à l’article 30b) de la Loi, car elle ne contient pas de date précise de premier emploi à partir de laquelle la Requérante a employé la Marque en liaison avec les produits visés par la demande. Plus précisément, à la date de production de la demande et à toutes les dates pertinentes :

• i. La date de premier usage revendiquée dans la demande n’est pas la date à partir de laquelle la Requérante a commencé à employer la Marque de la Requérante au Canada;

• ii. La date de premier usage revendiquée dans la demande n’est pas la date à partir de laquelle le demandeur a employé la Marque pour la première fois en liaison avec les produits visés par la demande au Canada;

• iii. La Requérante n’a pas employé la Marque qui fait l’objet de sa demande en liaison avec les produits visés par la demande au Canada à la date de premier usage revendiquée dans la demande ou ne l’a jamais employée.

 

• c. Non-conformité à l’article 30i)

• · La demande d’enregistrement n’est pas conforme aux exigences prévues à l’article 30i) de la Loi. La Requérante ne pouvait être convaincue qu’elle avait le droit d’employer la Marque en liaison avec les produits visés par la demande, compte tenu de sa connaissance de la marque de commerce de l’Opposante PLASTI DIP (la Marque de commerce de l’Opposante) et/ou de l’enregistrement de l’Opposante, sous le n° LMC524,787 (l’Enregistrement de l’Opposante) et compte tenu des articles 7, 20 et 22 de la Loi.

 

• d. Non-enregistrabilité conformément à l’article 12(1)d)

• · La Marque ne peut pas faire l’objet d’un enregistrement par la Requérante, car la Marque crée et a créé, à toutes les dates pertinentes, une confusion avec la Marque de commerce de l’Opposante qui fait l’objet de l’Enregistrement de l’Opposante, précédemment employée au Canada par l’Opposante.

 

• e. Absence de droit à l’enregistrement conformément à l’article 16(1)a)

• · La Requérante n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement de la Marque au Canada puisqu’à la date de production de la demande, soit le 6 juillet 2017, et à la date de premier usage revendiquée, soit le 1^er août 2012, la marque de commerce visée par la demande créait de la confusion avec la Marque de commerce de l’Opposante, employée auparavant au Canada par l’Opposante.

 

6. Absence de caractère distinctif conformément à l’article 2

La Marque ne distingue pas les produits de la Requérante visés par la demande de la Requérante et ne permet pas de distinguer ces produits visés par la demande de ceux de l’Opposante.

[Remarque : Dans le contexte, je suppose que l’Opposante fait ici référence aux produits offerts en liaison avec sa marque de commerce PLASTI DIP.]

[7] La Requérante a produit une contre-déclaration dans laquelle elle nie essentiellement chacun des motifs d’opposition.

[8] La preuve principale de l’Opposante est constituée des affidavits suivants :

• · l’affidavit de William Malchow, directeur financier de l’Opposante, daté du 6 février 2020, accompagné des pièces A à O6 (l’affidavit de Malchow). L’affidavit de Malchow fournit des renseignements sur les activités de l’Opposante, notamment en ce qui concerne l’emploi et la promotion de la marque de commerce qu’elle invoque au Canada.

• · l’affidavit de Jennifer Allen, auxiliaire juridique employée par les agents représentant l’Opposante, daté du 7 février 2020, accompagné des pièces A à C (le premier affidavit de Allen). Le premier affidavit de Allen présente une preuve de l’état du registre sous la forme d’une recherche effectuée par M^me Allen dans la Base de données sur les marques de commerce canadiennes pour des marques consistant en l’élément *DIP ou l’incluant, pour des produits de la classe internationale 2. Sont également présentés les résultats de recherches effectuées sur Internet, plus précisément de recherches effectuées en consultant des versions archivées du site à l’adresse protectdip.com et les résultats de l’examen par M^me Allen de la page Facebook de la Requérante.

[9] À l’appui de sa demande, la Requérante a produit l’affidavit de Christine Plante, une assistante employée par les agents représentant la Requérante, daté du 3 septembre 2020, accompagné des pièces CP-1 à CP-4 (l’affidavit de Plante). L’affidavit de Plante verse dans la preuve un contenu lié aux États-Unis d’Amérique, à savoir, plus précisément, les résultats des recherches effectuées par M^me Plante dans la base de données des marques de commerce United States Patent and Trademark Office (USPTO) (i) pour les marques de commerce constituées du terme Plasti Dip et (ii) pour la marque de commerce FlexiDip. Sont notamment versés dans la preuve les détails relatifs à deux marques de commerce constituées du terme PLASTI DIP de l’Opposante obtenus lors de la première recherche et des copies de documents enregistrés dans la base de données USPTO et relatifs à la demande américaine abandonnée de l’Opposante concernant le terme PLASTI DIP (la demande des États-Unis d’Amérique portant le numéro 88/151,435). Sont également versés à la preuve des détails et des copies de divers documents enregistrés dans la base de données des marques de commerce USPTO relatifs à la demande des États-Unis d’Amérique abandonnée concernant le terme FlexiDip (demande américaine portant le numéro 86/085,498) au nom de Rust-Oleum Brands Company. Enfin, l’affidavit de Plante verse dans la preuve une copie d’une décision de 2014 rendue par le United States District Court District of Minnesota, dans le cadre d’une requête en injonction préliminaire présentée par l’Opposante contre Rust-Oleum Brands Company.

[10] L’Opposante a ensuite produit les affidavits suivants à titre de contre-preuve :

• · l’affidavit de Laura Conley, parajuriste spécialisée en propriété intellectuelle employée par un cabinet d’avocats américain, daté du 2 octobre 2020, accompagné des pièces A1 à A3-6. M^me Conley a apporté son concours dans le cadre de litiges impliquant l’Opposante et Rust-Oleum Brands Company aux États-Unis. Elle formule essentiellement des commentaires concernant l’affidavit de Plante;

• · l’affidavit de Jennifer Allen, également daté du 2 octobre 2020, accompagné de la pièce A (le second affidavit de Allen). Le second affidavit de Allen apporte une preuve de l’état du registre américain sous la forme d’une recherche effectuée par M^me Allen dans la base de données des marques de commerce USPTO pour des marques consistant en l’élément *DIP ou l’incluant, pour des produits de la classe internationale 2.

[11] Aucun des déposants des parties n’a été contre-interrogé.

[12] Seule l’Opposante a produit des observations écrites et s’est présentée à l’audience.

Fardeau de preuve incombant à chacune des parties

[13] L’Opposante doit s’acquitter de son fardeau de preuve initial en produisant suffisamment d’éléments de preuve à partir desquels on pourrait raisonnablement conclure que les faits allégués à l’appui de chaque motif d’opposition existent [John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^re inst)]. Si elle s’est acquittée de ce fardeau, la Requérante doit alors s’acquitter du fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’aucun motif d’opposition ne fait obstacle à l’enregistrement de la Marque.

Analyse des motifs d’opposition

Articles 30a) et b) – Non-conformité (état, dressé dans les termes ordinaires du commerce et date de premier usage) – motifs d’opposition rejetés sommairement

[14] En ce qui concerne le motif d’opposition fondé sur l’article 30a), tant dans ses observations écrites qu’à l’audience, l’Opposante a indiqué que, bien que ce motif ne soit pas retiré, il ne sera pas maintenu devant la Commission.

[15] En ce qui concerne le motif d’opposition fondé sur l’article 30b), l’Opposante n’a pas produit d’éléments de preuve qui remettent effectivement en question l’emploi de la Marque par la Requérante ou l’exactitude de la date de premier usage revendiquée. À cet égard, il convient de rappeler que la Requérante n’est pas tenue de justifier la revendication relative à l’emploi de la Marque contenue dans sa demande, à moins que cette revendication ne soit d’abord remise en question par l’Opposante lorsqu’elle cherche à s’acquitter de son fardeau de preuve initial [Kingsley c Ironclad Games Corp, 2016 COMC 19]. J’ajoute que, dans les circonstances de l’espèce, l’absence d’éléments de preuve concernant l’usage de la Marque par la Requérante ne suffit pas à décharger l’Opposante de son fardeau de preuve.

[16] Par conséquent, ces motifs d’opposition sont rejetés.

Article 12(1)d)– Non-enregistrabilité (confusion avec une marque de commerce enregistrée)

[17] Ayant exercé le pouvoir discrétionnaire du registraire de consulter le registre, je confirme que l’Enregistrement de l’Opposante est en règle à la date de la présente décision.

[18] L’Opposante s’étant acquittée de son fardeau initial à l’égard de ce motif d’opposition, la Requérante doit maintenant démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’y a aucune probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la Marque de commerce de l’Opposante.

Test en matière de confusion

[19] Le test à appliquer pour trancher la question de la confusion est énoncé à l’article 6(2) de la Loi, qui prévoit que l’emploi d’une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l’emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou services soient ou non de la même catégorie générale ou figurent ou non dans la même classe de la classification de Nice.

[20] Par conséquent, l’article 6(2) de la Loi ne concerne pas la confusion entre les marques de commerce elles-mêmes, mais celle entre des produits d’une source qui sont considérés comme provenant d’une autre source. La question qui se pose en l’espèce est celle de savoir si un consommateur, qui n’aurait qu’un vague souvenir de la marque de commerce PLASTI DIP de l’Opposante, et qui voit les produits de la Requérante en liaison avec la Marque, penserait qu’ils proviennent de l’Opposante, qu’ils sont parrainés ou approuvés par elle.

[21] Dans l’application du test en matière de confusion, je dois tenir compte de toutes les circonstances de l’espèce, y compris celles énumérées à l’article 6(5) de la Loi, à savoir : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle les marques ont été en usage; le genre de produits, services ou entreprises; la nature du commerce; et le degré de ressemblance entre les marques de commerce, notamment dans la présentation ou l’apparence, ou dans les idées qu’elles suggèrent. Ces facteurs ne sont pas exhaustifs et un poids différent peut être accordé à chacun d’eux dans le cadre d’une évaluation contextuelle [Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée, 2006 CSC 23; Mattel, Inc. c 3894207 Canada Inc., 2006 CSC 22].

[22] Je me réfère également à Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc., 2011, CSC 27, où la Cour suprême du Canada déclare, au para 49, que la ressemblance entre les marques est susceptible d’avoir le plus d’importance dans l’analyse relative à la confusion.

Degré de ressemblance

[23] Ce facteur favorise l’Opposante puisqu’il existe un certain degré de ressemblance entre les marques de commerce en cause. En effet, dans la mesure où les marques de commerce des parties sont toutes deux composées de deux mots, où elles comportent trois syllabes, où elles comportent un premier élément qui commence par la lettre P et où elles se terminent par le mot DIP, il existe des similitudes structurelles, visuelles et phonétiques entre elles. Dans la mesure où ces marques de commerce ont en commun le mot DIP, elles suggèrent également des idées similaires, à savoir un type de revêtement ou la surface d’un article sur laquelle on applique un revêtement. En outre, étant donné que les premières parties des marques, à savoir PLASTI et PROTECT, pourraient, à mon avis, être perçues respectivement comme suggestives ou descriptives de la composition, de la fonction ou de la destination des produits des parties, leur importance aux fins de la distinction se trouve réduite.

Caractère distinctif inhérent

[24] Ce facteur ne favorise pas de manière notable l’une ou l’autre partie, étant donné que les marques de commerce en cause possèdent un degré similaire de caractère distinctif inhérent. Comme mentionné ci-dessus, à mon avis, la Marque de commerce de l’Opposante suggère un revêtement plastique ou la surface d’un article sur laquelle est appliqué un revêtement plastique. De même, la Marque suggère un revêtement de protection ou la surface d’un article sur laquelle est appliqué un revêtement pour éviter qu’il ne soit endommagé.

Mesure dans laquelle les marques sont devenues connues et période pendant laquelle elles ont été en usage

[25] Ces facteurs favorisent l’Opposante. La Requérante n’a pas présenté d’éléments de preuve démontrant que sa Marque a été employée ou s’est fait connaître dans une certaine mesure au Canada, alors que les éléments de preuve présentés par l’Opposante, indiqués ci-dessous, démontrent que la Marque de commerce de l’Opposante a été employée depuis l’année 2010 à tout le moins et s’est fait connaître dans une large mesure au Canada. À cet égard, l’affidavit de Malchow décrit en détail l’emploi de la Marque de commerce de l’Opposante au Canada en liaison avec le produit de revêtement en caoutchouc pelable et amovible de l’Opposante, qui est principalement appliqué sous forme d’aérosol et comprend notamment les renseignements suivants :

• · L’Opposante est propriétaire au Canada de la marque de commerce PLASTI DIP, ainsi que de trois autres enregistrements de marques de commerce comportant le suffixe DIP, à savoir RUBBER DIP (LMC979,689), DOUBLE DIP (LMC1,050,951) et RUBBER DIP SPRAY & DESIGN (LMC896,774) [para 11].

• · Pour tous les produits de la marque PLASTI DIP vendus au Canada, la Marque de commerce de l’Opposante est mise en évidence sur les contenants, surtout les bombes (y compris les aérosols et les liquides) et les grands contenants, d’une manière relativement constante au fil des ans, comme le montre l’exemple ci-dessous [para 20 et 21, pièce C].

• · L’Opposante a fait la distribution de plus de 1,3 million de bombes de produits de marque PLASTI DIP au Canada entre 2010 et 2019, ce qui représente des revenus d’environ 3,9 millions de dollars américains [para 19].

• · Les revenus générés par les ventes de produits de marque PLASTI DIP au Canada en 2012 étaient déjà supérieurs à 300 000 $ US [para 17-18].

• · Les produits de marque PLASTI DIP ont été mis en vente par l’intermédiaire de grands détaillants canadiens, notamment Canadian Tire, Home Depot, Ace Hardware et Lowes. Outre les établissements de vente au détail habituels, les consommateurs canadiens ont également pu se procurer les produits de marque PLASTI DIP sur les sites en ligne de ces grands détaillants, de plus petits détaillants, de magasins de pièces et accessoires automobiles et, surtout, sur les sites amazon.com et amazon.ca [para 14-15].

• · D’après les efforts publicitaires déployés par l’Opposante au fil des ans, notamment par l’entremise du site Web à l’adresse plastidip.com, une quantité importante de ressources a été consacrée à la promotion de la Marque de commerce de l’Opposante et des produits de marque PLASTI DIP au Canada depuis au moins 2012 [para 4-5 et 22– 41].

• · Parmi les efforts de l’Opposante visant à promouvoir la Marque de commerce de l’Opposante au Canada, on peut citer ceux que voici :

• a. Sites Web – La conception, la maintenance et l’exploitation du site Web plastidip.com de l’Opposante, sur lequel figure la Marque de commerce de l’Opposante. Ce site Web fournit des renseignements sur les différentes façons dont les revêtements de la marque PLASTI DIP peuvent être utilisés, notamment au sein du marché de la personnalisation des véhicules automobiles. Entre le 1^er janvier 2016 et le 17 novembre 2019, le site Web plastidip.com de l’Opposante a enregistré plus de 180 000 sessions complètes de la part d’utilisateurs canadiens, dont 150 000 étaient de premiers utilisateurs canadiens. M. Malchow estime que des chiffres similaires ont été enregistrés entre 2012 et 2015 pour des navigateurs canadiens. L’Opposante a également assuré la maintenance du site web dipheadsunite.com — destiné aux amateurs de la Marque de commerce de l’Opposante — depuis 2015, qui a enregistré une fréquentation de plus de 25 000 premiers utilisateurs et de plus de 30 000 sessions d’utilisateurs canadiens entre le 1^er janvier 2015 et le 17 novembre 2019. [para 22-24, 31-32, pièces D et K]

• b. Les médias sociaux – La promotion des revêtements de marque PLASTI DIP et les efforts de l’Opposante pour faire connaître sa marque PLASTI DIP par le biais de plateformes de médias sociaux, notamment Twitter (depuis 2011), Facebook (depuis 2014), YouTube (depuis 2012), Pinterest (depuis 2012) et Instagram (depuis 2015) [para 25, pièces E à H].

• c. Partenariats – Le partenariat avec Dipyourcar.com, LLC qui diffuse plusieurs centaines de vidéos mettant en scène l’application de revêtements de la marque PLASTI DIP sur la surface de véhicules automobiles (principalement des voitures) et des pièces de véhicules automobiles. Dipyourcar.com, LLC exploite le site dipyourcarcanada.com depuis l’année 2014 à tout le moins, et a enregistré près de 15 000 visites et 24 000 sessions complètes d’utilisateurs canadiens au cours de l’année 2019; des estimations ont abouti à des chiffres similaires pour les 5 années précédentes. M. Malchow déclare qu’ [traduction] « [e]n tant que partenaire commercial important [de l’Opposante], DipYourCar a contribué à soutenir la marque PLASTI DIP au Canada » [para 26 et 28, pièce I].

• d. Vidéos et photographies de tiers – La réalisation de capsules vidéo, de tutoriels vidéo et de photographies par des amateurs, des influenceurs et des détaillants tiers, comme Canadian Tire, mettant en scène leur utilisation des revêtements de la marque PLASTI DIP sur la surface de divers articles et donnant leur avis sur les résultats [para 29 et 30, pièce J].

• e. Articles – Référence à la Marque de commerce de l’Opposante et aux produits de marque PLASTI DIP dans un certain nombre d’articles de tiers dans divers journaux et publications tirés au Canada, ainsi que dans des articles, revues et commentaires publiés en ligne. Selon M. Malchow, il s’agit notamment d’articles parus dans le Vancouver Sun (1991), le Toronto Star (2001), le Windsor Star (2014), le Star Tribune (2015) et The Province (2016) [para 33-35, pièces L et M].

• f. Détaillants – La promotion des produits de revêtement PLASTI DIP par des détaillants canadiens, notamment Canadian Tire et Parts Source, sur des sites Web et/ou des dépliants diffusés ou mis à la disposition (en ligne) des Canadiens [para 36, pièces N-1 à N-3].

• g. Salons professionnels – La participation à des salons professionnels de l’automobile. M. Malchow affirme que depuis 2012, le nombre de participants à ces salons a fluctué entre 132 000 et plus de 160 000 personnes; parmi ces participants, entre 7 000 et environ 8 500 à tout le moins étaient originaires du Canada. De nombreux exposants sont également originaires du Canada [para 37-41].

 

Genre de produits ou entreprises et nature du commerce

[26] Ces facteurs favorisent l’Opposante. Comme indiqué ci-dessus, l’état déclaratif des produits de la Marque vise la peinture amovible fabriquée à base de résine synthétique destinée au marché automobile, tandis que l’Enregistrement de l’Opposante vise le revêtement plastique à séchage à l’air pour les articles portatifs. Étant donné que je peux faire référence à des définitions contenues dans des dictionnaires, j’ai consulté le Oxford Canadian Dictionary of Current English (2005) pour connaître la signification des mots « paint », « resin » et « coating » ([traduction] peinture, résine et revêtement). Je constate que le mot « paint » peut désigner des revêtements de surface, que le terme « resin » (ou « synthetic resin » [traduction] résine synthétique) représente un composé notamment utilisé dans les matières plastiques et que le terme « coating » s’entend d’une couche ou d’un revêtement mince. Sur la base de ces définitions, les produits des parties semblent ici soit très similaires, soit de nature connexe. Il convient également de noter que les éléments de preuve présentés par l’Opposante dans l’affidavit de Malchow et le premier affidavit de Allen indiquent que les parties mettent en avant des produits similaires, voire identiques, à savoir un revêtement en caoutchouc pouvant être pulvérisé et pelé, qui peut être appliqué sur la surface de différents articles, notamment des véhicules et des pièces automobiles. En l’absence d’éléments de preuve ou d’observations contraires, rien ne permet de conclure que les voies de commercialisation des parties ne pourraient pas également se chevaucher.

Historique des poursuites, statut de la marque de commerce, état du registre et décisions étrangères

[27] En l’absence d’observations produites par la Requérante, il est difficile de savoir quelle position elle souhaitait adopter en ce qui concerne la question de la confusion ou de connaître les arguments qu’elle aurait voulu présenter à l’appui. Bien que je ne considère pas qu’il soit opportun de formuler des hypothèses à cet égard, je voudrais faire remarquer que, quelle que soit l’intention sous-jacente à l’affidavit de Plante, l’historique des poursuites judiciaires et le statut de la marque de commerce PLASTI DIP de l’Opposante aux États-Unis, ainsi que les éléments de preuve produits quant à l’état du registre aux États-Unis, ne favorisent pas la Requérante.

[28] D’une part, la décision du registraire doit être fondée sur les normes canadiennes, en tenant compte de la situation qui prévaut au Canada [voir Quantum Instruments, Inc c Elinca SA (1995), 60 CPR (3d) 264 (COMC) et Vivat Holdings Limited c Levi Strauss & Co (2005), 41 CPR (4th) 8 (CF) citant toutes deux Re Haw Par Brothers International Ltd c Canada (Registraire des marques de commerce) (1979), 48 CPR (2d) 65 (CF 1^re inst) et Sun-Maid Growers of California vcWilliams & Humbert Ltd (1981), 54 CPR (2d) 41 (CF 1^re inst)]. Plus précisément, l’état du registre, une éventuelle coexistence et l’absence de confusion à l’étranger seraient des éléments peu pertinents, voire pas du tout, pour apprécier la probabilité de confusion au Canada, surtout en l’absence d’autres éléments de preuve quant au contexte, par exemple en ce qui concerne l’état du marché à l’étranger ou la mesure dans laquelle il y a coexistence à l’étranger.

[29] Par ailleurs, bien qu’il soit possible dans certains cas de tenir compte de décisions étrangères pour leur valeur convaincante, tel n’est pas le cas de la décision produite par la Requérante, notamment en raison des différences entre les parties concernées (c’est-à-dire différentes des parties à la présente opposition), de la nature de la procédure, du cadre factuel et juridique et du dossier de preuve.

Conclusion quant à la probabilité de confusion

[30] Après avoir examiné toutes les circonstances de l’espèce, je conclus que la Requérante ne s’est pas acquittée de son fardeau de démontrer l’absence de probabilité raisonnable de confusion entre les marques de commerce des parties. Je parviens à cette conclusion compte tenu du degré de ressemblance entre les marques de commerce des parties, de l’emploi de la Marque de commerce de l’Opposante, de l’ampleur de la mesure dans laquelle elle est devenue connue et du chevauchement entre les produits et les voies de commercialisation des parties. Le motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)d) est donc accueilli.

Article 16(1)a) – Absence de droit à l’enregistrement (emploi antérieur de la marque)

[31] Bien que les dates pertinentes diffèrent, le motif d’opposition fondé sur l’article 16(1)a) porte également sur la question de la confusion avec la marque PLASTI DIP de l’Opposante, et les preuves d’usage présentées par l’Opposante, évoquées ci-dessus, permettent à l’Opposante de s’acquitter du fardeau correspondant. Dans la mesure où les conclusions que j’ai tirées précédemment en ce qui concerne le motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)d) s’appliquent également, pour l’essentiel, au présent motif d’opposition, je parviens à la même décision à son sujet; le motif d’opposition fondé sur l’article 16 est donc également accueilli.

Autres motifs d’opposition

[32] Étant donné que j’ai rejeté la demande pour deux motifs, je n’évaluerai pas les autres motifs d’opposition fondés sur l’article 30i) et l’article 2 de la Loi.

Décision

[33] Dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, je rejette la demande conformément aux dispositions de l’article 38(12) de la Loi.

_______________________________

Iana Alexova

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

Traduction certifiée conforme

Ali Alaoui Benhachem

 

Le français est conforme aux WCAG.

Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L’AUDIENCE : 2022-09-02

COMPARUTIONS

Pour l’Opposante : Jeffrey K. Gordon

Pour la Requérante : Aucune comparution.

AGENTS AU DOSSIER

Pour l’Opposante : BORDEN LADNER GERVAIS LLP

Pour la Requérante : FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., SRL