Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2022 COMC 250

Date de la décision : 2022-12-09

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE D’UNE PROCÉDURE EN VERTU DE L’ARTICLE 45

Partie requérante : Norton Rose Fulbright Canada LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L.

Propriétaire inscrit : Victor Ng

Enregistrement : LMC950,193 pour EXOCLOUD

Introduction

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en application de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T‑13 (la Loi) à l’égard de l’enregistrement n^o LMC950,193 pour la marque de commerce EXOCLOUD (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les services suivants :

[traduction]

(1) Services d’infonuagique, nommément hébergement infonuagique, à savoir hébergement évolutif et interexploitable des logiciels, des sites Web, des applications logicielles Web, des bases de données électroniques, du contenu numérique, des données stockées de façon générale et des applications logicielles de gestion de tiers, qui sont accessibles par Internet. (Services 1)

(2) Services de soutien technique dans le domaine des services d’infonuagique, nommément de l’administration, de la gestion et du dépannage, à savoir centre de services ou services d’assistance, mise à disposition de personnel spécialisé de centre de services ou de services d’assistance, dépannage de logiciels et de réseaux ainsi que diagnostic de problèmes de matériel informatique. (Services 2)

(3) Service à la clientèle, à savoir offre de conseils et d’information concernant les solutions aux problèmes ou aux préoccupations opérationnels dans le domaine de l’infonuagique. (Services 3)

[3] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l’enregistrement doit être maintenu.

La procédure

[4] Le 2 septembre 2021, à la demande de Norton Rose Fulbright Canada LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., le registraire des marques de commerce a donné l’avis en vertu de l’article 45 de la Loi à M. Victor Ng (le Propriétaire).

[5] L’avis enjoignait au Propriétaire d’indiquer, à l’égard des services spécifiés dans l’enregistrement, si la Marque a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l’avis et, dans la négative, qu’il précise la date à laquelle la Marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour démontrer l’emploi est du 2 septembre 2018 au 2 septembre 2021 (la période pertinente).

[6] La définition pertinente d’emploi en l’espèce est énoncée à l’article 4(2) de la Loi comme suit :

4(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l’exécution ou l’annonce de ces services.

[7] En réponse à l’avis du registraire, M. Ng a produit un affidavit exécuté le 1^er décembre 2021.

[8] Seul le Propriétaire a produit des observations écrites et aucune audience n’a été tenue.

La preuve du Propriétaire

[9] Le propriétaire de la Marque, M. Ng, est également le fondateur et directeur principal d’Amplus Innovations Inc (Amplus) [para 1], ainsi que son unique directeur et actionnaire, président, secrétaire et trésorier [para 5 et 6, Pièces B et C]. Le Propriétaire [Pièce A] et Amplus [Pièce B] sont situés en Ontario.

[10] M. Ng a accordé une licence pour la Marque à Amplus en signant une [traduction] « lettre d’autorisation de marque de commerce » [para 7 et Pièce D]. M. Ng indique qu’il assure la supervision et le contrôle quotidiens des services offerts par Amplus, y compris ceux offerts en liaison avec la Marque au cours de la période pertinente [para 6, 8 et 9].

[11] Au cours de la période pertinente, Amplus a offert des services d’infonuagique qu’il décrit comme une [traduction] « plateforme infonuagique hybride gérée qui permet aux utilisateurs de bâtir leurs systèmes de TI dans un environnement virtuel » et [traduction] « d’avoir accès à leurs systèmes de TI à partir de tout appareil partout où il y a accès Internet » [para 18 et Pièce G].

[12] M. Ng a fourni des pièces illustrant la façon dont les services ont été publicisés au cours de la période pertinente et un échantillon de facture :

(a) Imprimés du site Web exocloud.ca : La Pièce F est composée d’imprimés du site Web exploité par Amplus du site Wayback Machine en date de la période pertinente. Les pages décrivent et annoncent les caractéristiques des services d’Amplus, y compris des serveurs virtuels, un portail de partage de fichiers, la sauvegarde en ligne et la reprise après sinistre, des bureaux virtuels, l’hébergement Microsoft Exchange, un serveur Microsoft dédié, ainsi que divers forfaits de services qu’il offre (partage de fichiers sécurisé, collaboration, démarrage à bon marché, entreprise). La Marque est employée à diverses reprises dans la description des services et dans le slogan des services [traduction] « EXOCLOUD – Atteindre de nouveaux sommets ». M. Ng affirme que ces pages Web font la promotion des Services 1 et 3 [para 14 et 15]. La Pièce G est composée d’imprimés provenant également d’exocloud.ca, les sections de FAQ et de soutien, provenant du site Wayback Machine en date de la période pertinente. Les imprimés expliquent qu’EXOCLOUD est une plateforme infonuagique hybride gérée, décrivent et énumèrent les divers forfaits de soutien offerts avec leurs prix et expliquent la façon de joindre les services de bureau d’aide. La Marque est employée à plusieurs reprises dans chaque imprimé. M. Ng indique que [traduction] « cela démontre l’emploi d’EXOCLOUD en liaison avec les Services 1, 2 et 3 » [para 18, 19 et 20].

(b) Dépliant [traduction] « EXOCLOUD – Atteindre de nouveaux sommets » : La Pièce E illustre bon nombre de caractéristiques des services d’infonuagique d’Amplus (énumérés ci-dessus) et explique les avantages des services EXOCLOUD (période d’indisponibilité minime, coût bas et flexible, agile, etc.). La Marque est arborée en évidence sur chaque page du dépliant. M. Ng indique que ce dépliant a été distribué à des clients potentiels en personne et par courriel tout au long de la période pertinente et qu’il annonce les Services 1 et Services 2 [para 10].

(c) Facture : Une facture d’Amplus à l’intention d’un client situé à Newmarket, en Ontario, au cours de la période pertinente [Pièce H] énumère [traduction] « Serveurs virtuels », [traduction] « Postes de travail virtuels », [traduction] « Sauvegarde et reprise après sinistre » et [traduction] « Portail de partage de fichiers sécurisé » et la Marque est arborée à côté de chacun de ces services. La facture indique également [traduction] « Services de TI gérés ». M. Ng affirme que ces services correspondent aux Services 1 et 2 [para 23].

[13] M. Ng indique également que [traduction] « En tout temps au cours des trois dernières années, Amplus était prête et disponible pour offrir l’ensemble des Services 1, 2 et 3 au Canada » [para 22].

Analyse et motifs de la décision

[14] Le niveau de preuve requis pour établir l’emploi dans le contexte des procédures en vertu de l’article 45 est faible [Woods Canada Ltd c Lang Michener (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1^re inst)]. Il n’est pas nécessaire de produire une surabondance d’éléments de preuve [Union Electric Supply Co c Canada (Registraire des marques de commerce) (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1^re inst)]. Malgré cela, il n’en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des services spécifiés dans l’enregistrement pendant de la période pertinente [John Labatt Ltd c Rainer Brewing Co (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)].

Emploi sous licence

[15] Comme l’a indiqué la Cour fédérale, le propriétaire d’une marque de commerce dispose essentiellement de trois méthodes pour démontrer qu’il exerce le contrôle exigé par l’article 50(1) de la Loi : premièrement, attester clairement qu’il exerce le contrôle exigé; deuxièmement, produire une preuve démontrant qu’il exerce le contrôle exigé; ou troisièmement, produire une copie du contrat de licence qui prévoit le contrôle exigé [Empresa Cubana Del Tobaco Trading c Shapiro Cohen, 2011 CF 102 au para 84, conf par 2011 CAF 340]. En l’espèce, la preuve démontre que M. Ng assure le contrôle quotidien des activités d’Amplus, y compris la prestation des services offerts sous la Marque [para 6] et qu’il a signé une [traduction] « lettre d’autorisation de marque de commerce » [para 7 et Pièce D] avec Amplus.

[16] De plus, lorsqu’on examine la question de savoir si les éléments de preuve démontrent le contrôle requis, on peut déduire que ce contrôle existe, par exemple, lorsqu’un particulier est un administrateur ou un dirigeant du propriétaire inscrit et du titulaire de licence allégué [voir Petro-Canada c 2946661 Canada Inc (1998), 83 CPR (3d) 129 (CF 1^re inst); Lindy c Canada (Registraire des marques de commerce), [1999] ACF n^o 682 (CAF)]. En l’espèce, le Propriétaire est également le fondateur et directeur principal d’Amplus [para 1] ainsi que son unique directeur et actionnaire, président, secrétaire et trésorier [para 5 et 6].

[17] Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincu que tout emploi démontré de la Marque par Amplus en liaison avec les services profite au Propriétaire.

Emploi de la Marque

[18] Il est bien établi que la présentation de la marque de commerce dans l’annonce des services est suffisante pour satisfaire aux exigences de l’article 4(2) de la Loi, du moment que le propriétaire de la marque de commerce est prêt et en mesure d’exécuter les services au Canada [Wenward (Canada) Ltd c Dynaturf Co (1976), 28 CPR (2d) 20 (COMC)].

[19] La preuve dans une procédure en vertu de l’article 45 doit être considérée dans son ensemble, et le fait de se concentrer sur des éléments de preuve individuels n’est pas la bonne approche [voir Kvas Miller Everitt c Compute (Bridgend) Ltd (2005), 47 CPR (4th) 209 (COMC); et Fraser Milner Casgrain LLP c Canadian Distribution Channel Inc (2009), 78 CPR (4th) 278 (COMC)].

[20] En l’espèce, M. Ng a fourni la preuve de l’annonce de l’ensemble des services sur le site Web et avec la distribution de dépliants [Pièces E, G et H], une déclaration claire de sa capacité et de sa volonté pour offrir l’ensemble des services [para 22] et une facture illustrant une vente de certains des services [Pièce H], tous au Canada et au cours de la période pertinente. Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincu que le Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque au Canada au sens des articles 44 et 45 de la Loi à l’égard de l’ensemble des services inscrits dans l’enregistrement.

Décision

[21] Dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, l’enregistrement sera maintenu selon les dispositions de l’article 45 de la Loi.

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Martin Béliveau

Président

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

William Desroches

 

Le français est conforme aux WCAG.

Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L’AUDIENCE : Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

Pour la Partie requérante : Norton Rose Fulbright Canada LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L.

Pour le Propriétaire inscrit : Alexander J. Stack