Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

Informations sur la décision

Canadian Generic Pharmaceutical Association and Glaxo Group Limited

Collection	Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce
Date	2022-12-08
Référence neutre	2022 COMC 249
Numéro de demande / Numéro d'enregistrement	1,626,790 for OLBATE SPHEROID (DONUT) DEVICE, and 1,626,792 for OLBATE SPHEROID (DONUT) DEVICE
Marque de commerce	Sim & McBurney

Contenu de la décision

A maple leaf on graph paper

Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2022 COMC 249

Date de la décision : 2022-12-08

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DES OPPOSITIONS

Opposante : Canadian Generic Pharmaceutical Association

Requérante : Glaxo Group Limited

Demandes : 1,626,790 pour OLBATE SPHEROID (DONUT) DEVICE, et

1,626,792 pour OLBATE SPHEROID (DONUT) DEVICE

Aperçu

[1] Le 15 mai 2015, Glaxo Group Limited (la Requérante) a produit des demandes en vue de faire enregistrer comme marques de commerce deux signes distinctifs, chacune intitulée OLBATE SPHEROID (DONUT) DEVICE. Les demandes ont fait l’objet de l’opposition de la Canadian Generic Pharmaceutical Association (l’Opposante). Les signes distinctifs sont représentés ci-dessous, et sont décrits dans chaque demande comme suit : [traduction] « Les sept perspectives de la même forme sont représentées sur le dessin. La marque de commerce est constituée de la forme des marchandises ou de leurs contenants ainsi que du moyen d’emballage ou de conditionnement des marchandises. »

Demande n^o 1,626,790 (la Demande n^o 790)

OLBATE SPHEROID (DONUT) DEVICE

Demande n^o 1,626,792 (la Demande n^o 792)

OLBATE SPHEROID (DONUT) DEVICE

[2] Les demandes représentent l’appareil d’inhalation pharmaceutique de la Requérante en position fermée (demande n^o 790) et ouverte (demande n^o 792), respectivement.

[3] Ce n’est pas la première fois que ces deux parties contestent l’enregistrabilité de ces deux signes distinctifs. Auparavant, en 2001, la Requérante avait produit une demande en vue d’enregistrer les mêmes deux signes distinctifs. Ces demandes antérieures ont également fait l’objet d’une opposition de la part de l’Opposante et les demandes ont finalement été rejetées par le registraire dans une décision datée du 15 février 2013 [voir Canadian Generic Pharmaceutical Assn c Glaxo Group Ltd, 2013 COMC 36, 113 CPR (4th) 226 (CGPA Opposition #1)]. Dans la décision CGPA Opposition #1, le registraire a conclu que la Requérante n’avait pas démontré que les deux marques étaient distinctives de la Requérante et que, par conséquent, les motifs d’opposition de l’Opposante en vertu des articles 2 et 13(1)a) de la Loi sur les marques de commerce (la Loi) étaient accueillis. Cette décision du registraire n’a pas fait l’objet d’un appel.

[4] Trois mois après la décision du registraire dans l’affaire CGPA Opposition #1, la Requérante a déposé les deux demandes en instance. La position de la Requérante quant à la raison pour laquelle elle devrait avoir gain de cause dans la présente affaire malgré l’issue défavorable de l’affaire CGPA Opposition #1 est essentiellement double. Premièrement, la Requérante soutient qu’il y a eu un changement dans le droit depuis l’affaire CGPA Opposition #1, ce qui, selon la Requérante, appuie sa position selon laquelle les marques de commerce sont distinctives . Deuxièmement, la Requérante s’appuie sur de nouvelles preuves, notamment les résultats d’un sondage qu’il n’a pas déposés dans l’affaire CGPA Opposition #1.

[5] Pour les raisons exposées ci-dessous, je ne suis pas d’accord avec la position de la Requérante selon laquelle l’issue de la présente affaire devrait être différente de celle de l’affaire CGPA Opposition #1. Je rejette les deux demandes pour le même motif que dans l’affaire CGPA Opposition #1, notamment l’absence de caractère distinctif, conformément aux motifs d’opposition fondés sur les articles 2 et 13(1)a) de la Loi.

La demande n^o 790

[6] À l’exception des différences entre les signes distinctifs eux-mêmes, les demandes, les motifs d’opposition, les dates pertinentes, les preuves et les questions juridiques sont tous essentiellement identiques entre la demande n^o 790 et la demande n^o 792. Par conséquent, je commencerai par examiner la demande n^o 790, et je discuterai ensuite brièvement de la demande n^o 792.

Le dossier

[7] La Demande n^o 790 en vue d’enregistrer comme marque de commerce le signe distinctif intitulé OLBATE SPHEROID (DONUT) DEVICE (la Marque) est basée sur l’emploi de la Marque au Canada depuis au moins aussi tôt que le mois de mai 1998 en liaison avec les produits suivants :

(1) Préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et/ou le soulagement des troubles et des maladies respiratoires notamment l’asthme et les maladies pulmonaires obstructives chroniques.

(2) Inhalateurs; pièces et accessoires connexes.

[8] La demande n^o 790 a été annoncée aux fins d’opposition dans le Journal des marques de commerce le 27 juillet 2016. Le 23 décembre 2016, l’Opposante a produit une déclaration d’opposition en vertu de l’article 38 de la Loi. Une décision interlocutoire radiant certains des motifs d’opposition a été rendue le 20 septembre 2017; toutefois, l’autorisation de produire une déclaration d’opposition modifiée en date du 20 avril 2018 et deux fois une déclaration d’opposition modifiée en date du 24 avril 2018 a été accordée par la suite. Ce sont donc les arguments exposés dans la déclaration d’opposition doublement modifiée qui régissent la présente procédure.
[9] La Loi a été modifiée le 17 juin 2019. Comme la demande n^o 790 a été annoncée avant cette date, conformément à l’article 70 de la Loi, on appliquera la Loi dans sa version antérieure au 17 juin 2019 pour évaluer les motifs d’opposition. Cela est particulièrement notable en l’espèce, étant donné que les dispositions de la Loi dans leur version antérieure au 17 juin 2019 concernant les signes distinctifs (par exemple, les articles 2 et 13) seront toujours appliquées en l’espèce, malgré le fait que le concept de « signe distinctif » ait été supprimé de la Loi par les modifications du 17 juin 2019.

[10] La déclaration d’opposition de l’Opposante, modifiée à deux reprises, compte 18 pages et fait valoir de nombreux motifs d’opposition, notamment la non-enregistrabilité en vertu des articles 12(1)b), 12(1)e), 12(2) et 13, l’absence de caractère distinctif en vertu de l’article 2 et l’absence de conformité aux articles 30a), 30b), 30h) et 30i) de la Loi. Certaines allégations concernant la fonctionnalité et le caractère distinctif sont invoquées par l’Opposante pour justifier de multiples motifs d’opposition, comme nous en discuterons plus en détail ci-dessous. À l’audience, l’Opposante a indiqué qu’elle ne maintiendrait pas les motifs d’opposition fondés sur les articles 30h) et 12(1)e), et ces motifs sont donc considérés comme retirés et ne sont pas inclus dans l’analyse.

[11] La Requérante a produit une contre-déclaration (et a ensuite été autorisée à produire une contre-déclaration modifiée) réfutant les motifs d’opposition.

[12] Les deux parties ont déposé des éléments de preuve abondants et procédé à des contre-interrogatoires au sujet de nombreux affidavits. Les deux parties ont produit des observations écrites et étaient représentées à l’audience.

La preuve

[13] Une grande partie de la preuve en l’espèce recoupe le contenu de celle qui a été examinée et discutée par le registraire dans l’affaire CGPA Opposition #1. Cela n’est pas surprenant étant donné que les parties et les marques en cause étaient identiques et qu’un grand nombre des mêmes motifs d’opposition ont été soulevés. Par conséquent, je pense qu’il est utile, en guise d’introduction, de citer le passage suivant de l’affaire CGPA Opposition #1, qui résume certains faits fondamentaux qui ne semblent pas être remis en question :

18 La Requérante vend une gamme d’inhalateurs destinés au traitement de l’asthme et de la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC).

19 Les inhalateurs sont des appareils utilisés pour diffuser des médicaments dans les voies respiratoires. Il existe deux grandes catégories d’inhalateurs : i) ceux qui sont munis d’une cartouche pressurisée qui distribue le médicament et ii) ceux qui exigent de l’utilisateur qu’il inhale lui-même le médicament. La Requérante et ses déposantes emploient le terme « aérosol-doseur » (MDI – metered dose inhaler) pour désigner les inhalateurs de la première catégorie et le terme « inhalateur à poudre sèche » (DPI – dry powder inhaler) pour désigner les inhalateurs de la seconde catégorie. L’Opposante et ses déposants emploient, pour leur part, les termes « inhalateur en forme de botte » (boot inhaler)/« aérosol-doseur », et « inhalateur rond » (rounded inhaler)/« inhalateur n’ayant pas la forme d’une botte » (non-boot inhaler)/« inhalateur à poudre sèche ») […] Certains médicaments peuvent être administrés aussi bien à l’aide d’un aérosol-doseur que d’un inhalateur à poudre sèche; le choix de l’appareil dépend en partie, semble-t-il, de l’habileté du patient à utiliser un aérosol-doseur, ce type d’inhalateur étant un peu moins facile à manipuler que les inhalateurs à poudre sèche.

20 La présente demande a trait à un inhalateur à poudre sèche vendu par la Requérante; l’objet associé à la Marque est un inhalateur sphérique en plastique qui contient des doses de médicament sous forme de poudre sèche. Cet inhalateur à poudre sèche a été lancé au Canada en 1998; au moment de la vente, il peut contenir, selon le cas, une de quatre préparations pharmaceutiques différentes (le dosage et la force du médicament peuvent varier également). La Requérante emploie quatre marques nominales différentes (ADVAIR, FLOVENT, SEREVENT et VENTOLIN) en liaison avec cet inhalateur à poudre sèche, ainsi que quatre couleurs différentes (violet, orange, turquoise et bleu) qui varient en fonction du médicament contenu dans l’inhalateur. La dose et la force du médicament contenu dans l’inhalateur sont indiquées sur l’étiquette apposée sur l’inhalateur à poudre sèche, sur laquelle figure également la marque nominale correspondant au médicament.

21 Les médicaments en liaison avec lesquels l’inhalateur de la Requérante est employé sont des médicaments d’ordonnance. Cela signifie que les patients ne peuvent avoir accès à ces médicaments sans qu’un médecin les leur prescrive et qu’ils doivent interagir avec un pharmacien pour les obtenir. L’inhalateur de la Requérante est vendu dans une boîte. La Marque ne figure pas sur la boîte et on ne peut pas non plus l’apercevoir à travers. Il n’est pas rare, cependant, que les médecins – au moment de la prescription – ou les pharmaciens – au moment de l’achat – montrent aux patients comment utiliser l’inhalateur, de sorte qu’il arrive que les patients voient la Marque lors du transfert ou de l’achat de l’inhalateur.

[14] Je note qu’en plus des aérosols-doseurs (MDI) et des inhalateurs à poudre sèche (DPI) mentionnés ci-dessus, les déposants des deux parties dans cette affaire ont également mentionné une troisième catégorie d’inhalateurs, plus récente, connue sous le nom d’inhalateurs à brume douce (SMI); toutefois, les SMI ne semblent pas avoir d’incidence sur l’analyse des questions en litige dans cette affaire.

[15] La Marque qui fait l’objet de la demande n^o 790 est la forme de l’inhalateur DPI de la Requérante en position fermée. L’inhalateur de la Requérante est communément appelé dans la preuve l’inhalateur DISKUS (DISKUS étant une autre marque de commerce de la Requérante). Certains des déposants font également référence à l’inhalateur comme étant le DONUT DEVICE.

[16] Avec le contexte ci-dessus à l’esprit, je vais maintenant examiner les affidavits individuels produits dans la présente procédure. Comme il a été mentionné ci-dessus, la preuve dans cette affaire comprenait de nombreux volumes. Je ne vais donc pas tout résumer, mais me concentrer sur les aspects qui m’ont semblé les plus pertinents.

[26] Il affirme que, bien qu’il y ait une variété de DPI disponibles au Canada, l’inhalateur DISKUS est le seul à avoir la forme d’une sphère aplatie. Le dispositif a été lancé sur le marché canadien en 1998 en liaison avec les marques GSK, notamment ADVAIR, FLOVENT, SEREVENT et VENTOLIN. Aucun autre concurrent n’utilise un dispositif ayant la forme d’une sphère aplatie.

[27] Il affirme que l’inhalateur DISKUS a une forme arbitraire, en ce sens qu’il n’est pas nécessaire qu’il ait la forme d’une sphère aplatie pour fonctionner.

[28] Depuis son lancement en 1998, les ventes annuelles d’inhalateurs DISKUS au Canada ont varié de plus d’un (1) million de dollars à plus de 200 millions de dollars (ce qui représente de plus de 38 000 unités à plus de 2,3 millions d’unités vendues annuellement).

[29] Les inhalateurs DISKUS sont largement commercialisés auprès des médecins et des pharmaciens, notamment sous la forme d’inhalateurs de démonstration.

L’Affidavit Sowers

[30] M. Sowers est directeur d’Applied Marketing Science, Inc. une société d’études de marché et de conseil, où il dirige la Litigation Support Practice de la société.

[31] Il affirme que l’avocat de la Requérante lui a demandé de concevoir, de mener et d’analyser un sondage et d’en faire rapport afin de déterminer dans quelle mesure la forme de l’inhalateur d’ordonnance DONUT DEVICE de Glaxo est distinctive de Glaxo au Canada. Il déclare que le critère du caractère distinctif acquis, tel qu’il s’applique en l’espèce, est de savoir si les personnes concernées associent la conception et l’apparence du DONUT DEVICE à une source unique et peuvent nommer cette source. Je note que c’est ainsi que M. Sowers caractérise le critère du caractère distinctif acquis tel qu’il est exprimé au paragraphe 7 de son affidavit; toutefois, le critère pertinent tel qu’il est établi par la jurisprudence canadienne est examiné plus en détail dans l’analyse des motifs d’opposition, ci-dessous.

[32] Le sondage a été administré par le biais d’un questionnaire Internet à trois catégories de participants, à savoir (1) les médecins canadiens qui prescrivent des médicaments pour l’asthme ou la MPOC, (2) les pharmaciens canadiens qui exécutent ou délivrent des ordonnances pour l’asthme ou la MPOC, et (3) les patients canadiens qui souffrent d’asthme ou de la MPOC.

[33] Le stimulus d’essai et le stimulus de contrôle utilisés dans le sondage sont présentés ci-dessous. Le stimulus d’essai est une représentation en noir et blanc du dispositif d’inhalation de la Requérante en position fermée, dépourvue de toute marque nominale ou marque figurative conventionnelle qui serait présente sur le marché. Le stimulus de contrôle est une représentation en noir et blanc d’un inhalateur sans marque qui n’est pas actuellement disponible sur le marché canadien.

Test Stimulus	Control Stimulus

[34] M. Sowers affirme que, d’après les résultats du sondage, il est d’avis que la forme de l’inhalateur d’ordonnance DONUT DEVICE de la Requérante est un signe distinctif de la Requérante au Canada parmi les médecins et les pharmaciens. Plus précisément, 53,2 % des médecins canadiens associent la conception et l’apparence du DONUT DEVICE à une entreprise particulière et ont spécifiquement identifié Glaxo ou un inhalateur de marque Glaxo. 62,6 % des pharmaciens canadiens associent la conception et l’apparence du DONUT DEVICE à une entreprise particulière et ont spécifiquement identifié Glaxo ou un inhalateur de marque Glaxo.

[35] M. Sowers déclare qu’il n’a pas connaissance d’une loi canadienne spécifique qui donne des indications sur les niveaux de liaison nécessaires pour établir le caractère distinctif acquis. Toutefois, il déclare que, d’après ce qu’il a compris de J. Thomas McCarthy, une autorité en matière de jurisprudence américaine, ces résultats sont bien supérieurs aux niveaux qui ont été considérés par les tribunaux américains comme probants pour le caractère distinctif acquis. À cet égard, M. Sowers inclut dans son affidavit une note de bas de page faisant référence à une section particulière du texte juridique McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, 5^th Ed. §32:190. Une copie de cette section du texte juridique n’a pas été incluse dans l’affidavit de M. Sowers, mais a été incluse dans les réponses de la Requérante aux engagements du contre-interrogatoire de M. Sowers.

[36] De plus, M. Sowers affirme que les résultats du sondage montrent que 11,7 % des patients canadiens associent la conception et l’apparence du DONUT DEVICE à une entreprise en particulier et ont spécifiquement identifié Glaxo ou un inhalateur de marque Glaxo.

La contre-preuve de l’Opposante

[37] La contre-preuve de l’Opposante est constituée de l’affidavit du Dr Kenneth Deal daté du 16 décembre 2019 (l’« Affidavit Deal ») et de l’affidavit de Paula Rembach daté du 12 décembre 2019 (l’« Affidavit Rembach »). Le Dr Deal a été contre-interrogé et la transcription est consignée au dossier.

L’Affidavit Deal

[38] Le Dr Deal est professeur de marketing à la DeGroote School of Business de l’Université McMaster. Il présente diverses critiques à l’égard du sondage effectué par M. Sowers et conclut qu’à son avis, en raison de lacunes importantes dans le sondage, celui-ci ne peut pas être utilisé pour faire des inférences à la population canadienne en général, à savoir que la forme de l’inhalateur d’ordonnance DONUT DEVICE de Glaxo est caractéristique de Glaxo. Les critiques du Dr Deal à l’égard du sondage portent notamment sur le fait que l’univers pertinent des participants au sondage n’a pas été défini correctement, qu’il n’y a pas eu d’élimination des répondants pour cause de partialité potentielle, que les questions du sondage étaient suggestives, qu’une image non pertinente de l’inhalateur a été utilisée, entre autres.

L’Affidavit Rembach

[39] M^me Rembach est analyste de recherche auprès de l’Opposante. Elle fournit des données qui indiquent qu’en 2017 au Canada, GlaxoSmithKline avait le plus grand nombre d’inhalateurs vendus, tant en termes de montants en dollars que de nombre d’inhalateurs vendus. Ses ventes étaient environ deux fois plus importantes que celles de son concurrent le plus important.

Fardeau

[40] C’est à la Requérante qu’incombe le fardeau ultime de démontrer que la Demande est conforme aux exigences de la Loi. L’Opposante a toutefois le fardeau de preuve initial de présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l’existence des faits allégués à l’appui de chacun des motifs d’opposition. Une fois que l’Opposante s’est acquittée de ce fardeau de preuve initial, la Requérante doit convaincre le registraire, selon la prépondérance des probabilités, que les motifs d’opposition invoqués ne devraient pas faire obstacle à l’enregistrement de la Marque [John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^re inst), à la p. 298; Dion Neckwear Ltd c Christian Dior, SA (2002), 20 CPR (4th) 155 (CAF)].

Questions

[41] Les motifs d’opposition en l’espèce en vertu des articles 2, 12, 13, 30a), 30b), 30h) et 30i) ont également été soulevés par l’Opposante dans l’affaire CGPA Opposition #1. Dans cette affaire, l’Opposante a obtenu gain de cause pour les motifs d’opposition fondés sur les articles 2 et 13(1)a), et les autres motifs d’opposition ont été rejetés ou retirés. Je note que le motif fondé sur l’article 30a) est maintenu en l’espèce par l’Opposante, alors qu’il avait été retiré par l’Opposante dans l’affaire CGPA Opposition #1.

[42] Il ressort des actes de procédure, des éléments de preuve et des observations des parties qu’il y a deux principales questions dans la présente procédure. Chacune de ces deux questions constitue la base de multiples motifs d’opposition soulevés par l’Opposante. Les deux principales questions sont :

1) La Marque est-elle non enregistrable en raison du principe de la fonctionnalité?

2) La Marque est-elle distinctive de la Requérante?

[43] J’aborderai ces deux questions ci-dessous, avant d’examiner les autres motifs techniques d’opposition.

Question 1 : La Marque est-elle non enregistrable en raison du principe de la fonctionnalité?

[44] La doctrine de la fonctionnalité est invoquée comme fondement des motifs d’opposition de l’Opposante en vertu des articles 2, 12(1)b), 12(2), 13 et 30i).

[45] Le point de départ d’une discussion sur la doctrine de la fonctionnalité est la décision de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Kirkbi AG c Ritvik Holdings Inc, 2005 CSC 65, 43 CPR (4th) 385 (Kirkbi), qui est invoquée par l’Opposante. Les paragraphes 44 à 46 de l’arrêt Kirkbi qualifient le principe de la manière suivante :

44 Au Canada comme dans plusieurs autres pays ou régions du monde, ce principe fait partie intégrante du droit des marques de commerce. En droit de la propriété intellectuelle, il empêche l’abus des monopoles exercés sur des produits et des procédés. Il décourage notamment les tentatives de rétablir sous une autre forme les brevets expirés.

45 Le principe de la fonctionnalité constitue un principe bien établi du droit canadien des marques de commerce . En fait, notre Cour l’a qualifié, en 1964, de principe juridique « bien établi » : [traduction]

Il semble bien établi en droit que si ce que l’on cherche à faire enregistrer comme marque de commerce comporte une utilisation ou caractéristique fonctionnelle, cette chose ne peut pas faire l’objet d’une marque de commerce. (Parke, Davis & Co. c Empire Laboratories Ltd., [1964] R.C.S. 351, p. 354, le juge Hall.)

46 La Cour fédérale du Canada a appliqué systématiquement ce principe. Comme elle l’a fait en l’espèce, elle a statué, à maintes reprises, que les marques ne sauraient être constituées de particularités utilitaires. Le contraire transformerait des marchandises en une partie de la marque elle‑même, ce qui conférerait alors à leurs titulaires un monopole sur leurs caractéristiques fonctionnelles.

[46] Dans la décision Kirkbi, la demanderesse a été déboutée d’une action pour commercialisation trompeuse fondée sur l’article 7b) de la Loi à l’égard de ses briques de plastique de marque LEGO, la Cour déclarant ce qui suit au paragraphe 3 :

Tout en estimant que l’al. 7b) représente un exercice valide de la compétence fédérale en matière d’échanges et de commerce, je conviens qu’il y a lieu de rejeter l’action et de confirmer l’arrêt majoritaire de la Cour d’appel fédérale. Un dessin purement fonctionnel ne peut servir de fondement à une marque de commerce déposée ou non déposée. L’existence d’un délit de commercialisation trompeuse n’est pas établie. Le droit applicable en matière de commercialisation trompeuse et de marques de commerce ne peut servir à perpétuer un monopole lié à des brevets maintenant expirés. Le marché des produits en cause se trouve désormais ouvert à la pleine concurrence. [Soulignement ajouté]

[47] En ce qui concerne la marque en l’espèce, je note que dans l’affaire CGPA Opposition #1, l’Opposante a soulevé essentiellement les mêmes arguments qu’en l’espèce, à savoir que l’enregistrement de la Marque est interdit par le principe de la fonctionnalité parce que le dispositif d’inhalation qui fait l’objet de la Marque figure dans divers enregistrements de brevets et de dessins industriels (par exemple, le brevet canadien n^o 2,037,421 de la Requérante). Ces arguments ont été rejetés par le registraire dans l’affaire CGPA Opposition #1 pour les raisons suivantes :

60 De multiples modes de réalisation sont illustrés dans le brevet, mais ce n’est pas la forme extérieure de l’inhalateur qui fait l’objet du brevet – la forme n’est qu’un des nombreux modes de réalisation du mécanisme breveté. Par conséquent, une fois le brevet expiré, d’autres pourraient utiliser le mécanisme breveté, nonobstant l’enregistrement de la marque de commerce visée par la présente demande; il leur suffirait d’avoir recours à un mode de réalisation différent. Comme il a été mentionné aux pages 505 et 506 de Thomas & Betts, Ltd c. Panduit Corp et al. (2000), 4 C.P.R. (4th) 498 (C.A.F.), il est possible de protéger un mode de réalisation en le faisant enregistrer comme marque de commerce, même s’il s’agit d’un mode de réalisation privilégié, et il est acceptable que l’objet qui constitue la marque de commerce présente un certain caractère fonctionnel. La décision rendue dans Kirkbi AG c. Ritvik Holdings Inc (2005), 43 C.P.R. (4th) 385 (C.S.C.) se distingue de la présente instance du fait que la marque de commerce en cause dans cette affaire concernait uniquement des caractéristiques techniques et fonctionnelles protégées par un brevet.

61 En ce qui concerne l’existence d’enregistrements de dessin industriel, il est clairement indiqué dans WCC Containers Sales Ltd c. Haul-All Equipment Ltd (2003), 28 C.P.R. (4th) 175 (C.F. 1^re inst.) que la protection conférée par l’enregistrement d’un dessin industriel et la protection qui découle de l’enregistrement d’une marque de commerce ne s’excluent pas l’une l’autre.

[48] L’Opposante dans la présente procédure soutient que le registraire a eu tort, dans l’affaire CGPA Opposition #1 de distinguer l’affaire Kirkbi comme concernant une marque de commerce formée « uniquement des caractéristiques techniques ou fonctionnelles ». L’Opposante soutient que le registraire aurait dû plutôt examiner la question de savoir si la marque était « principalement fonctionnelle », comme cela a été fait dans Player’s Company Inc c Rothmans, Benson & Hedges Inc, 2018 COMC 145, aux paragraphes 30 à 40 (« Player’s Company »), une affaire concernant des demandes de signes distinctifs liées à un paquet de cigarettes.

[49] L’expression précise du niveau de fonctionnalité interdit dans une marque de commerce varie dans la jurisprudence entre « purement » fonctionnelle et « principalement » fonctionnelle [voir, par exemple, la discussion dans l’affaire Kirkbi aux paragraphes 3, 9, 10, 41, 46, 48, 49, 51 et 60]. Toutefois, comme l’a noté la Cour fédérale dans l’affaire Crocs Canada Inc c Holey Soles Holdings Ltd, 2008 CF 188, 64 CPR (4th) 467 au paragraphe 19 (Crocs Canada), quelle que soit la façon dont le critère est exprimé, la politique sous-jacente du principe de la fonctionnalité est la prévention de l’obtention par une partie d’un monopole au moyen d’une marque de commerce dans des circonstances où un brevet ne peut être accordé ou est expiré.

[50] Compte tenu de ce qui précède, je ne vois aucune raison, dans la preuve ou les arguments présentés par l’Opposante en l’espèce, de s’écarter de la conclusion du registraire dans l’affaire CGPA Opposition #1. Il ne fait aucun doute que certains aspects de la Marque ont une fonction; par exemple, le dispositif d’inhalation est conçu pour être tenu en main avec un couvercle qui s’ouvre et se ferme. Toutefois, la simple présence d’une certaine fonctionnalité n’est pas la norme qui exclut la protection de la marque de commerce [voir Crocs Canada, paragraphes 17 à 20]. En effet, de nombreux signes distinctifs auront un certain degré de fonctionnalité étant donné que cette protection concerne le façonnement de produits ou de leurs contenants ou un mode d’envelopper ou empaqueter des produits. En l’espèce, pour les mêmes raisons que celles exprimées par le registraire aux paragraphes 60 et 61 de l’affaire CGPA Opposition #1, citée ci-dessus, je ne suis pas convaincu que la Marque viole le principe de la fonctionnalité. En outre, je ne suis pas convaincu que l’analyse du registraire dans l’affaire Player’s Company soit incompatible avec le bien-fondé de la décision du registraire dans l’affaire CGPA Opposition #1, ou qu’elle le remette en question.

[51] Pour les motifs susmentionnés, je rejette l’argument de l’Opposante selon lequel la Marque n’est pas enregistrable en vertu du principe de fonctionnalité. Je rejette donc ce fondement à l’égard des motifs d’opposition de l’Opposante en vertu des articles 2, 12(1)b), 12(2), 13, et 30i).

[52] Je note également que, dans la mesure où l’Opposante maintient un autre fondement à l’égard de son motif d’opposition en vertu de l’article 12(1)b), je rejette ce motif pour les mêmes raisons que celles énoncées aux paragraphes 69 et 70 de CGPA Opposition #1.

Question 2 : La marque de commerce est-elle distinctive de la Requérante?

La Loi

[53] L’absence alléguée de caractère distinctif de la Marque sert de fondement aux motifs d’opposition de l’Opposante en vertu des articles 2 et 13(1)a) de la Loi. Les parties pertinentes des articles 2 et 13(1)a) de la Loi (tels qu’elles étaient alors rédigées) se lisent comme suit :

2. […] signe distinctif Selon le cas

a) façonnement de produits ou de leurs contenants, ou

b) mode d’envelopper ou empaqueter des produits

dont la présentation est employée par une personne afin de distinguer, ou de façon à distinguer, les produits fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués ou les services loués ou exécutés, par elle, des produits fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués ou des services loués ou exécutés, par d’autres;

distinctive, Relativement à une marque de commerce, celle qui distingue véritablement les produits ou services en liaison avec lesquels elle est employée par son propriétaire, des produits ou services d’autres propriétaires, ou qui est adaptée à les distinguer ainsi;

13 (1) Un signe distinctif n’est enregistrable que si, à la fois

a) le signe a été employé au Canada par le requérant ou son prédécesseur en titre de façon à être devenu distinctif à la date de la production d’une demande d’enregistrement le concernant; […]

[54] La date pertinente pour un motif d’opposition fondé sur l’article 2 est la date de production de la déclaration d’opposition (c’est-à-dire le 23 décembre 2016) [voir Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc, 2004 CF 1185, 34 CPR (4th) 317 (CF)]. La date pertinente pour examiner le motif fondé sur l’article 13(1)a) est la date de production de la demande (c’est-à-dire le 15 mai 2013). Rien dans l’analyse du caractère distinctif en l’espèce ne repose sur la différence entre ces deux dates pertinentes.

[55] Dans ses observations écrites, la Requérante qualifie le caractère distinctif de « question clé » dans la présente affaire, car c’est la question à l’égard de laquelle elle n’a pas eu gain de cause dans l’affaire CGPA Opposition #1, et pour laquelle la Requérante affirme qu’un changement dans le droit et de nouvelles preuves justifient son succès dans la présente procédure.

[56] La question du caractère distinctif dans le contexte des produits pharmaceutiques a été examinée en détail dans des décisions antérieures de cette Commission, de la Cour fédérale, de la Cour d’appel fédérale et de la Cour suprême du Canada [voir, par exemple, CGPA Opposition #1; Apotex Inc c Canada (Registraire des marques de commerce), 2010 CF 291, 81 CPR (4th) 459 (Apotex), conf. par 2010 CAF 313, 91 CPR (4th) 320; Pfizer Products Inc c. Association canadienne du médicament générique, 2015 CF 493, 133 CPR (4th) 159 (Pfizer); Ciba-Geigy Canada Ltd c Apotex Inc, [1992] 3 RCS 120 (CSC) (Ciba-Geigy)].

[57] Je n’examinerai pas ici l’ensemble de cette jurisprudence, mais il suffit de dire qu’en ce qui concerne le caractère distinctif, la question qui se pose en l’espèce est de savoir si le groupe pertinent de consommateurs reconnaîtrait, d’une manière significative, la Marque par son apparence (à l’exclusion des étiquettes et des emballages) et l’associerait à une source unique [voir Apotex, au paragraphe 5; Pfizer, au paragraphe 97]. Bien que ce critère fondamental de caractère distinctif soit le même quel que soit le produit ou l’industrie concerné, certaines considérations spécifiques entrent en jeu dans le contexte des produits pharmaceutiques compte tenu de la nature hautement réglementée de ce marché. Cela a été résumé dans l’affaire CGPA Opposition #1 comme suit :

37 Trois groupes de consommateurs sont concernés par les marchandises pharmaceutiques – les médecins, les pharmaciens et les patients [Ciba-Geigy Canada Ltd c. Apotex Inc (1992), [1992] 3 R.C.S. 120, para. 110]. Relativement à cette question, la Cour fédérale s’est exprimée comme suit dans Apotex Inc c. le Registraire des marques de commerce et al. (2010), 81 CPR (4th) 459 (C.F.); conf. par (2010), 91 CPR (4th) 320 (C.A.F.), au para. 5 :

La question de savoir si une marque est distinctive est une question de fait, qui doit être tranchée par référence au message que la marque transmet aux consommateurs ordinaires : voir la décision Novopharm Ltd. c. Bayer Inc. (1999), [2000] 2 C.F. 553, paragraphe 70, 3 C.P.R. (4th) 305 (C.F. 1^re inst.), conf. par (2000), 9 C.P.R. (4th) 304, 264 N.R. 384 (C.A.F.). Le groupe pertinent de consommateurs, pour un produit comme celui-ci, comprend les médecins, les pharmaciens et les patients : voir l’arrêt Ciba-Geigy Canada Ltd. c. Apotex Inc. (1992), [1992] 3 R.C.S. 120, paragraphe 110, 44 C.P.R. (3d) 289 (C.S.C.). Aux fins de la présente affaire, la question est de savoir si [...] tous ces consommateurs reconnaîtraient, d’une manière significative, la marque [...] d’après son apparence (à l’exclusion des étiquettes et de l’emballage) et associeraient cet habillage à une source unique : voir Novopharm Ltd. c. Bayer Inc., précitée, paragraphes 78‑79.

38 Je dois donc déterminer si les médecins, les pharmaciens et les patients reconnaissent la Marque et associe cette forme seule, c’est-à-dire employée sans couleur ou autre marque de commerce, à une source unique.

[58] La position de la Requérante est que la décision de la Cour fédérale dans l’affaire Pfizer représente un changement ou une évolution du droit depuis l’affaire CGPA Opposition #1. À cet égard, la position de la Requérante est résumée au paragraphe 7 de ses observations écrites : [traduction]

Enfin, la jurisprudence fait preuve d’une clarté et d’une souplesse nouvelles en ce qui concerne le caractère distinctif. Au moment de la première procédure, la jurisprudence contenait une certaine ambiguïté quant à ce qui était nécessaire pour établir le caractère distinctif des produits pharmaceutiques. Deux ans plus tard, la Cour fédérale a précisé, dans l’affaire Pfizer Products Inc. c. Association canadienne du médicament générique, qu’un requérant n’a pas besoin de démontrer que les médecins et les pharmaciens et les patients associent une marque à une source unique . Le critère vise plutôt à déterminer si, selon la prépondérance des probabilités, le requérant peut démontrer que ces consommateurs associent l’inhalateur DISKUS à une source de fabrication unique de manière significative. L’arrêt Pfizer a également précisé qu’il n’est pas nécessaire d’établir que les médecins utilisent la forme pour prendre des décisions en matière de prescription ou que les pharmaciens utilisent la forme pour prendre des décisions en matière de délivrance – le critère est de savoir si les consommateurs associent la forme à une source.

[59] Indépendamment de la question de savoir si la décision Pfizer représentait un changement ou une clarification du droit, j’accepte la position de la Requérante selon laquelle, conformément à Pfizer, le critère de caractère distinctif dans le domaine pharmaceutique n’est pas un critère conjonctif dans lequel un requérant est obligé de démontrer le caractère distinctif parmi chacune des trois catégories pertinentes de consommateurs (c’est-à-dire les médecins et les pharmaciens et les patients). Au contraire, le groupe pertinent de consommateurs, qui comprend les trois catégories susmentionnées, doit être évalué dans son ensemble. Cela suggère qu’un requérant pourrait potentiellement réussir à démontrer le caractère distinctif d’une marque de commerce même si elle n’atteint pas le seuil de caractère distinctif dans l’une des trois catégories. Cependant, il reste clair que chacune des trois catégories de consommateurs doit être prise en considération [voir Ciba Geigy]. De plus, à mon avis, il ne découle pas logiquement de l’arrêt Pfizer qu’un requérant réussit nécessairement en démontrant simplement le caractère distinctif parmi, par exemple, deux des trois catégories de consommateurs. Si un requérant est en mesure d’atteindre le seuil de caractère distinctif dans une ou plusieurs catégories, mais pas dans une autre, à mon avis, la question de savoir dans quelle mesure il y parvient ou non est une considération pertinente lors de l’évaluation du niveau de distinction au sein du groupe dans son ensemble.

Application du droit aux faits

[60] Dans l’affaire CGPA Opposition #1, le registraire a conclu que l’Opposante s’était acquittée de son fardeau de preuve initial sur la question du caractère distinctif au moyen de la preuve par affidavit d’un médecin et d’un pharmacien qui était essentiellement identique à celle que l’Opposante a produite en l’espèce. Par exemple, au paragraphe 58 de l’affidavit McIvor produit en l’espèce, le Dr McIvor déclare que [traduction] « [d]après mon expérience (en 2013, 2016 et aujourd’hui), la simple forme d’un inhalateur ne sert à identifier le fabricant pour aucun patient ». À cet égard, les circonstances de l’espèce sont les mêmes que celles de l’affaire CGPA Opposition #1, et je conclus de la même façon que l’Opposante s’est acquittée de son fardeau de preuve initial en l’espèce sur la question du caractère distinctif. Ainsi, il incombe à la Requérante le fardeau ultime de démontrer que sa marque de commerce était distinctive aux dates pertinentes.

[61] Dans l’affaire CGPA Opposition #1, en concluant que la Requérante ne s’était pas acquittée de son fardeau ultime de démontrer que la marque était distinctive, le registraire a noté ce qui suit : [traduction] « malgré le fardeau ultime qui lui incombait, la Requérante n’a présenté aucun élément de preuve provenant de personnes appartenant à un ou plusieurs des trois groupes de consommateurs clés que sont les médecins, les pharmaciens et les patients. » En revanche, en l’espèce, la Requérante a présenté une preuve par sondage visant à démontrer la perception des médecins, des pharmaciens et des patients. Cette preuve par sondage n’a pas été produite dans l’affaire CGPA Opposition #1.

[62] Selon les résultats du sondage présentés dans l’Affidavit Sowers, 53,2 % des médecins canadiens et 62,6 % des pharmaciens canadiens associent la conception et l’apparence du DONUT DEVICE à une entreprise en particulier et ont spécifiquement identifié Glaxo ou un inhalateur de marque Glaxo. M. Sowers explique qu’il n’a pas connaissance d’une loi canadienne spécifique donnant des indications sur les niveaux de liaison nécessaires pour établir le caractère distinctif acquis. Toutefois, il croit comprendre, en se fondant sur J. Thomas McCarthy, une autorité en matière de jurisprudence américaine, que ces résultats sont bien supérieurs aux niveaux qui ont été considérés par les tribunaux américains comme probants pour le caractère distinctif acquis. M. Sowers conclut donc que, d’après les résultats du sondage, il est d’avis que la forme de l’inhalateur d’ordonnance DONUT DEVICE de la Requérante est un signe distinctif de cette dernière au Canada parmi les médecins et les pharmaciens.

[63] Notamment, M. Sowers ne tire pas la même conclusion concernant les patients canadiens. M. Sowers affirme que le sondage démontre que 11,7 % des patients canadiens associent la conception et l’apparence du DONUT DEVICE à une entreprise particulière et ont spécifiquement identifié Glaxo ou un inhalateur de marque Glaxo. Il n’émet aucune opinion quant à la question de savoir si ce chiffre est suffisant pour démontrer le caractère distinctif parmi les patients canadiens. De même, M. Sowers ne fournit aucune opinion quant à savoir si les résultats de ce sondage sont suffisants pour démontrer le caractère distinctif au sein du groupe pertinent de consommateurs dans son ensemble.

[64] Comme il est indiqué ci-dessus, l’Opposante a présenté de nombreux arguments expliquant pourquoi le sondage Sowers n’est pas valide et ne devrait pas être pris en compte, et a déposé un affidavit en réponse (l’Affidavit Deal) à l’appui de cette position. Je vais laisser de côté pour l’instant la critique détaillée du sondage Sowers par l’Opposante, car même si je devais prendre les résultats du sondage Sowers pour argent comptant, à mon avis, ils ne permettent pas à la Requérante de s’acquitter de son fardeau ultime de démontrer le caractère distinctif de la Marque au sein du groupe pertinent dans son ensemble, selon la prépondérance des probabilités.

[65] Je commencerai par les catégories des médecins et des pharmaciens. Les parties ne semblent pas contester le fait que, de 1998 jusqu’aux dates pertinentes, la Requérante était la seule partie au Canada à vendre un inhalateur ayant l’apparence de la Marque. Il ne semble pas non plus contesté que la Requérante a vendu ces inhalateurs en grandes quantités et qu’ils ont été prescrits et délivrés en grandes quantités pendant cette période. Dans ces circonstances, il me semble peu remarquable et pas particulièrement convaincant que les résultats du sondage indiquent qu’une proportion importante de médecins et de pharmaciens canadiens sont en mesure d’identifier la Marque comme étant celle de la Requérante. Les médecins et les pharmaciens sont des personnes hautement qualifiées dont le travail consiste à savoir ce qu’ils prescrivent ou délivrent. Bien que les résultats de ce sondage auprès des médecins et des pharmaciens soient certainement pertinents, je ne les considère pas suffisants en l’espèce pour que la Requérante s’acquitte de son fardeau ultime de démontrer le caractère distinctif parmi le groupe pertinent de consommateurs dans son ensemble. De même, je ne considère pas que les réponses fournies par le Dr Ahmad lors du contre-interrogatoire (selon lesquelles le seul inhalateur sur le marché ayant la forme de la Marque est celui de Glaxo) comme étant convaincantes sur la question de savoir si la forme de la Marque a une importance de marque de commerce [voir le contre-interrogatoire, p 5 (9 à 15), 6 (8 à 25) et 9 (22 à 25); le contre-interrogatoire Ahmad, p 6 (6) - 7 (5) et 9 (22) - 10 (5) et p 13 (7 à 25)]. Comme l’a noté la Cour fédérale dans l’affaire Apotex au paragraphe 38, l’existence d’un monopole ne permet pas à elle seule de dire que l’apparence d’un produit d’un produit a acquis une notoriété propre [voir aussi Association canadienne du médicament générique c Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co KG, 2017 COMC 47, 146 CPR (4th) 427 (COMC) (Boehringer) aux paragraphes 151 et 152].

[66] Je me tourne donc vers les résultats du sondage auprès des patients canadiens afin de compléter l’examen de l’ensemble du groupe pertinent. Il y a deux facteurs en l’espèce qui, à mon avis, pèsent fortement contre la position de la Requérante. Premièrement, le degré de reconnaissance parmi les patients beaucoup plus bas que chez les médecins et les pharmaciens. Je n’ai reçu aucune jurisprudence ou aucun argument de la part de la Requérante suggérant qu’une reconnaissance de 11,7 % serait suffisante (ou presque suffisante) pour tirer une conclusion de caractère distinctif au sein de la catégorie de patients, et M. Sowers est particulièrement muet sur ce point. Lorsque j’ai demandé à la Requérante au cours de l’audience si elle s’appuyait sur une jurisprudence particulière (canadienne ou autre) pour établir un seuil permettant de démontrer le caractère distinctif dans l’une des trois catégories, elle m’a répondu que non. Par ailleurs, je note que le texte de McCarthy (mentionné dans l’Affidavit Sowers et inclus dans les réponses écrites de la Requérante aux engagements) traite des affaires américaines dans lesquelles des chiffres de 25 % et 10 % ont été jugés insuffisants pour prouver l’existence d’une notoriété propre, alors que d’autres affaires comportant des chiffres de 46 %, 48 % et 37 % ont été jugés suffisants. Je mentionne le texte de McCarthy uniquement parce qu’il semble servir de base aux opinions de M. Sowers; toutefois, ce texte ne traite d’aucune jurisprudence ayant force obligatoire au Canada, et la Requérante n’a pas cherché à s’appuyer spécifiquement sur l’une des affaires citées dans ce texte.

[67] En ce qui concerne plus particulièrement la catégorie des patients, je pense qu’il est pertinent de noter que, sur le marché, l’inhalateur de la Requérante présente toujours d’autres formes de marques, telles que des marques nominales, à la fois sur le dispositif lui-même et sur son emballage, et les éléments de preuve ne suggèrent pas que la Requérante a sensibilisé les patients sur le fait que la forme du dispositif est un indicateur de la source [pour une analyse similaire, voir la décision Boehringer, précitée, paragraphes 147 et 148]. Le degré de reconnaissance au sein de la catégorie des patients, tel qu’il ressort de l’Affidavit Sowers, est à mon avis compatible avec cette circonstance.

[68] Deuxièmement, bien que je doive prendre en considération les trois catégories de consommateurs (médecins, pharmaciens et patients) sans qu’aucune ne soit nécessairement déterminante, je suis d’accord avec l’Opposante pour dire qu’il est important de reconnaître que les patients en l’espèce sont de loin la plus grande des trois catégories en nombre, étant donné que chaque médecin/pharmacien prescrira/délivrera des médicaments inhalés à plusieurs patients. Par exemple, les paragraphes 19 à 24 de l’Affidavit McIvor décrivent les centaines de patients que le Dr McIvor consulte au cours d’une année donnée, dont environ 80 % sont des personnes souffrant de troubles pulmonaires obstructifs, tels que l’asthme et la MPOC, qui sont traités au moyen d’inhalateurs. Le Dr McIvor déclare qu’en 2013 et 2016, il a rédigé environ 30 ordonnances par semaine pour divers inhalateurs. De même, le témoignage du pharmacien M. Ahmad est que sa pharmacie délivre des inhalateurs environ 30 fois par semaine, et qu’il délivre personnellement environ 60 à 70 % de ce volume [voir le paragraphe 17 de l’Affidavit Ahmad et le contre-interrogatoire Ahmad, p. 21 (5) – p (3)].].

[69] La pertinence de cette différence de taille entre les trois catégories pour évaluer le caractère distinctif au sein du groupe dans son ensemble est illustrée par l’échange suivant, tiré du contre-interrogatoire de M Sowers : [traduction]

352. Q. Mais si vous vouliez connaître la compréhension globale des groupes, une façon de procéder serait de les additionner?

R. Non, je ne pense pas, parce qu’ils sont distincts – non, je ne pense pas que ce serait approprié parce que vous accordez autant de poids aux pharmaciens et aux médecins qui sont un groupe plus petit proportionnellement de la population aux patients. Cela fausserait les résultats d’une manière très peu représentative.

353. Q. Je suppose que si vous vouliez examiner l’ensemble des consommateurs sur la base des chiffres que vous avez, ce serait une façon de le faire?

R. Si je devais examiner l’ensemble des consommateurs?

354. Q. Oui.

R. Si j’avais eu pour mission de ne traiter que les consommateurs en tant que groupe, j’aurais conçu le sondage différemment et, là encore, je pense que les proportions de ces populations seraient différentes en fonction de mes critères de sélection.

355. Q. Ce que vous dites alors, c’est que le sondage ne fournit pas vraiment de réponse aux consommateurs en tant que groupe parce qu’il n’a pas été conçu de cette façon?

R. Comme les médecins et les pharmaciens sont des types de consommateurs différents, le dépistage est différent, tout comme celui des patients. Mon sondage visait à le tester auprès des médecins, des pharmaciens et des patients. Je pense que si vous vouliez faire ce calcul, vous devriez – vous avez déjà mentionné la pondération. Il faut pondérer les données en fonction de la taille de la population des consommateurs.

356. Q. Vous pourriez peut-être répondre à la question et c’est ainsi que votre sondage a été réalisé, il n’a pas été conçu pour fournir une réponse concernant l’ensemble du groupe de consommateurs?