Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2022 COMC 251

Date de la décision : 2022-12-09

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION

Opposante : Holland Imports Inc.

Requérante : Hangzhou Great Star Industrial Co., Ltd.

Demande : 1,850,090 pour ROC RUNNER Dessin

Introduction

[1] Hangzhou Great Star Industrial Co, Ltd (la Requérante) a déposé la demande pour enregistrer la marque de commerce ROC RUNNER Dessin (la Marque), reproduite ci-dessous, en liaison avec les produits suivants : 1) Outils de coupe à main; scies manuelles; scies sauteuses; outils à main; outils et instruments d’affûtage manuels; cisailles; outils de coupe à onglets, à savoir outils à main (les Produits).

[2] Holland Imports Inc (l’Opposante) s’oppose à l’enregistrement de la Marque. L’opposition est principalement fondée sur les allégations que la Marque crée de la confusion avec la marque de commerce ROK de l’Opposante, enregistrée en liaison avec, entre autres, des outils électriques et à main.

[3] Pour les raisons exposées ci-dessous, la demande est rejetée.

Le dossier

[4] La demande a été déposée le 31 juillet 2017, fondée sur l’emploi projeté au Canada et annoncée aux fins d’opposition dans le Journal des marques de commerce le 18 décembre 2019.

[5] Le 18 février 2020, l’Opposante s’est opposée à la demande en produisant une déclaration d’opposition en vertu de l’article 38 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T-13 (la Loi). Sauf indication contraire, toutes les mentions visent la Loi telle qu’amendée le 17 juin 2019.

[6] Les motifs d’oppositions, comme établi dans la déclaration d’opposition de l’Opposante, se résument comme suit :

· la Marque crée de la confusion avec la marque de commerce ROK de l’Opposante;

· la Requérante n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement de la Marque puisqu’elle crée de la confusion avec la marque de commerce ROK de l’Opposante qui a été employée ou révélée antérieurement au Canada;

· la Requérante n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement de la Marque puisqu’elle crée de la confusion avec la demande d’enregistrement de marque de commerce n^o 1,478,105 de l’Opposante antérieurement produite pour la marque de commerce ROK;

· la Marque n’est pas distinctive;

· la Requérante n’emploie pas ou ne projette pas employer la Marque au Canada.

[7] Le 3 juillet 2020, la Requérante a signifié et produit une contre-déclaration.

[8] À l’appui de son opposition, l’Opposante a produit l’affidavit de Shahid Punjani.

[9] La Requérante n’a produit aucune preuve. L’auteur de l’affidavit de l’Opposante n’a pas été contre-interrogé.

[10] Seule la Requérante a soumis des observations écrites; une audience a été demandée où seule l’Opposante étant représentée.

Fardeau de preuve et fardeau ultime

[11] C’est à la Requérante qu’incombe le fardeau ultime de démontrer que sa demande est conforme aux dispositions de la Loi. Toutefois, pour chaque motif d’opposition, il incombe à l’Opposante de s’acquitter du fardeau de preuve initial de présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l’existence des faits allégués à l’appui de l’existence de chacun de ses motifs d’opposition. Si l’Opposante s’acquitte de ce fardeau initial, la Requérante doit alors convaincre le registraire, selon la prépondérance des probabilités, que les motifs d’opposition ne devraient pas empêcher l’enregistrement de la marque de commerce en question [voir Joseph E Seagram & Sons Ltd c Seagram Real Estate Ltd (1984), 3 CPR (3d) 325 (COMC); John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^re inst)].

Motifs rejetés sommairement

[12] L’Opposante fait valoir que la Requérante n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement de la Marque à la date de dépôt de la demande puisque, en contravention à l’article 16(1)b) de la Loi, la Marque crée de la confusion avec la demande d’enregistrement n^o 1,478,105 antérieurement produite par l’Opposante pour la marque de commerce ROK.

[13] L’article 16(1)b) exige que l’Opposante ait produit sa demande d’enregistrement de marque de commerce au Canada avant la date de dépôt de la Requérante (c.-à-d. le 18 décembre 2019) ou la date de premier emploi, selon la première de ces éventualités. En vertu de l’article 16(2) de la Loi, le droit, pour un requérant, d’obtenir l’enregistrement d’une marque de commerce enregistrable n’est pas atteint par la production antérieure, par une autre personne, d’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce créant de la confusion, à moins que la demande d’enregistrement de la marque de commerce créant de la confusion n’ait été pendante à la date de l’annonce de la demande du requérant, c.-à-d. le 18 décembre 2019.

[14] En l’espèce, l’Opposante a produit sa demande d’enregistrement le 22 avril 2010, ce qui était avant la date de dépôt de la Requérante. Cependant, puisque la marque de commerce de l’Opposante a été acceptée aux fins d’enregistrement le 15 mars 2011, la demande n’était pas pendante à la date d’annonce de la demande de la Requérante comme l’exige l’article 16(2). Ce motif est donc rejeté puisque l’Opposante ne s’est pas acquittée de son fardeau de preuve.

Motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)d) – Enregistrabilité

[15] L’Opposante fait valoir que la Marque n’est pas enregistrable en vertu de l’article 12(1)d) de la Loi puisqu’elle crée de la confusion avec l’enregistrement ROK n^o LMC792,829 de l’Opposante, laquelle est enregistrée en liaison avec les produits suivants : 1) Outils électriques, outils à main, outils électriques et à main pour le travail du bois, outils électriques et à main pour le travail des métaux, chariots, outils de mécanicien, outils pneumatiques pour le travail du bois, outils pneumatiques pour le travail des métaux ainsi que pièces et accessoires pour les marchandises susmentionnées. 2) Pistolets à peinture. 3) Lunettes de sécurité; meules en forme de bol. 4) Boîtes de rangement. 5) Bouteilles d’air comprimé; lames de scie.

[16] La date pertinente pour examiner ce motif d’opposition est la date de ma décision [Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd et Registraire des marques de commerce, 1991 CanLII 11769 (CAF)].

[17] J’ai exercé mon pouvoir discrétionnaire pour consulter le registre et je confirme que l’enregistrement n^o LMC792,829 de l’Opposante est toujours en règle [Quaker Oats Co of Canada c Menu Foods Ltd (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)]. Par conséquent, je conclus que l’Opposante s’est acquittée de son fardeau à l’égard de ce motif d’opposition.

[18] Je dois maintenant déterminer, selon la prépondérance des probabilités, s’il existe une probabilité raisonnable de confusion entre cette marque de commerce et la Marque.

Sens de la confusion entre les marques de commerce

[19] Les marques de commerce créent de la confusion lorsqu’il existe une probabilité raisonnable de confusion au sens du paragraphe 6(2) de la Loi :

[20] L’emploi d’une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l’emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à ces marques de commerce sont fabriqués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou services soient ou non de la même catégorie générale ou figurent ou non dans la même classe de la classification de Nice.

[21] Par conséquent, le paragraphe 6(2) ne concerne pas la confusion d’une marque de commerce avec l’autre, mais la confusion des produits ou des services d’une source avec ceux d’une autre source. En l’espèce, la question posée par l’article 6(2) est de savoir si les acheteurs des Produits de la Requérante, vendus sous la Marque, croient que ces produits ont été produits ou autorisés ou font l’objet d’une licence par l’Opposante qui vend ses produits sous la marque de commerce ROK.

Test en matière de confusion

[22] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Les facteurs dont il faut tenir compte, au moment de décider si deux marques de commerce créent de la confusion, sont « toutes les circonstances de l’espèce, y compris » celles mentionnées expressément aux articles 6(5)a) à 6(5)e) de la Loi : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus; la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage; le genre de produits, services ou entreprises; la nature du commerce; le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux, notamment dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’ils suggèrent.

[23] Les critères énoncés au paragraphe 6(5) ne forment pas une liste exhaustive et le poids qu’il convient d’accorder à chacun d’eux varie en fonction du contexte propre à chaque affaire [Mattel, Inc c3894207 Canada Inc, 2006 CSC 22, au para 54]. Je renvoie également à Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc, 2011 CSC 27, au para 49, où la Cour suprême du Canada déclare que l’article 6(5)e), la ressemblance entre les marques, est souvent celui qui revêt le plus d’importance dans l’analyse relative à la confusion.

Caractère distinctif inhérent et mesure dans laquelle les marques sont devenues connues

[24] Le caractère distinctif inhérent d’une marque de commerce fait référence à son caractère unique lorsqu’elle est considérée avec les produits ou les services qui lui sont associés.

[25] En l’espèce, la Requérante observe que la signification du dictionnaire pour le mot ROC est celle d’un oiseau mythique de légendes orientales, imaginé comme possédant une taille et une force énormes (Oxford English Dictionary). Bien que je n’aie aucune raison de remettre en question cette définition, aucune preuve n’est fournie que le consommateur moyen des Produits de la Requérante serait conscient de cette signification du dictionnaire. Peu importe, je suis d’accord avec la Requérante que la Marque, étant ROC RUNNER sous une forme stylisée, ne suggère pas le caractère ou la qualité des Produits visés par la demande et possède donc un certain degré de caractère distinctif inhérent.

[26] En ce qui a trait à la marque de commerce de l’Opposante, la Requérante affirme qu’il s’agit d’une marque faible qui mérite seulement un spectre étroit de protection. À cet égard, la Requérante affirme que je devrais prendre connaissance d’office des nombreuses marques de commerce antérieures au registre comportant le mot ROCK avec des produits semblables à ceux de l’Opposante.

[27] La marque de commerce de l’Opposante est un mot inventé. Bien que sur le plan phonétique elle soit semblable au mot « rock », je n’estime pas que ce mot possède une quelconque signification en liaison avec les produits de l’Opposante. De plus, il a été précédemment soutenu que le registraire ne prendra pas connaissance d’office de la déclaration du registre (sauf en ce qui a trait aux marques de commerce précisément mentionnées par un opposant dans une déclaration d’opposition) [voir Molson Breweries c John Labatt Ltd (Labatt Brewing Co Ltd) (1999), 3 CPR (4th) 543 (COMC), à la p 552]. Je conclus donc que la marque de commerce de l’Opposante possède également un caractère distinctif inhérent.

[28] Le caractère distinctif acquis d’une marque de commerce correspond à la mesure dans laquelle une marque est devenue connue au Canada. La preuve de M. Punjani, directeur de l’Opposante, se résume comme suit :

· L’Opposante a été établie à Burnaby, en Colombie-Britannique, en octobre 1973; il s’agit d’un grossiste et d’un détaillant offrant une large gamme de produits de haute qualité pour la maison et le chantier, y compris des outils et du matériel de qualité professionnelle.

· L’Opposante offre les produits de marque ROK à des consommateurs canadiens depuis au moins aussi tôt qu’octobre 2009.

· Les produits de marque ROK s’appliquent à plusieurs gammes de produits, avec 16 gammes de produits d’outils et d’accessoires au Canada.

· Les 16 gammes de produits contiennent 91 catégories de produits uniques et une liste de plus de 2 700 produits de marque ROK disponibles au Canada.

· Les produits de marque ROK sont offerts aux consommateurs par l’entremise du site Web de l’Opposante www.hollandimports.com, du site Web ROK www.roktools.ca, du site Web Summit Tools summittools.com, des magasins de détail Summit Tools et de plus de 800 magasins qui offrent les produits de marque ROK.

· Les produits de marque ROK sont vendus dans de nombreux magasins au Canada, y compris, sans toutefois s’y limiter, Home Hardware, Rona/Lowe’s, Peavey Mart, Canac, London Drugs, Castle Building Centres, Nurseryland, Kent Building Centres, Groupe BMR, Timber Mart et Ace Hardware.

· Entre 2013 et le 4 novembre 2020, l’Opposante a vendu plus de 12 millions d’unités de produits de marque ROK à des tiers et aux magasins de détail, représentant des ventes de plus de 109 millions de dollars canadiens.

· Entre 2018 et 2019, l’Opposante a eu plus de 400 000 $ par année en dépenses publicitaires totales.

· La marque ROK et les produits de marque ROK ont fait l’objet de promotion au Canada ou auprès de consommateurs canadiens par un large éventail de moyens, y compris : le site Web de l’Opposante, le site Web ROK, le site Web Summit Tools, le processus d’achat (y compris des affiches, des bannières et des marchandiseurs en magasin mettant en vedette la marque ROK, des vidéos joués dans les magasins mettant en vedette les produits de marque ROK et les emballages et étiquettes de produits de marque ROK), des annonces imprimées dans les revues professionnelles, des salons professionnels, des visites en magasin par des représentants commerciaux, des courriels promotionnels, des dépliants, des brochures et des feuilles de vente imprimés, les catalogues imprimés de l’Opposante, les comptes de médias sociaux de l’Opposante et les comptes de médias sociaux de Summit Tools.

[29] La Requérante affirme que les chiffres d’unités de produits et de ventes de l’Opposante de 2013 à 2020 sont vagues, puisqu’ils ne sont pas divisés ou séparés par produits ou groupes de produits particuliers de l’Opposante. La Requérante remarque également que les chiffres publicitaires pour 2018 et 2019 sont vagues et ne précisent pas les produits visés par les publicités.

[30] Je suis d’accord avec la Requérante qu’il aurait été préférable que l’Opposante fournisse une preuve quantitative des ventes ou des publicités de produits vendus sous sa marque ROK. Cependant, en l’absence d’un contre-interrogatoire, je n’ai aucune raison de tirer de conclusions négatives de l’une des présumées lacunes dans la preuve de M. Punjani. Selon une lecture équitable de cette preuve, j’estime que la marque de commerce de l’Opposante a acquis une importante réputation au Canada.

[31] Puisque je ne dispose d’aucune preuve concernant l’emploi de la Marque, je ne peux pas conclure qu’elle est devenue connue dans une quelconque mesure au Canada.

[32] Dans ces circonstances, étant donné que la marque de commerce de l’Opposante est devenue connue dans une plus grande mesure au Canada que la Marque, je conclus que ce facteur en général favorise l’Opposante.

Période d’emploi

[33] La Requérante observe que, bien que l’Opposante affirme que ses produits étaient offerts aux consommateurs canadiens au moins aussi tôt qu’octobre 2009, la preuve n’identifie pas séparément le moment ou l’endroit auxquels les produits de l’Opposante ont été offerts pour la première fois aux consommateurs canadiens, ni par ailleurs la sélection des produits de l’Opposante.

[34] Je suis d’accord que la preuve n’appuie pas l’emploi de la marque de commerce de l’Opposante avec ses produits depuis au moins aussi tôt qu’octobre 2009. Cependant, à tout le moins, j’accepte que la preuve dans son ensemble démontre que l’Opposante emploie sa marque de commerce en liaison avec les produits pertinents depuis au moins aussi tôt que 2013. Puisque la Requérante n’a pas démontré l’emploi de sa Marque, ce facteur favorise l’Opposante.

Genre de produits et voies de commercialisation

[35] En ce qui a trait au genre des produits des parties, la Marque est visée par une demande pour l’emploi en liaison avec les produits suivants : outils de coupe à main; scies manuelles; scies sauteuses; outils à main; outils et instruments d’affûtage manuels; cisailles; et outils de coupe à onglets, à savoir outils à main. Bien que l’auteur de l’affidavit de l’Opposante affirme que sa marque de commerce est employée en liaison avec plus de 2 700 produits uniques, c’est l’état déclaratif de produits, tel que défini dans l’enregistrement invoqué par l’Opposante, qui gouverne l’évaluation de la probabilité de confusion en vertu de l’article 12(1)d) de la Loi [Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien c Super Dragon Import Export Inc (1986), 12 CPR (3d) 110 (CAF); Mr Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd (1987), 19 CPR (3d) 3 (CAF)].

[36] La Requérante observe que la majorité de la preuve illustre un présumé emploi de la marque de commerce de l’Opposante pour des produits qui ne chevauchent pas les Produits de la Requérante, ou qui ne leur sont pas semblables, ou pour des produits sans lien. Je ne suis pas d’accord. À cet égard, la preuve de l’Opposante présente sa marque de commerce comme étant arborée sur des coupe-carreaux, des couteaux universels, des scies à main et des scies sauteuses, tous des produits qui correspondent à la catégorie générale des outils à main. Par conséquent, j’estime que les Produits visés par la demande soit chevauchent directement les produits de l’Opposante, soit leur sont associés, et que ce facteur favorise l’Opposante dans l’analyse de la confusion.

[37] Dans la mesure que la nature du commerce des parties est concernée, je note d’abord que la demande ne contient aucune restriction à l’égard des voies de commercialisation pour la distribution des Produits de la Requérante. De plus, il n’y a aucune preuve concernant les voies de commercialisation par lesquelles la Requérante offre ses produits en vente. J’estime donc que, compte tenu du point auquel les produits des parties sont associés, la nature du commerce sera probablement en grande partie la même [Opus Building Corp c Opus Corp (1995), 60 CPR (3d) CF, à la p 104]. Autrement dit, il est raisonnable de conclure que les Produits de la Requérante seraient offerts dans les mêmes types de magasins que ceux pour les produits de l’Opposante.

[38] Ce facteur favorise donc l’Opposante.

Degré de ressemblance

[39] Comme il a été mentionné précédemment, la Cour suprême du Canada indique dans Masterpiece, précité, que le facteur le plus important dans le cadre de l’article 6(5) de la Loi sera souvent le degré de ressemblance entre les marques de commerce.

[40] En l’espèce, la Requérante observe que la Marque diffère de la marque de commerce de l’Opposante, puisque la Marque visée par la demande est une marque composée, formée de deux mots d’un style unique et d’un dessin. La Requérante invoque également plusieurs décisions en matière d’opposition où le registraire a conclu qu’il n’existait aucune confusion entre des marques de commerce ayant un premier mot ou un préfix possédant un son identique.

[41] En revanche, l’Opposante affirme qu’il existe un degré important de ressemblance entre les marques de commerce, puisque la caractéristique la plus dominante de la Marque est le mot ROC, lequel est presque identique dans la présentation et le son à la marque de commerce ROK de l’Opposante.

[42] Je suis d’accord avec la Requérante que la confusion sera peu probable dans des situations où les marques de commerce partagent des caractéristiques communes, mais également des différences dominantes de manière à ce que les différences constituent un signal au public que les produits associés à chaque marque de commerce ont des sources différentes. Cependant, en l’espèce, je n’estime pas qu’il existe une quelconque différence dominante entre les marques de commerce. Comme l’a souligné l’Opposante, l’aspect le plus frappant de la Marque, et également sa première composante, est le mot ROC qui est presque identique à la marque ROK de l’Opposante. De plus, la composante RUNNER est présentée dans une police plus petite et en dessous du mot ROC, réduisant ainsi son importance lorsque la Marque est évaluée dans son ensemble. J’estime donc qu’il existe un degré important de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation et le son.

[43] La Requérante observe également que les idées suggérées par les marques de commerce ne sont pas les mêmes. À cet égard, la Requérante observe que ROC et ROK communiquent des idées différentes. Cependant, cette observation est fondée sur la signification du dictionnaire pour le mot ROC fournie ci-dessus. Comme il a été souligné précédemment, le consommateur moyen ne sera peut-être pas conscient que le mot ROC est défini par un oiseau mythique et qu’il est donc différent dans l’idée suggérée comparativement à la marque ROK de l’Opposante. J’estime cependant qu’aucune des marques de commerce des parties ne suggère une idée évidente, autre que celle suggérée par les similarités phonétiques susmentionnées avec le mot « rock ». Cependant, même si je devais me tromper à cet égard, j’estime qu’en général le degré de ressemblance entre les marques de commerce est suffisant pour favoriser l’Opposante.

Conclusion concernant la confusion

[44] En bout de compte, le test à appliquer est celui de savoir si un consommateur canadien ordinaire, ayant un souvenir imparfait de la marque de commerce ROK de l’Opposante en liaison avec les outils à main et électrique, au moment d’apercevoir la Marque, ROC RUNNER Dessin, en liaison avec les Produits, croirait que les produits proviennent de la même source.

[45] Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce contemplées par l’article 6(5) de la Loi et compte tenu du fait que chacun des facteurs pertinents favorise l’Opposante comme il en été question ci-dessus, je conclus que la Requérante ne s’est pas acquittée de son fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’y a aucune probabilité de confusion entre la Marque et la marque de commerce de l’Opposante. Le motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)d) est donc accueilli.

Motif d’opposition fondé sur l’article 2 – Caractère distinctif

[46] La date pertinente pour le motif d’opposition fondé sur l’article 2 est la date de production de la déclaration d’opposition, à savoir le 18 février 2020.

[47] Afin de s’acquitter du fardeau de preuve initial au titre de ce motif d’opposition, un opposant doit démontrer que sa marque de commerce avait une réputation importante, significative ou suffisante au Canada en liaison avec les produits ou services pertinents de manière à annuler le caractère distinctif de la marque de commerce visée par la demande [voir Motel 6 Inc c No 6 Motel Ltd (1981), 56 CPR (2d) 44 (CF 1^re inst); et Bojangles'International, LLC c Bojangles Café Ltd, 2006 CF 657, 48 CPR (4th) 427].

[48] J’estime que la preuve de l’Opposante de son emploi de la marque de commerce ROK au Canada, établie ci-dessus, est suffisante pour permettre à l’Opposante de s’acquitter de son fardeau de preuve dans le cadre du motif d’opposition fondé sur l’article 2.

[49] J’estime que ce motif d’opposition doit être accueilli sur la base de la même analyse de confusion que celle exposée ci-dessus en ce qui concerne le motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)d). Plus particulièrement, j’estime que la Requérante ne s’est pas acquittée de son fardeau ultime de démontrer qu’il n’existe aucune probabilité de confusion entre la Marque et la marque de commerce de l’Opposante et ne s’est donc pas acquittée de son fardeau ultime de démontrer que la Marque est distinctive la Requérante en vertu de l’article 2 de la Loi à la date pertinente.

[50] Par conséquent, le motif d’opposition fondé sur l’article 2 est également accueilli.

Motifs d’opposition restants

[51] Ayant déjà refusé la demande en vertu de deux motifs, je ne discuterai pas des motifs d’opposition restants.

Décision

[52] Compte tenu de ce qui précède, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, je rejette la demande d’enregistrement selon les dispositions de l’article 38(12) de la Loi.

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Cindy R. Folz

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

William Desroches

 

Le français est conforme aux WCAG.

Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L’AUDIENCE : 2022-12-01

 

COMPARUTIONS

Pour l’Opposante : Reagan Seidler

Pour la Requérante : Aucune comparution.

AGENTS AU DOSSIER

Pour l’Opposante : Smart& Biggar

Pour la Requérante : Chooi Law Professional Group