Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2023 COMC 001

Date de la décision : 2023-01-11

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION

Opposante : ARBOR SNOWBOARDS INC.

Requérante : WALTERS & MASON RETAIL, INC.

Demande : 1,862,106 pour ARBORETUM

Introduction

[1] WALTERS & MASON RETAIL, INC. (la Requérante) a produit une demande d’enregistrement pour la marque de commerce ARBORETUM (la Marque) en liaison avec les Services de la classe 35 ci-dessous :

[traduction]

(1) Services de magasin de vente au détail de vêtements, de bijoux, d’accessoires, nommément de sacs, de sacs à main, de sacs de sport, de sacs à dos, de portefeuilles, de chapeaux, d’accessoires de téléphone cellulaire, d’accessoires pour cheveux, de montres, de lunettes de soleil, de bougies, d’articles de papeterie, d’accessoires de cuisine, de grandes tasses, de tasses, de bocaux Mason, de bouteilles d’eau, d’essuie-mains, de linges à vaisselle, de gobelets, de sous-verres, d’aimants, d’oreillers, de coussins, d’affiches et de décorations murales, d’articles chaussants, de cadeaux, nommément de paniers-cadeaux contenant des cosmétiques et de chèques-cadeaux, ainsi que d’articles de décoration pour la maison.

[2] ARBOR SNOWBOARDS INC. (l’Opposante) s’oppose à l’enregistrement de la Marque. L’opposition est fondée sur des allégations selon lesquelles la Marque crée de la confusion avec l’emploi et les enregistrements pour la marque de commerce ARBOR de l’Opposante ci-dessous :

[traduction]

Enregistrement n^o LMC945,211 pour ARBOR en liaison avec (1) Services de magasin de vente au détail d’articles et de vêtements de sport. (2) Services de magasin de vente au détail en ligne d’articles et de vêtements de sport.

Enregistrement n^o LMC739,689 pour ARBOR en liaison avec (1) Vêtements, nommément chapeaux, casquettes, bandeaux, articles pour le cou, foulards, chemises, maillots de bain, tee-shirts, pulls d’entraînement, pantalons d’entraînement, manteaux, shorts, jeans, pantalons, vestes, gants, ceintures, chaussettes, chaussures, pantoufles, peignoirs et vêtements de dessous.

[3] Pour les raisons qui suivent, la demande est rejetée en ce qui a trait aux Services biffés ci-dessous et l’opposition est rejetée en ce qui a trait aux autres Services.

[traduction]

(1) Services de magasin de vente au détail de vêtements, de bijoux, d’accessoires, nommément de sacs, de sacs à main, de sacs de sport, de sacs à dos, de portefeuilles, de chapeaux, d’accessoires de téléphone cellulaire, d’accessoires pour cheveux, de montres, de lunettes de soleil, de bougies, d’articles de papeterie, d’accessoires de cuisine, de grandes tasses, de tasses, de bocaux Mason, de bouteilles d’eau, d’essuie-mains, de linges à vaisselle, de gobelets, de sous-verres, d’aimants, d’oreillers, de coussins, d’affiches et de décorations murales, d’articles chaussants, de cadeaux, nommément de paniers-cadeaux contenant des cosmétiques et de chèques-cadeaux, ainsi que d’articles de décoration pour la maison.

Le dossier

[4] La demande a été produite le 11 octobre 2017 et revendiquait une date de priorité du 11 avril 2017, et elle a été annoncée aux fins d’opposition dans le Journal des marques de commerce le 3 juillet 2019.

[5] Le 24 décembre 2019, l’Opposante s’est opposée à la demande en produisant une déclaration d’opposition en vertu de l’article 38 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T‑13 (la Loi).

[6] La Requérante a déposé et signifié une contre-déclaration niant tous les motifs d’opposition. Ni l’Opposante ni la Requérante n’ont produit de preuve. Les deux parties ont produit des observations écrites. La Requérante a assisté à l’audience.

Question préliminaire – enregistrements de marque de commerce dans les observations écrites

[7] L’Opposante ajoute une variété d’enregistrements de marque de commerce, y compris ARBOR, à l’annexe B de ses observations écrites, certains desquels appartiennent à l’Opposante et certains desquels appartiennent à des tiers. L’Opposante soutient que ces marques de commerce établissent le lien entre le mot ARBOR et des arbres et jardins. À cet égard, bien que le registraire exerce son pouvoir discrétionnaire pour confirmer l’existence des demandes et des enregistrements définis dans une déclaration d’opposition, il ne le fera pas dans d’autres cas [John Labatt Limited/John Labatt Limitée c WCE Western Canada Water Enterprises Inc (1991), 39 CPR (3d) 442 (COMC); Quaker Oats Co of Canada c Menu Foods Ltd (1986), 11 CPR (3d) 410, à la p. 412 (COMC)]. Étant donné que les marques de commerce à l’annexe B des observations écrites de l’Opposante n’ont pas été produites en preuve, je n’ai pas à tenir compte des observations de l’Opposante selon lesquelles ces marques de commerce démontrent que le mot ARBOR suggère un arbre ou un jardin.

Fardeau de preuve et fardeau ultime

[8] C’est au requérant qu’incombe le fardeau ultime de démontrer que sa demande est conforme aux dispositions de la Loi. Toutefois, pour chaque motif d’opposition, il incombe à l’opposant de s’acquitter du fardeau de preuve initial de produire une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l’existence des faits allégués à l’appui de chacun de ses motifs d’opposition. Si l’opposant s’est acquitté de ce fardeau initial, le requérant doit alors convaincre le registraire, selon la prépondérance des probabilités, que les motifs d’opposition ne devraient pas empêcher l’enregistrement de la marque de commerce en question [voir Joseph E Seagram & Sons Ltd c Seagram Real Estate Ltd (1984), 3 CPR (3d) 325 (COMC); John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd, 1990 CanLII 11059, 30 CPR (3d) 293 (CF 1^re inst)].

Motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)d) – enregistrabilité

[9] La date pertinente pour examiner ce motif d’opposition est la date de ma décision [Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd et Le registraire des marques de commerce, 1991 CanLII 11769 (CAF)].

[10] L’Opposante fait valoir que la Marque n’est pas enregistrable en vertu de l’article 12(1)d) de la Loi parce qu’elle crée de la confusion avec les enregistrements de marque de commerce n^o LMC945,211 et n^o LMC739,689). L’Opposante s’est acquittée de son fardeau à l’égard de ce motif d’opposition, puisque ces enregistrements sont en règle.

[11] Je dois maintenant déterminer, selon la prépondérance des probabilités, s’il existe une probabilité raisonnable de confusion entre la marque de commerce ARBOR et la Marque.

Sens de la confusion entre les marques de commerce

[12] Les marques de commerce créent de la confusion lorsqu’il existe une probabilité raisonnable de confusion au sens de l’article 6(2) de la Loi :

L’emploi d’une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l’emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à ces marques de commerce sont fabriqués, […] ou que les services liés à ces marques sont […] exécutés, par la même personne, que ces produits ou services soient ou non de la même catégorie générale ou figurent ou non dans la même classe de la classification de Nice.

[13] Par conséquent, l’article 6(2) ne concerne pas la confusion d’une marque avec l’autre, mais la confusion des produits ou des services d’une source avec ceux d’une autre source. En l’espèce, la question que soulève l’article 6(2) est celle de savoir si les acheteurs des Services de la Requérante, vendus sous la marque de commerce ARBORETUM, croiraient qu’ils ont été fournis ou autorisés par l’Opposante, ou ont fait l’objet d’une licence octroyée par l’Opposante, qui vend les produits et services visés par ses enregistrements sous la marque de commerce ARBOR.

Test en matière de confusion

[14] Le test à appliquer pour déterminer s’il y a confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Les facteurs dont il faut tenir compte, au moment de décider si deux marques créent de la confusion, sont toutes les circonstances de l’espèce, y compris celles mentionnées expressément aux articles 6(5)a) à 6(5)e) de la Loi : le caractère distinctif inhérent des marques, et la mesure dans laquelle elles sont devenus connues; la période pendant laquelle chacune des marques a été en usage; le genre de produits, services ou entreprises; la nature du commerce; et le degré de ressemblance entre les marques, y compris dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent.

[15] Les critères énoncés à l’article 6(5) ne forment pas une liste exhaustive et le poids qu’il convient d’accorder à chacun d’eux varie en fonction du contexte propre à chaque affaire [Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc, 2006 CSC 22, au para 54]. Je renvoie également à Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc, 2011 CSC 27 (CanLII), 92 CPR (4th) 361, au para 49, où la Cour suprême du Canada déclare que l’article 6(5)e), la ressemblance entre les marques de commerce, est souvent le facteur qui revêt le plus d’importance dans l’analyse relative à la confusion.

Caractère distinctif, mesure dans laquelle les marques sont devenues connues et période pendant laquelle elles ont été en usage

[16] Afin d’évaluer le caractère distinctif inhérent des marques de commerce des parties, je prends connaissance d’office de diverses définitions de dictionnaire, tout en tenant compte du fait qu’en l’absence de preuve, je ne peux pas prendre connaissance d’un sens unique [McDowell c Laverana GmbH & Co KG, 2017 CF 327, au para 36].

[17] La définition d’« arboretum » énoncée sur le site Web dictionary.com indique qu’il s’agit [traduction] « [d’]un terrain sur lequel de nombreux arbres ou arbustes différents sont cultivés à des fins d’étude ou de présentation ». Les définitions d’« arbor » sur le site Web dictionary.com sont énoncées comme suit : [traduction] « (1) une cavité ombragée faite de feuilles et formée par des branches d’arbres, des arbustes, etc. (2) une tonnelle en treillis entrelacée avec des vignes et des fleurs qui grimpent. (3) Obsolète. un terrain de gazon; une pelouse; un jardin; un verger. » L’Opposante ajoute, dans ses observations écrites, des définitions de dictionnaire d’« ARBOR » tirées de divers dictionnaires Oxford. Ces définitions comprennent ce qui suit : [traduction] « (en anatomie) une structure semblable à un arbre. [L]’arbre de la vie (arbor vitae) est la démarcation de la matière blanche que l’on retrouve dans les sections du cervelet; il renvoie également à l’aspect en forme d’arbre des plis intérieurs du col cervical (cou) » et [traduction] « une broche d’une machine de fraisage utilisée pour tenir un outil de coupe tournante […] ».

[18] Étant donné qu’aucune de ces définitions de dictionnaire ne semble se rapporter aux produits ou services des parties, je conclus que les marques de commerce ARBOR et ARBORETUM possèdent un caractère distinctif inhérent.

[19] En ce qui concerne la mesure dans laquelle les marques de commerce sont devenues connues au Canada, aucune des parties n’a présenté de preuve d’emploi ou de promotion de leurs marques de commerce respectives ni de preuve suggérant que leurs marques de commerce sont devenues connues au Canada dans une certaine mesure.

[20] Par conséquent, le caractère distinctif inhérent et la mesure dans laquelle les marques sont devenues connues ne favorisent aucune des parties.

Genre de produits, services, entreprises, nature du commerce, et voies de commercialisation

[21] C’est l’état déclaratif des services de la Requérante, tel qu’il figure dans sa demande, et non les produits et services visés par les enregistrements de l’Opposante, qui régit ma décision à l’égard de ce facteur [Esprit International c Alcohol Countermeasure Systems Corp (1997), 84 CPR (3d) 89 (COMC)].

[22] Bien que les services de détail appartiennent tous à la même classe générale de services, je conclus qu’ils peuvent être intrinsèquement différents, puisque les services de détail peuvent cibler différents consommateurs qui magasinent des produits de différents types [pour une affaire analogue ayant trait aux aliments et aux logiciels, voir Oshawa Holdings Ltd c Fjord Pacific Marine Industries Ltd (1981), 55 CPR (2d) 39 (CAF), à la p. 44; Clorox Co c Sears Canada Inc (1992), 41 CPR (3d) 483 (CF 1^re inst), à la p. 490; Data Broadcasting Corporation c Signal 9 Solutions Canada Inc, 2002 CanLII 61431 (COMC)].

[23] En l’espèce, les Services de la Requérante en caractères gras ci-dessous sont identiques ou correspondent aux états déclaratifs des services visés par les enregistrements de l’Opposante, ou constituent des services de détail au titre desquels sont vendus les produits de l’Opposante. En l’absence de preuve contraire, je présume également que les voies de commercialisation des parties se chevaucheraient en ce qui a trait à ces Services.

[traduction]

(1) Services de magasin de vente au détail de vêtements, de bijoux, d’accessoires, nommément de sacs, de sacs à main, de sacs de sport, de sacs à dos, de portefeuilles, de chapeaux, d’accessoires de téléphone cellulaire, d’accessoires pour cheveux, de montres, de lunettes de soleil, de bougies, d’articles de papeterie, d’accessoires de cuisine, de grandes tasses, de tasses, de bocaux Mason, de bouteilles d’eau, d’essuie-mains, de linges à vaisselle, de gobelets, de sous-verres, d’aimants, d’oreillers, de coussins, d’affiches et de décorations murales, d’articles chaussants, de cadeaux, nommément de paniers-cadeaux contenant des cosmétiques et de chèques-cadeaux, ainsi que d’articles de décoration pour la maison.

[24] Les autres Services sont des services de détail qui couvrent un nombre diversifié de produits, y compris des bijoux, des accessoires de cuisine et des articles de décoration pour la maison, dont aucun n’est mentionné dans les enregistrements de l’Opposante pour la marque de commerce ARBOR. En l’absence de preuve, je ne conclus pas que ces produits sont de nature semblable ou seraient nécessairement vendus à proximité de vêtements ou d’équipement de sport.

[25] Compte tenu de l’absence de preuve quant à la mesure dans laquelle les marques de commerce de l’Opposante ou la Marque de la Requérante sont devenues connues ou quant à la façon dont elles sont réellement employées, je ne conclus pas que la probabilité de chevauchement dans le genre des produits ou services, ou dans les voies de commercialisation des produits et services visés par les enregistrements de l’Opposante et des autres services de détail, y compris ceux décrits comme des bijoux, des accessoires de cuisine et des articles de décoration pour la maison, est importante.

Degré de ressemblance

[26] Lorsqu’on examine le degré de ressemblance entre deux marques de commerce, il est préférable de commencer par déterminer s’il y a un aspect de chaque marque de commerce qui est particulièrement frappant ou unique [voir Masterpiece, précité, au para 64].

[27] La ressemblance entre les marques de commerce est en raison de l’élément commun ARBOR, qui figure au début de la Marque. Toutefois, j’estime que l’aspect frappant de la marque de commerce de l’Opposante n’est pas ARBOR, mais le mot ARBORETUM dans son ensemble. Je conclus donc que, lorsqu’elles sont examinées dans leur ensemble, les marques de commerce des parties diffèrent dans la présentation et le son dans une mesure moindre. Nonobstant les observations de l’Opposante, je conclus que les idées suggérées par les marques de commerce des parties sont quelque peu plus différentes que semblables. Bien que j’accepte que l’idée suggérée par ARBORETUM soit celle d’un terrain où des arbres sont cultivés, compte tenu des diverses définitions d’ARBOR, l’idée que suggère la Marque n’est pas claire, autre que peut être un arbre, une structure semblable à un arbre ou une structure dans un jardin. Par conséquent, dans l’ensemble, je conclus que ce facteur favorise la Requérante, mais pas fortement.

Avis prévu à l’article 37(3) qui est soulevé dans la déclaration d’opposition

[28] La déclaration d’opposition allègue que le registraire a déjà établi une probabilité de confusion entre les marques de commerce des parties en envoyant l’avis prévu à l’article 37(3) à l’Opposante. Dans une procédure d’opposition devant la Commission des oppositions des marques de commerce, le registraire n’est pas tenu d’accorder une considération ou une importance à l’examinateur, parce que le fardeau de la preuve et la preuve dont est saisi un examinateur diffèrent de ceux d’une procédure d’opposition [Cortefiel, SA v Doris Inc, 2013 CF 1107, au para 37 et 38]. De plus, l’envoi de l’avis prévu à l’article 37(3) à l’Opposante ne peut que démontrer que le registraire doute qu’il existe une probabilité raisonnable de confusion avec un seul service visé par la demande et ne précise pas quels services sont préoccupants.

Conclusion concernant la confusion

[29] En fin de compte, le test à appliquer est la question de savoir si un consommateur canadien ordinaire, qui a un souvenir imparfait de la marque de commerce ARBOR de l’Opposante en liaison avec les produits et services visés par les enregistrements de l’Opposante, lorsqu’il voit la marque de commerce ARBORETUM en liaison avec les Services et qu’il ne s’arrête pas pour examiner la question en profondeur ou pour examiner de près les ressemblances et les différences entre les marques, penserait que les Services proviennent de la même source.

[30] Après avoir examiné toutes les circonstances de l’espèce prévues à l’article 6(5) de la Loi, je conclus que la Requérante ne s’est pas acquittée de son fardeau ultime d’établir, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’y a aucune probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et les enregistrements de la marque de commerce ARBOR de l’Opposante en ce qui a trait aux Services biffés ci-dessous :

[traduction]

(1) Services de magasin de vente au détail de vêtements, de bijoux, d’accessoires, nommément de sacs, de sacs à main, de sacs de sport, de sacs à dos, de portefeuilles, de chapeaux, d’accessoires de téléphone cellulaire, d’accessoires pour cheveux, de montres, de lunettes de soleil, de bougies, d’articles de papeterie, d’accessoires de cuisine, de grandes tasses, de tasses, de bocaux Mason, de bouteilles d’eau, d’essuie-mains, de linges à vaisselle, de gobelets, de sous-verres, d’aimants, d’oreillers, de coussins, d’affiches et de décorations murales, d’articles chaussants, de cadeaux, nommément de paniers-cadeaux contenant des cosmétiques et de chèques-cadeaux, ainsi que d’articles de décoration pour la maison.

En ce qui a trait aux autres Services, la différence entre ces Services et les produits et services de l’Opposante font pencher la prépondérance des probabilités en faveur de la Requérante, et l’opposition est rejetée en ce qui a trait à ces autres Services.

Motif d’opposition fondé sur l’article 16(1)a)

[31] L’Opposante allègue dans sa déclaration d’opposition que la Requérante n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement de la Marque, puisque celle-ci crée de la confusion avec l’emploi par l’Opposante de sa marque de commerce ARBOR en liaison avec les produits et services visés par les enregistrements de l’Opposante. Afin de s’acquitter de son fardeau de preuve initial à l’appui du motif d’opposition fondé sur l’absence de droit à l’enregistrement, l’Opposante doit démontrer que sa marque de commerce ARBOR a été employée antérieurement au Canada avant la date de priorité de la demande. Étant donné que l’Opposante n’a produit aucune preuve, elle ne s’acquitte pas de son fardeau de preuve et ce motif d’opposition est rejeté.

Motif d’opposition fondé sur l’article 2 – caractère distinctif

[32] L’Opposante allègue dans sa déclaration d’opposition que la Marque ne distingue pas la Requérante, puisqu’elle ne distingue pas, ni n’est adaptée pour distinguer, les Services de la marque de commerce ARBOR de l’Opposante. Afin de s’acquitter de son fardeau de preuve à l’égard du motif d’opposition fondé sur l’absence de caractère distinctif, l’Opposante devait démontrer qu’à la date de production de sa déclaration d’opposition, à savoir le 24 décembre 2019, sa marque de commerce ARBOR était connue dans une certaine mesure et que la réputation acquise par cette marque de commerce au Canada était importante, significative ou suffisante [Motel 6, Inc c No 6 Motel Ltd (1981), 56 CPR (2d) 44 (CF 1^re inst); et Bojangles’ International LLC c Bojangles Café Ltd, 2006 CF 657]. L’Opposante ne l’a pas fait. Ce motif d’opposition est donc rejeté.

Décision

[33] Compte tenu de ce qui précède, et dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, je rejette la demande en ce qui a trait aux Services biffés ci-dessous et je rejette l’opposition en ce qui a trait aux autres Services.

(1) Services de magasin de vente au détail de vêtements, de bijoux, d’accessoires, nommément de sacs, de sacs à main, de sacs de sport, de sacs à dos, de portefeuilles, de chapeaux, d’accessoires de téléphone cellulaire, d’accessoires pour cheveux, de montres, de lunettes de soleil, de bougies, d’articles de papeterie, d’accessoires de cuisine, de grandes tasses, de tasses, de bocaux Mason, de bouteilles d’eau, d’essuie-mains, de linges à vaisselle, de gobelets, de sous-verres, d’aimants, d’oreillers, de coussins, d’affiches et de décorations murales, d’articles chaussants, de cadeaux, nommément de paniers-cadeaux contenant des cosmétiques et de chèques-cadeaux, ainsi que d’articles de décoration pour la maison.

 

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Natalie de Paulsen

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

Anne Laberge, trad. a.

 

Le français est conforme aux WCAG.

 

Comparutions et agents inscrits au dossier

Date de l’audience : Le 8 novembre 2022

COMPARUTIONS

Pour l’Opposante : Aucune comparution

Pour la Requérante : Barry Gamache

AGENTS AU DOSSIER

Pour la Requérante : ROBIC