Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2023 COMC 015

Date de la décision : 2023-01-30

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE D’UNE PROCÉDURE EN VERTU DE L’ARTICLE 45

Partie requérante : Osler, Hoskin & Harcourt LLP

Propriétaire inscrite : Global Protection Corp.

Enregistrement : LMC810,905 pour LUX

Introduction

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en application de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T‑13 (la Loi) à l’égard de l’enregistrement n^o LMC810,905 pour la marque de commerce LUX (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée pour l’emploi en liaison avec les [traduction] « Lubrifiants à usage personnel ».

[3] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l’enregistrement doit être maintenu.

Procédure

[4] À la demande de Osler, Hoskin & Harcourt LLP (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi le 24 décembre 2020 à Global Protection Corp. (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de la Marque.

[5] L’avis enjoignait à la Propriétaire d’indiquer, à l’égard du produit spécifié dans l’enregistrement, si la Marque a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l’avis et, dans la négative, de préciser la date à laquelle la Marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour démontrer l’emploi est du 24 décembre 2017 au 24 décembre 2020.

[6] La définition pertinente d’« emploi » en l’espèce est énoncée à l’article 4 de la Loi comme suit :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[7] Lorsque le propriétaire n’établit pas l’« emploi », l’enregistrement est susceptible d’être radié ou modifié, à moins que l’absence d’emploi ne soit en raison de circonstances spéciales.

[8] En réponse à l’avis du registraire, la Propriétaire a fourni l’affidavit d’Arthur Kaynor, souscrit au Massachusetts, le 16 juillet 2021, auquel étaient jointes les Pièces A à F.

[9] Aucune des parties n’a produit d’observations écrites et aucune audience n’a été tenue.

Preuve

[10] Dans son affidavit, M. Kaynor s’identifie comme le directeur des Opérations stratégiques et du Secteur public de la Propriétaire. Il affirme que la Propriétaire, une entreprise établie aux États-Unis, est un chef de file dans la fabrication et la vente de produits de santé sexuelle, y compris des condoms et des lubrifiants à usage personnel [aux para 1 et 5].

[11] M. Kaynor indique que la Propriétaire fabrique et vend un large éventail de condoms et de lubrifiants à usage personnel sous un certain nombre de différentes gammes de produits, y compris la marque ONE. Il indique également que la Propriétaire emploie la Marque en liaison avec un lubrifiant à usage personnel à base de silicone sous l’ombrelle de la gamme de produits ONE. En particulier, il affirme que les lubrifiants de la Propriétaire sont disponibles au Canada en deux formats : une bouteille de 100 ml et un sachet de 3 ml [aux para 8 et 9].

[12] M. Kaynor indique également que la Propriétaire vend ses lubrifiants à usage personnel directement aux consommateurs au Canada par l’entremise de sa boutique en ligne www.onecondoms.com, ainsi qu’à des détaillants et distributeurs au Canada, y compris Shoppers Drug Mark et Pamco Distributing Inc. Il atteste que la Propriétaire a vendu plus de 500 000 dollars américains de son lubrifiant à usage personnel au Canada au cours de la période pertinente [aux para 10 et 16].

[13] À l’appui, les pièces pertinentes suivantes sont jointes à l’affidavit de M. Kaynor :

• La Pièce A est composée de deux images d’une bouteille de 100 ml et d’une image d’un sachet de 3 ml de lubrifiants à usage personnel. M. Kaynor indique que les images sont des exemples représentatifs de la façon dont la Marque était arborée sur l’emballage des produits au Canada au cours de la période pertinente. Je note que la bouteille et le sachet arborent en évidence la Marque et que les symboles ® et TM suivent la Marque sur la bouteille et le sachet.

• La Pièce F est composée de plusieurs copies de factures caviardées expliquant en détail des ventes de lubrifiants à usage personnel. M. Kaynor atteste que les produits indiqués sur les factures ont été livrés à des clients au Canada au cours de la période pertinente. Je note que les factures sont émises par la Propriétaire à des adresses au Canada et que leur date correspond à la période pertinente. Les deux formats de produits sont identifiés avec la Marque dans le champ de description des factures.

Motifs de la décision

[14] Il est bien établi que le but et l’objet de l’article 45 de la Loi consistent à assurer une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort ». À ce titre, le critère relatif à la preuve que le propriétaire inscrit doit respecter est assez faible [Performance Apparel Corp c Uvex Toko Canada Ltd, 2004 CF 448, au para 38] et une « surabondance d’éléments de preuve » n’est pas requise [voir Union Electric Supply Co Ltd c Registraire des marques de commerce (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1^re inst), au para 3]. Toutefois, il n’en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la Marque a été employée en liaison avec chacun des produits enregistrés.

[15] En l’espèce, la preuve comprend des images de lubrifiant à usage personnel dans des formats de bouteille et de sachet arborant la Marque et M. Kaynor affirme que ce sont des exemples représentatifs de la façon dont la Marque était arborée sur l’emballage des produits au Canada au cours de la période pertinente. La preuve comprend également des factures illustrant des ventes de ces produits au Canada au cours de la période pertinente. Compte tenu des déclarations de M. Kaynor et de la preuve documentaire, j’estime qu’il est raisonnable de conclure que la bouteille et le sachet illustrés dans les images correspondent aux produits facturés et livrés à des clients canadiens au cours de la période pertinente. Bien que M. Kaynor n’affirme pas que les factures accompagnaient les produits lors de la livraison, compte tenu de sa déclaration que les images sont représentatives, j’accepte que l’avis de liaison requis a été donné aux clients canadiens d’une façon directe au moment du transfert de possession, à savoir à la livraison des produits.

[16] Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincue que la Propriétaire a établi l’emploi de la Marque au Canada en liaison avec les produits visés par l’enregistrement au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

Décision

[17] Par conséquent, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, l’enregistrement sera maintenu selon les dispositions de l’article 45 de la Loi.

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Maria Ledezma

Agente d’audience

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

 

Traduction certifiée conforme

William Desroches

 

Le français est conforme aux WCAG.

 

Comparutions et agents inscrits au dossier

Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

Pour la Partie requérante : Osler, Hoskin & Harcourt LLP

Pour la Propriétaire inscrite : Gowling WLG (Canada) LLP