Office de la propriété intellectuelle du Canada
LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
Référence : 2022 COMC 230
Date de la décision : 2022-11-29
[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45
Partie requérante : Montréal Production Inc.
Propriétaire inscrite : H-D U.S.A., LLC
Enregistrement : LMC294,796 pour HARLEY
[1]
La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire à l’égard de l’enregistrement no LMC294,796 pour la marque de commerce HARLEY.
[2]
La marque de commerce en cause est enregistrée pour emploi en liaison avec les [traduction] « motocyclettes et les pièces connexes ».
[3] Pour les raisons exposées ci-dessous, je conclus que l’enregistrement ne doit être maintenu qu’en liaison avec les pièces de motocyclettes.
Le dossier
[4] À la demande de Montréal Production Inc. (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch. T-13 (la Loi) à H-D U.S.A., LLC (la Propriétaire).
[5]
L’avis enjoignait à la Propriétaire d’indiquer, à l’égard de chacun des produits spécifiés dans l’enregistrement, si la marque de commerce HARLEY a été employée en liaison avec ces derniers au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l’avis et, dans la négative, de préciser la date à laquelle elle a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. Lorsque la Propriétaire n’a pas démontré l’emploi, l’enregistrement est susceptible d’être radié ou modifié, à moins que le défaut d’emploi ne soit en raison de circonstances spéciales.
[6] L’avis a été transmis à la Propriétaire le 13 août 2020 et la période pertinente pour démontrer l’emploi en l’espèce s’étend du 13 août 2017 au 13 août 2020.
[7] La définition pertinente d’« emploi » est énoncée à l’article 4(1) de la Loi comme suit :
Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.
[8] En réponse à l’avis du registraire, la Propriétaire a soumis la déclaration d’Adraea Brown, vice-présidente et avocate générale adjointe de la Propriétaire, déclarée solennellement le 8 février 2021, accompagnée des Pièces AB-1 à AB-7.
[9]
Les deux parties ont produit des observations écrites, mais seule la Propriétaire était représentée à l’audience. À cet égard, il était prévu que la Partie requérante produise des observations, mais le registraire a reçu un courriel de la Partie requérante le matin de l’audience dans lequel elle indiquait qu’elle ne pouvait pas participer à l’audience en raison d’une urgence. Cependant, étant donné que la Partie requérante n’a pas expliqué la nature de son urgence et qu’elle n’a pas demandé explicitement un report de l’audience, ni tenté d’obtenir le consentement de la Propriétaire pour un tel report, l’audience a été tenue comme prévu [selon l’énoncé de pratique Pratique concernant la procédure de radiation prévue à l’article 45].
[10] L'audience, dans le cadre de la présente procédure, a été tenue simultanément aux audiences des procédures de radiation sommaire relatives aux enregistrements nos LMC574,523, LMC649,923, LMC665,193, LMC669,509, LMC671,782, LMC701,942 et LMC975,878, pour diverses autres marques de commerce formatives HARLEY. Des décisions distinctes seront rendues à l’égard de ces enregistrements.
[11] Selon Mme Brown, l’activité principale de la Propriétaire est la fabrication et la vente de motocyclettes, et les activités de la Propriétaire s’étendent également à une [traduction] « vaste gamme de produits et services connexes à la motocyclette tels que les vêtements, les bijoux, les services financiers et les assurances, le tourisme et l’entretien. »
[12] Dans sa déclaration, Mme Brown présente et décrit comme suit les produits énumérés dans l’enregistrement en cause :
[traduction]
• motocyclettes;
• pièces de motocyclettes (ci-après dénommés les « Produits »).
Par conséquent, il est difficile de savoir si la définition des « Produits » donnée par Mme Brown comprend les motocyclettes. Cela dit, cette ambiguïté n’a pas d’incidence importante sur ma conclusion.
[13] En ce qui concerne les ventes, Mme Brown affirme que, pendant la période pertinente, [traduction] « au moins une unité » de chacun des Produits sur lesquels était apposée [traduction] « la Marque de commerce » a été vendue au Canada dans la pratique normale du commerce, et que [traduction] « la Marque de commerce » était liée aux Produits au moment de leur transfert.
[14] Je fais remarquer que Mme Brown fait mention de [traduction] « la Marque de commerce » tout au long de sa déclaration. Cependant, la quasi-totalité des éléments de preuve présente des variations de la marque de commerce en cause, comme la marque nominale HARLEY-DAVIDSON et les marques figuratives connexes, plutôt que la marque de commerce HARLEY en soi. En outre, Mme Brown désigne à tort [traduction] « la Marque de commerce » dans sa déclaration comme étant la marque de commerce HARLEY-DAVIDSON, plutôt que la marque de commerce en cause, HARLEY. Il est donc évident que les nombreuses mentions de Mme Brown de [traduction] « la Marque de commerce » ne renvoient pas automatiquement à la marque de commerce HARLEY en tant que telle. Par conséquent, et par souci de clarté, les mentions de [traduction] « la Marque de commerce » dans la présente décision sont placées entre guillemets pour indiquer que le terme est celui utilisé par Mme Brown, et non pas par moi.
[15] En ce qui concerne les licenciés, Mme Brown affirme que la Propriétaire commercialise ses produits et services au Canada sous [traduction] « la Marque de commerce », soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire de licenciés et de distributeurs. Elle atteste que, pendant la période pertinente, la Propriétaire a exercé le contrôle direct ou indirect sur les caractéristiques ou la qualité des Produits liés à [traduction] « la Marque de commerce ». Mme Brown désigne expressément Harley‑Davidson Motor Company et Harley-Davidson Canada LP comme étant les licenciés de la Propriétaire.
[16] Comme preuve des transferts, Mme Brown joint des factures qu’elle décrit comme correspondant aux ventes de motocyclettes et de pièces de motocyclettes [Pièces AB-6 et AB-7, respectivement].
[17] Les factures produites à titre de Pièce AB-6 démontrent des ventes de motocyclettes entre Harley-Davidson Motor Company et Harley-Davidson Canada LP, notamment au cours de la période pertinente. Les factures produites démontrent également la vente de ces motocyclettes par Harley-Davidson Canada LP à des concessionnaires au Canada. Les factures produites à titre de Pièce AB-7 démontrent la vente de pièces de motocyclettes par Harley-Davidson Motor Company à des concessionnaires au Canada, notamment au cours de la période pertinente.
[18] La marque de commerce HARLEY n’est pas affichée sur les factures produites à titre de pièce, sauf en tant qu’élément de la marque figurative reproduite ci-dessous (le Logo de l’entreprise) :
[19] Je fais remarquer que la Pièce AB-7 comprend également ce qui semble être des extraits de rapports de vente internes. Les extraits sont tronqués et semblent désordonnés. En l’absence de tout renvoi à ceux-ci dans la déclaration de Mme Brown, leur signification n’est pas claire. La marque de commerce en cause ne semble pas être liée aux produits mentionnés dans les rapports.
[20] En ce qui concerne les ventes totales, Mme Brown affirme que, en 2018 et en 2019, plus de 8 000 motocyclettes sur lesquelles était apposée [traduction] « la Marque de commerce » ont été vendues au Canada. Mme Brown fournit également des chiffres de vente annuels pour les [traduction] « pièces de motocyclettes constituant les produits sur lesquelles étaient apposée la Marque de commerce », totalisant plus de 200 millions de dollars au cours de la période pertinente.
[21] Mme Brown joint également le catalogue « 2020 HARLEY DAVIDSON® GENUINE MOTOR PARTS & ACCESSORIES » qu’elle indique comme étant le « 2020 Big Book » de Harley-Davidson Motor Company » [Pièce AB-4]. Mme Brown affirme que le catalogue produit [traduction] « était utilisé pendant la période pertinente pour indiquer les pièces et accessoires disponibles et était également utilisé pour choisir et commander ces pièces de motocyclettes au Canada. »
[22] Le catalogue de près de 900 pages présente et décrit une grande variété de pièces et d’accessoires de motocyclettes. Bien que le catalogue contienne également des photographies de motocyclettes, rien ne permet de conclure que ces motocyclettes ont été achetées grâce au catalogue. En outre, aucune des motocyclettes représentées n’arbore la marque de commerce HARLEY en tant que telle.
[23] En fait, il existe très peu d’exemples d’affichage de la marque de commerce HARLEY en soi dans le catalogue. Néanmoins, je fais remarquer que l’index du catalogue énumère les articles suivants : « Harley® Detailing Kit », « Harley Hammock Touring Seats », « Harley Travel Care Kit », « Harley Wash Bucket » et « Harley Bike Wash Kit » à la page 841 du catalogue. Ces articles sont représentés dans le catalogue, mais la qualité de leur image est mauvaise et il n’est pas possible de discerner si ces articles arborent la marque de commerce HARLEY.
[24] Mme Brown joint également une capture d’écran d’une page Web qu’elle décrit comme étant le site Web de la Propriétaire, à l’adresse https://accessories.harley-davidson.ca/products/#!/ [Pièce AB-5], qui, selon elle, a été utilisé pour permettre de choisir et de commander des pièces constituant les produits visés par l’enregistrement. La qualité de l’image de la capture d’écran produite en pièce est très mauvaise et la plupart des caractères sont illisibles; la marque de commerce HARLEY n’est pas visible.
[25] Enfin, Mme Brown joint un document qu’elle présente comme [traduction] « un catalogue de 2019 de [la Propriétaire] présentant certaines de ses motocyclettes de l’année 2020 » [au para 11, Pièce AB-3]. Cependant, cette pièce semble être constituée d’imprimés de la page Web des accessoires Harley-Davidson produits à titre de Pièce AB-5. En effet, la première page de la Pièce AB-3 semble correspondre à la page Web reproduite dans la capture d’écran de la Pièce AB-5. La marque de commerce HARLEY n’apparaît nulle part sur les imprimés produits en pièces ni sur les produits affichés sur les captures d’écran des pages Web.
[26] Bien que le paragraphe 10 de la déclaration de Mme Brown indique qu’il n’existe pas de Pièce AB-2, je fais remarquer qu’une pièce désignée comme Pièce AB-2 est jointe à la déclaration. Lors de l’audience, la Propriétaire a confirmé que la pièce a été jointe par erreur et qu’il ne faut pas en tenir compte.
[27] Il n’est pas contesté que la Propriétaire a vendu des motocyclettes et des pièces de motocyclettes pendant la période pertinente. La question à trancher est de savoir si ces produits ont été vendus en liaison avec la marque de commerce HARLEY au sens des articles 4(1) et 45 de la Loi.
[28] Dans ses observations écrites, la Propriétaire s’appuie sur les affirmations [traduction] « claires et sans ambiguïté » de Mme Brown en ce qui concerne l’[traduction] « emploi complet » de la marque de commerce en cause au Canada. La Propriétaire mentionne également des pages précises du catalogue produit à titre de Pièce AB-4 qui, selon elle, [traduction] « illustrent » la façon dont la marque de commerce en cause est apposée ou autrement liée à des produits. Il est difficile de savoir si les numéros de page cités font renvoi à la page du catalogue ou à la page de la pièce, et la Propriétaire n’explique pas la pertinence des pages citées.
[29] Lors de l’audience, la Propriétaire a confirmé qu’elle ne revendique que l’emploi de la marque de commerce HARLEY en soi. À cet égard, la Propriétaire a convenu que la marque de commerce HARLEY-DAVIDSON n’est pas une variation mineure de la marque de commerce en cause et, par conséquent, que l’affichage de HARLEY‑DAVIDSON ne constitue pas une exposition de la marque en cause telle qu’enregistrée. En effet, en appliquant les principes énoncés dans Canada (Registraire des marques de commerce) c Cie internationale pour l’informatique CII Honeywell Bull SA, 1985 CanLII 5537, 4 CPR (3d) 523 (CAF), je conclus que l’affichage de la marque nominale HARLEY-DAVIDSON ou du Logo de l’entreprise ne constitue pas un affichage de la marque de commerce HARLEY en soi.
[30] Interrogée à l’audience, la Propriétaire a confirmé que la marque de commerce HARLEY en tant que telle n’est pas affichée sur les factures produites. La Propriétaire a également confirmé qu’il n’y avait aucune preuve illustrant des produits sur lesquels est apposée la marque de commerce HARLEY en soi, à l’exception peut-être d’une photographie floue illustrant une partie d’un cache de bougie d’allumage à la page 542 du catalogue :
[31] Le modèle particulier de cache de bougie d’allumage illustré est désigné sur la même page comme le modèle du « H-D Motor Co. Logo ». Compte tenu de la prédominance de la marque de commerce HARLEY-DAVIDSON dans le contenu de la preuve ainsi que du nom de ce modèle particulier de bougie d’allumage, il est raisonnable de déduire que la bougie d’allumage représentée arbore la marque de commerce HARLEY-DAVIDSON plutôt que HARLEY en tant que telle.
[32] Cela étant dit, le mot HARLEY en tant que tel est affiché comme faisant partie du nom du produit pour certaines pièces de motocyclette offertes dans l’index du catalogue versé à titre de Pièce AB-4, notamment les « Harley Hammock Touring Seats ». Ce produit particulier est présenté à la page 167 du catalogue, et je fais remarquer qu’il est désigné sur cette page comme un « Harley® Hammock seat ».
[33] L’affichage d’une marque de commerce dans des catalogues utilisés à des fins de commande peut constituer l’avis de liaison requis [voir, par exemple, Dart Industries Inc c Baker & McKenzie LLP, 2013 CF 97]. Par conséquent, compte tenu de l’ensemble de la preuve, notamment de la déclaration assermentée de Mme Brown selon laquelle le catalogue a été utilisé pendant la période pertinente pour commander des pièces de motocyclette au Canada, je suis disposée à admettre que de tels sièges de motocyclette ont été vendus pendant la période pertinente et qu’au moins certains d’entre eux ont été achetés au moyen de commandes après la consultation du catalogue.
[34] Compte tenu de ce qui précède, je conclus que la propriétaire a démontré l’emploi de la marque de commerce en cause HARLEY au sens des articles 4 et 45 de la Loi, mais seulement en liaison avec des [traduction] « pièces de motocyclettes ». Étant donné que rien ne démontre l’existence de circonstances particulières qui pourraient justifier le défaut d’emploi de la marque de commerce en liaison avec des [traduction] « motocyclettes », l’état déclaratif des produits sera modifié en conséquence.
Décision
[35] Dans l’exercice des pouvoirs qui me sont délégués en vertu de l’article 63(3) de la Loi et selon les dispositions de l’article 45 de la Loi, l’enregistrement sera modifié afin de supprimer les [traduction] « Motocyclettes », et l’état déclaratif des produits sera libellé comme suit : « Pièces de motocyclettes ».
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Eve Heafey
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada
Traduction certifiée conforme
Ali Alaoui Benhachem
Le français est conforme aux WCAG.