Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2022 COMC 231

Date de la décision : 2022-11-29

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE D’UNE PROCÉDURE EN VERTU DE L’ARTICLE 45

Partie requérante : Montréal Production Inc.

Propriétaire inscrite : H-D U.S.A., LLC

Enregistrement : LMC701,942 pour HARLEY

introduction

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée à l’égard de l’enregistrement n^o LMC701,942 pour la marque de commerce HARLEY.

[2] La marque de commerce en cause est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits suivants :

Vêtements, nommément tee-shirts pour hommes, femmes et enfants; hauts en tricot pour femmes et fillettes; chemises pour enfants; bottes et pulls d’entraînement.

[3] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l’enregistrement doit être modifié afin de supprimer « bottes » de l’état déclaratif des produits.

Le dossier

[4] À la demande de Montréal Production Inc. (la Partie requérante), le registraire a envoyé l’avis prévu à l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch. T-13 (la Loi) à H-D U.S.A., LLC (la Propriétaire).

[5] L’avis enjoignait à la Propriétaire d’indiquer, à l’égard de chacun des produits spécifiés dans l’enregistrement, si la marque de commerce HARLEY a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l’avis et, dans la négative, qu’elle précise la date à laquelle la marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. Lorsque la Propriétaire n’a pas démontré l’emploi, l’enregistrement est susceptible d’être radié ou modifié, à moins que l’absence d’emploi ne soit en raison de circonstances spéciales.

[6] L’avis a été envoyé à la Propriétaire le 7 juillet 2020, et la période pertinente pour démontrer l’emploi en l’espèce est du 7 juillet 2017 au 7 juillet 2020.

[7] La définition pertinente d’« emploi » est énoncée à l’article 4(1) de la Loi comme suit :

Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[8] En réponse à l’avis du registraire, la Propriétaire a produit la déclaration d’Adraea Brown, vice-présidente et avocate générale adjointe de la Propriétaire, déclarée solennellement le 3 mars 2021, accompagnée des Pièces AB‑1 à AB‑6.

[9] Les deux parties ont produit des observations écrites, mais seule la Propriétaire a été représentée lors d’une audience. À cet égard, alors qu’il était prévu que la Partie requérante présente ses observations, le registraire a reçu un courriel de la Partie requérante le matin de l’audience indiquant qu’elle ne pouvait pas participer à l’audience en raison d’une urgence. Cependant, étant donné que la Partie requérante n’a pas expliqué la nature de son urgence et n’a pas demandé explicitement un report de l’audience ni tenté d’obtenir le consentement de la Propriétaire à un tel report, l’audience s’est déroulée comme prévu [selon l’énoncé de pratique Pratique concernant la procédure de radiation prévue à l’article 45].

[10] L’audience dans cette procédure a eu lieu en même temps que les audiences dans les procédures de radiation sommaire concernant les enregistrements n^o LMC294,796, LMC574,523, LMC649,923, LMC665,193, LMC669,509, LMC671,782, et LMC975,878 pour diverses autres marques de commerce formatives HARLEY. Des décisions distinctes seront rendues à l’égard de ces enregistrements.

Résumé de la preuve

[11] M^me Brown explique que l’activité principale de la Propriétaire est la fabrication et la vente de motocyclettes, et que les activités de la Propriétaire s’étendent également à une [traduction] « vaste gamme de produits et de services accessoires au motocyclisme tels que les vêtements, les bijoux, les finances et les assurances, le service de visites et l’entretien. »

[12] Dans sa déclaration, M^me Brown définit les produits visés par l’enregistrement comme étant [traduction] « les Produits » et affirme que, pendant la période pertinente, [traduction] « au moins une unité » de chacun des Produits arborant [traduction] « la Marque de commerce » a été vendue au Canada dans la pratique normale du commerce, et que [traduction] « la Marque de commerce » était associée aux Produits au moment de leur transfert. À l’appui, elle joint à sa déclaration des imprimés et des captures d’écran des sites Web des licenciés et des concessionnaires autorisés de la Propriétaire. Pour chacune des pièces, elle fournit une déclaration selon laquelle, malgré la date à laquelle elles ont été saisies, les pages Web produites en pièce [traduction] « étaient accessibles et consultées au Canada pendant la période pertinente ».

[13] Je note ici que M^me Brown fait renvoi à [traduction] « la Marque de commerce » tout au long de sa déclaration. Toutefois, la quasi-totalité des documents produits en preuve affiche des variantes de la marque de commerce en question, telles que la marque nominale HARLEY-DAVIDSON et les marques figuratives connexes, plutôt que la marque HARLEY en soi. En outre, M^me Brown définit à tort [traduction] « la Marque de commerce » dans sa déclaration comme étant la marque de commerce HARLEY‑DAVIDSON, plutôt que la marque de commerce en cause HARLEY. Il est donc clair que les nombreux renvois de M^me Brown à [traduction] « la Marque de commerce » ne font pas nécessairement renoi à la marque HARLEY en soi. Par conséquent, et pour plus de clarté, les renvoi à [traduction] « la Marque de commerce » dans cette décision sont entre guillemets pour indiquer que le terme est celui de M^me Brown et non le mien.

[14] En ce qui concerne les licenciés, M^me Brown affirme que la Propriétaire commercialise ses produits et services au Canada sous [traduction] « la Marque de commerce », soit directement, soit par l’intermédiaire de licenciés et de distributeurs. Elle affirme que, pendant la période pertinente, la Propriétaire a exercé un contrôle direct ou indirect sur la nature ou la qualité des services visés par l’enregistrement liés à [traduction] « la Marque de commerce ».

[15] À titre de Pièce AB‑2 à sa déclaration, M^me Brown joint des catalogues de produits des licenciés de la Propriétaire, notamment SGI Apparel Group, Harley‑Davidson, Inc. et Harley-Davidson Motor Company. Elle explique que les catalogues étaient [traduction] « disponibles et distribués » au Canada pendant la période pertinente et [traduction] « utilisés pour choisir et commander les Produits ». Les catalogues présentent des articles de vêtement, notamment des chemises, des tee-shirts, des hauts et des pulls d’entraînement pour hommes, femmes et enfants..

[16] Bien que M^me Brown affirme que les catalogues produits en pièce illustrent la façon dont [traduction] « la Marque de commerce » est apposée sur les produits, elle n’indique aucun exemple précis d’un tel affichage. D’après mon examen des catalogues produits en pièce, la grande majorité des produits représentés arborent la marque de commerce HARLEY-DAVIDSON, ou une forme stylisée de cette marque telle que la marque figurative reproduite ci-dessous (le Logo Cycles) :

[17] À titre de Pièce AB‑3 à sa déclaration, M^me Brown joint des captures d’écran de pages Web provenant des sites Web des licenciés et des concessionnaires autorisés de la Propriétaire. Elle explique que, malgré la date à laquelle elles ont été saisies, les pages Web produites en pièce étaient [traduction] « accessibles et consultées » et [traduction] « utilisées pour choisir et commander les Produits » pendant la période pertinente au Canada. Les pages Web produites en pièce proposent divers articles à la vente, notamment des bottes, ainsi que des chemises, des débardeurs et des t-shirts pour hommes, femmes et enfants.

[18] Bien que la qualité de l’image des captures d’écran soit mauvaise, la marque de commerce HARLEY en soi ne semble pas apparaître sur les pages Web produites en pièce, que ce soit sur les produits affichés eux-mêmes ou sur les pages Web, à l’exception d’un onglet du site Web intitulé « Harley for the Home » et d’une page Web proposant un produit nommé MY DADDY RIDES A HARLEY! 2 PIECE ONESIE SET.

[19] Afin d’illustrer davantage la façon dont [traduction] « la Marque de commerce » était apposée sur les produits au cours de la période pertinente, M^me Brown joint à sa déclaration, à titre de Pièce AB‑4, un document qu’elle décrit comme un [traduction] « bref survol de certains des produits arborant la Marque de commerce et l’adresse URL correspondante des licenciés canadiens et des concessionnaires autorisés [de la Propriétaire] ». Le document produit en pièce est une liste de produits vestimentaires accompagnée d’une image de chaque produit et d’une adresse URL. Les images représentent différents types de hauts, notamment des tee-shirts, des débardeurs et des pulls d’entraînement à capuchon, ainsi qu’un cache-couche pour bébé. Les produits sont décrits dans le document comme étant des [traduction] « tee‑shirts pour hommes », [traduction] « tee-shirts pour femmes », [traduction] « hauts en tricot pour femmes », [traduction] « hauts en tricot pour filles », [traduction] « chemises pour enfants » et [traduction] « pulls d’entraînement ». Chacun des produits décrits arbore la marque de commerce HARLEY.

[20] Je note également qu’une paire de gants figurant dans ce document est répertoriée comme un [traduction] « vêtement » et qu’un autre produit non identifiable est répertorié comme une « Pboot ». En raison de la mauvaise qualité des images, il n’est pas possible de déterminer si ces produits arborent une quelconque marque de commerce, et encore moins la marque de commerce HARLEY.

[21] Comme preuve des transferts, M^me Brown joint à sa déclaration des factures représentatives à titre de Pièces AB‑5 et AB‑6; ces factures ont été émises par les licenciés de la Propriétaire, Harley-Davidson Canada LP et FCP Brands, Inc, respectivement. Elle affirme que les factures produites en pièce indiquent des ventes de Produits arborant [traduction] « la Marque de commerce » à des licenciés et des concessionnaires autorisés de la Propriétaire au Canada.

[22] Les factures de la Pièce AB‑5 sont datées de la période pertinente et indiquent des ventes de vêtements tels que des pulls d’entraînement, des chemises et des tee-shirts à des concessionnaires au Canada. La marque de commerce HARLEY n’apparaît pas sur les factures, si ce n’est qu’en tant qu’élément de la marque figurative reproduite ci-dessous (le Logo de l’entreprise), qui est semblable au Logo Cycles, le mot COMPANY remplaçant toutefois le mot CYCLES :

[23] Les factures de la Pièce AB‑6 sont également datées de la période pertinente et indiquent des ventes de vêtements tels que des camisoles, des leggings, des shorts, des cols roulés, des décolletés et des ras du cou à des concessionnaires au Canada. Je note quelques articles facturés décrits en liaison avec la marque de commerce HARLEY, notamment THE ORIGINAL HARLEY S/S SCOOP NECK et HARLEY?HERITAGE S/S SCOOP NECK.

[24] Selon M^me Brown, les ventes au détail annuelles des produits arborant [traduction] « la Marque de commerce » n’étaient pas inférieures à 14 millions de dollars en 2017 (pour la période de temps comprise dans la période pertinente), 28 millions de dollars en 2018, 26 millions de dollars en 2019 et 9 millions de dollars en 2020 (pour la période de temps comprise dans la période pertinente).

analyse

[25] À l’audience, la Propriétaire a confirmé qu’elle ne revendique que l’emploi de la marque HARLEY en soi. À cet égard, la Propriétaire a convenu que la marque HARLEY-DAVIDSON n’est pas une variation mineure de la marque de commerce en cause et, par conséquent, que l’affichage de HARLEY-DAVIDSON ne constitue pas un affichage de la marque de commerce en cause telle qu’enregistrée. En effet, en appliquant les principes énoncés dans la décision Canada (Registraire des marques de commerce) c Cie internationale pour l’informatique CII Honeywell Bull SA, 1985 CanLII 5537, 4 CPR (3d) 523 (CAF), je conclus que ni l’affichage de la marque nominale HARLEY-DAVIDSON, ni le Logo Cycles ou le Logo de l’entreprise ne constituent en soi un affichage de la marque en cause.

[26] La Propriétaire a également confirmé qu’il n’y a pas de preuve spécifique indiquant que la marque HARLEY en soi est apposée sur les produits visés par l’enregistrement « bottes », ou autrement associée à ceux-ci. Toutefois, elle a soutenu que les factures représentatives et les chiffres de vente, ainsi que la déclaration de M^me Brown selon laquelle [traduction] « au moins une unité » de chacun des Produits a été vendue, sont suffisants pour établir l’emploi de la marque de commerce en cause en liaison avec des bottes. Je ne suis pas d’accord.

[27] Sans preuve de ventes de bottes en particulier, l’affirmation de M^me Brown en ce qui a trait aux ventes et aux chiffres de ventes connexes constitue une simple affirmation de ventes des produits visés par l’enregistrement en général plutôt qu’une déclaration de fait démontrant l’emploi de la marque de commerce en cause en liaison avec des bottes. En effet, si son affirmation est accompagnée de chiffres de vente annuels, ces derniers ne sont pas ventilés par article et pourraient donc être associés aux ventes d’un seul ou de certains des produits visés par l’enregistrement.

[28] Bien qu’il n’y ait pas de type particulier de preuve à fournir dans une procédure en vertu de l’article 45, il n’aurait pas été déraisonnable pour la Propriétaire de fournir des preuves spécifiques, telles que les factures des Pièces AB-5 et AB-6, à l’égard de tous les produits visés par l’enregistrement effectivement vendus. Ainsi, même si j’étais disposée à déduire que la marque HARLEY en soi était apposée sur les bottes de la même manière que dans le document de la Pièce AB-4, j’estime que la preuve ne permet pas d’établir les transferts de bottes pendant la période pertinente ou à un moment quelconque.

[29] Compte tenu de ce qui précède, je ne suis pas convaincue que la Propriétaire a démontré l’emploi de la marque de commerce HARLEY au sens des articles 4 et 45 de la Loi en liaison avec les produits visés par l’enregistrement « bottes ». Comme il n’y a aucune preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut d’emploi, l’enregistrement sera modifié en conséquence.

[30] D’autre part, les ventes démontrées aux concessionnaires de la Propriétaire, ainsi que l’affichage en preuve de la marque de commerce en cause sur des vêtements, sont suffisantes pour me permettre de conclure que la marque en cause a été employée en liaison avec les autres produits.

[31] En effet, contrairement à ce qu’affirme la Partie requérante, la Propriétaire n’est pas tenue d’indiquer les ventes aux consommateurs finaux. Il a été établi qu’une vente à un grossiste ou à un distributeur peut être une vente dans la pratique normale du commerce, et que si une partie de la chaîne a lieu au Canada, cela est considéré comme étant un emploi au Canada [Philip Morris Inc c Imperial Tobacco Ltd et al (1987), 13 CPR (3d) 289 (CF 1^re inst); Lin Trading Co c CBM Kabushiki Kaisha (1998), 21 CPR (3d) 417, 1988 CanLII 9341 (CAF)]. En l’espèce, les factures produites en pièce démontrent de ventes de produits effectuées par les licenciés de la Propriétaire à des concessionnaires de la Propriétaire au Canada, et je n’ai aucune raison de douter qu’il s’agissait de ventes de bonne foi effectuées dans la pratique normale du commerce de la Propriétaire, telles que décrites par M^me Brown.

[32] Avant de conclure, j’aborderai aussi brièvement l’argument de la Partie requérante selon lequel les factures de la Pièce AB‑6 ne montrent pas de ventes dans la pratique normale du commerce parce qu’elles sont d’un montant de zéro dollar. Tout d’abord, je note qu’il n’est pas nécessaire qu’un propriétaire inscrit vende ses produits uniquement à des fins lucratives pécuniaires pour que ces ventes soient considérées comme ayant été effectuées « dans la pratique normale du commerce » [Cosmetic Warriors Limited c Riches, McKenzie & Herbert LLP, 2019 CAF 48, aux para 22 à 30 pour une discussion récente à ce sujet]. Cela étant dit, je ne suis pas d’accord avec le fait que les factures de la Pièce AB‑6 indiquent des ventes d’un montant de zéro dollar – au contraire, ce montant correspond au « solde dû » après paiement. En d’autres termes, les factures ont été payées en totalité et il ne restait aucun solde dû au moment de l’impression des factures.

[33] Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincue que la Propriétaire a démontré l’emploi de la marque de commerce en question HARLEY au sens des articles 4 et 45 de la Loi en liaison avec les produits « Vêtements, nommément tee-shirts pour hommes, femmes et enfants; hauts en tricot pour femmes et fillettes; chemises pour enfants; […] et pulls d’entraînement. »

Décision

[34] Dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi et conformément aux dispositions de l’article 45 de la Loi, l’enregistrement sera modifié afin de supprimer « bottes, et » de l’état déclaratif des produits.

[35] L’état déclaratif des produits sera maintenant libellé comme suit :

Vêtements, nommément tee-shirts pour hommes, femmes et enfants; hauts en tricot pour femmes et fillettes; chemises pour enfants; pulls d’entraînement.

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Eve Heafey

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

 

Traduction certifiée conforme

Hortense Hngo

 

Le français est conforme aux WCAG.

Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L’AUDIENCE : 7 juillet 2022

COMPARUTIONS

Pour la Partie requérante : Personne n’a comparu

Pour la Propriétaire inscrite : Charlotte MacDonald

AGENTS AU DOSSIER

Pour la Partie requérante : Aucun agent n’a été nommé

Pour la Propriétaire inscrite : Gowling WLG (Canada) LLP