Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2023 COMC 017

Date de la décision : 2023-01-31

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION

Opposante : Pax Labs, Inc.

Requérante : Shenzhen Topgreen Technology Co., Ltd.

Demande : 1,919,246 pour XVAPE & Dessin

Introduction

[1] Shenzhen Topgreen Technology Co, Ltd (la Requérante) a produit une demande d’enregistrement pour la marque de commerce XVAPE & Dessin reproduite ci-dessous (la Marque) pour emploi en liaison avec les produits [traduction] « vaporisateurs à usage médical; vaporisateurs à usage médical » (les Produits).

[2] La Marque est composée du mot XVAPE dans une police carrée avec un lettrage stylisé, ce qui sera décrit de manière plus approfondie ci-dessous.

[3] Pax Labs, Inc (l’Opposante) s’oppose à la demande d’enregistrement n^o 1,919,246 pour la Marque (la Demande), l’opposition se fondant principalement sur l’allégation selon laquelle la Marque crée de la confusion avec les marques de commerce de l’Opposante reproduites ci-dessous (les Marques figuratives de l’Opposante), toutes comportant un dessin en X formé de quatre tiges convergentes et qui sont destinées à l’emploi en liaison avec des vaporisateurs oraux, y compris des cigarettes électroniques, et des accessoires connexes.

[4] La première des Marques figuratives de l’Opposante est composée du dessin en X à lui seul et les autres sont composées de ce dessin avec les mots PAX, PAX2 et PAX3, respectivement. Les détails des enregistrements et des demandes d’enregistrements invoqués pour les Marques figuratives de l’Opposante sont établis aux annexes A et B de cette décision.

[5] Pour les raisons qui suivent, l’opposition est rejetée.

Le dossier

[6] La Demande a été déposée le 11 septembre 2018, fondée sur l’emploi au Canada depuis le 1^er décembre 2015. Elle a été annoncée aux fins d’opposition le 4 septembre 2019 et opposée le 3 mars 2020 lorsque l’Opposante a produit une déclaration d’opposition en vertu de l’article 38 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T-13 (la Loi). La Requérante a produit une contre-déclaration réfutant tous les motifs d’opposition.

[7] Les motifs d’opposition allèguent que la Marque n’est pas enregistrable en vertu de l’article 12(1)d) de la Loi; que la Requérante n’a pas le droit à l’enregistrement en vertu de l’article 16(1)a) de la Loi; que la Marque n’est pas distinctive au sens de l’article 2 de la Loi; et que la Demande n’est pas conforme aux exigences de dépôt de la Loi en vertu de l’article 38(2)e) de la Loi. Conformément à l’article 69.1 de la Loi, puisque la Demande a été annoncée après la modification de la Loi le 17 juin 2019, les motifs d’opposition seront évalués en fonction de la Loi dans sa version modifiée.

[8] À l’appui de son opposition, l’Opposante a produit l’affidavit du 5 février 2021 de Troy E. Grabow, son avocat général associé, Propriété intellectuelle et Produit, qui décrit l’entreprise de l’Opposante et son emploi et sa promotion des Marques figuratives de l’Opposante.

[9] À l’appui de la Demande, la Requérante a produit l’affidavit du 27 mai 2021 de son président, Jia Guo Bin, qui décrit l’entreprise de la Requérante et son emploi et sa promotion de la Marque.

[10] Je note que les auteurs des affidavits des deux parties ont également exprimé des opinions sur les questions de fait et de droit à trancher dans cette procédure. Puisque les auteurs des affidavits n’ont pas été qualifiés comme experts en marques de commerce ou en comportement humain et qu’ils ne sont pas indépendants des parties, ces opinions ont été ignorées.

[11] Aucun des auteurs des affidavits n’a été contre-interrogé. Les deux parties ont produit des observations écrites; aucune audience n’a été tenue.

Fardeau de preuve et fardeau ultime

[12] Dans une procédure d’opposition, le requérant a le fardeau ultime de démontrer que sa demande est conforme aux dispositions de la Loi. Toutefois, pour chaque motif d’opposition, il incombe à l’opposant de s’acquitter du fardeau de preuve initial de présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l’existence des faits allégués à l’appui de chacun de ses motifs d’opposition. Si l’opposant s’acquitte de ce fardeau initial, le requérant doit alors convaincre le registraire, selon la prépondérance des probabilités, que les motifs d’opposition ne devraient pas empêcher l’enregistrement de la marque de commerce en question [Joseph E Seagram & Sons Ltd c Seagram Real Estate Ltd (1984), 3 CPR (3d) 325 (COMC); John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^re inst)].

Enregistrabilité en vertu de l’article 12(1)d) de la Loi

[13] L’Opposante fait valoir que la Marque n’est pas enregistrable compte tenu de l’article 12(1)d) de la Loi puisque, à la date de dépôt de la Demande, la Marque créait de la confusion avec les Marques figuratives déposées de l’Opposante.

[14] Bien que les motifs concernent la date de dépôt de la Demande, la date pertinente pour l’analyse d’un motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)d) est la date de la décision du registraire [voir Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)]. Puisque cette date pertinente est bien établie dans la jurisprudence, je n’estime pas que l’erreur technique évidente dans les motifs ait une incidence sur leur validité. Cependant, je note que les arguments n’indiquent pas lesquelles des Marques figuratives de l’Opposante sont invoquées, autre que par la mention de celles qui sont [traduction] « déposées ». Par conséquent, présumément, le fait de sélectionner la date de dépôt de la Demande comme point de référence limite les Marques figuratives de l’Opposante invoquées à celles qui étaient déposées à cette date.

[15] Les Marques figuratives de l’Opposante qui étaient déjà déposées lors de la production de la déclaration d’opposition, et qui sont considérées comme déposées dans la déclaration d’opposition, sont établies à l’annexe A ci-dessous. Bien que les Marques figuratives de l’Opposante établies à l’annexe B ont également atteint l’étape de l’enregistrement depuis, elles ne sont pas considérées comme des marques de commerce déposées dans la déclaration d’opposition et, en effet, les demandes en instance ne peuvent pas être invoquées avec validité pour appuyer un motif fondé sur l’enregistrabilité. Puisque l’Opposante n’a pas demandé l’autorisation de modifier la déclaration d’opposition pour invoquer ces enregistrements supplémentaires, les marques de commerce établies à l’annexe B ne seront pas considérées comme des fondements supplémentaires dans le cadre du motif fondé sur l’enregistrabilité [selon Ferrero SpA c Cantarella Bros Pty Limited, 2012 COMC 45].

[16] De plus, bien que la déclaration d’opposition indique que la marque PAX3 Design est déposée, elle n’était pas encore déposée à la date de dépôt de la Demande. Par conséquent, pour la raison mentionnée ci-dessus, on peut également affirmer que cet enregistrement en particulier n’a également pas été confirmé. En effet, les observations écrites des deux parties omettent cet enregistrement de la liste de ceux invoqués dans le cadre du motif d’opposition fondé sur l’enregistrabilité. Cependant, je n’ai pas à trancher cette question, puisque ma conclusion pour ce motif sera la même peu importe si l’enregistrement PAX3 Design fait l’objet de considérations ou non. Dans les circonstances, j’aborderai brièvement l’enregistrement PAX3 Design dans mon raisonnement.

[17] Un opposant s’acquitte de son fardeau initial pour ce motif d’opposition si un ou plusieurs des enregistrements invoqués sont en règle à la date pertinente; le registraire a le pouvoir discrétionnaire de consulter le registre à cet égard [selon Quaker Oats of Canada Ltd/La Compagnie Quaker Oats du Canada Ltée c Menu Foods Ltd (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)]. Ayant exercé ce pouvoir discrétionnaire, je confirme que tous les enregistrements établis à l’annexe A de cette décision sont en règle. Ainsi, il incombe maintenant à la Requérante de convaincre le registraire, selon la prépondérance des probabilités, que la Marque ne créera probablement pas de confusion avec l’une des marques de commerce couvertes par ces enregistrements.

[18] Dans l’évaluation de la question de confusion, je porterai ma discussion sur la marque de commerce X Design de l’Opposante, enregistrée sous le n^o LMC964,003, puisque j’estime que cette marque de commerce représente le meilleur argument de l’Opposante en raison de l’absence d’éléments distinctifs supplémentaires. Si la Marque ne crée pas de confusion avec cette marque de commerce, elle ne créera pas de confusion avec les autres marques de commerce invoquées par l’Opposante. J’aborderai ensuite brièvement les marques de commerce PAX2 Design et PAX3 Design. Aux fins de simplicité, je ferai renvoi aux marques de commerce PAX Design, PAX2 Design et PAX3 Design collectivement en tant que « Dessins PAX ».

[19] Je note dès le départ que je n’estime pas l’emploi de l’un des Dessins PAX constitue l’emploi de l’enregistrement X Design, même si chacun des Dessins PAX comporte l’enregistrement X Design. En appliquant les principes de Canada (Registraire des marques de commerce) c Cie Internationale pour l’informatique CII Honeywell Bull SA (1985), 4 CPR (3d) 523 (CAF); et Nightingale Interloc Ltd c Prodesign Ltd (1984), 2 CPR (3d) 535 (COMC), je ne suis pas convaincue que le public, comme question de première impression, percevrait la marque de commerce X Design en tant que telle comme étant employée lorsque l’un des Dessins PAX est présenté. L’enregistrement X Design est intégré à chacun des Dessins PAX dans une telle mesure qu’il ne se distingue pas comme une marque de commerce séparée et j’estime qu’il ne serait pas reconnu comme tel.

Test en matière de confusion

[20] Deux marques de commerce seront considérées comme créant de la confusion lorsque l’emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou services soient ou non de la même catégorie générale ou dans la même classe de la classification de Nice aux fins de l’enregistrement des marques de commerce [article 6(2) de la Loi]. Ainsi, le test en matière de confusion ne concerne pas la confusion entre les marques de commerce elles-mêmes, mais plutôt la confusion portant à croire que les produits et services liés à chacune des marques de commerce des parties proviennent de la même source.

[21] Le test doit être appliqué comme une question de la première impression dans l’esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé à la vue de la marque de commerce du requérant, alors qu’il n’a qu’un vague souvenir des marques de commerce de l’opposant et qu’il ne s’arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur, pas plus que pour examiner de près les ressemblances et les différences entre les marques de commerce [Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée, 2006 CSC 23]. Il faut tenir compte de toutes les circonstances de l’espèce, y compris celles établies aux articles 6(5)a) à e) de la Loi, mais ces critères ne sont pas exhaustifs et le poids accordé à chacun des facteurs variera dans une analyse adaptée au contexte [Mattel USA Inc c 3894207 Canada Inc, 2006 CSC 22].

Article 6(5)e) : Degré de ressemblance entre les marques de commerce, y compris dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent

[22] Le degré de ressemblance entre les marques de commerce en question est souvent le facteur susceptible d’avoir le plus d’importance dans l’analyse relative à la confusion, et il s’agit donc d’un point de départ approprié [Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc, 2011 CSC 27]. Chaque marque de commerce doit être considérée dans son ensemble et évaluée pour son effet sur le consommateur moyen comme question de première impression; il faut éviter de placer les marques de commerce côte à côte afin de les examiner attentivement et d’en relever les ressemblances ou les différences. Toutefois, examiner la marque de commerce dans son ensemble ne veut pas dire qu’il faut faire abstraction d’une composante dominante de celle‑ci qui aurait une incidence sur l’impression générale du consommateur moyen. En effet, il est préférable de se demander d’abord si les marques de commerce présentent un aspect « particulièrement frappant ou unique » [Masterpiece, au para 64].

[23] J’estime que l’aspect frappant de la marque de commerce X Design de l’Opposante est qu’elle est composée de quatre tiges disposées dans la forme d’un X autour d’un centre vide.

[24] J’estime que l’aspect frappant de la Marque est qu’elle est composée du mot inventé XVAPE avec un X et un A stylisés, le X étant formé de l’espace vide entre quatre triangles tournés vers l’intérieur, découpant essentiellement un X dans un carré solide, et le A étant formé d’un triangle solide sous un chevron.

[25] Bien que les deux marques de commerce comportent la lettre X, elles ne se ressemblent pas sur le plan visuel. En effet, les caractéristiques figuratives du X de chaque partie sont très différentes et la Marque est un mot complet plutôt qu’une seule lettre. Il y a également très peu de ressemblance sur le plan phonétique, puisque seule la première syllabe de la Marque est prononcée comme la marque de commerce X Design. Il y a une certaine ressemblance dans les idées suggérées, dans la mesure que la marque de commerce X Design suggère la lettre X comme marque alors que la Marque suggère des produits de vapotage de marque « X ». Cependant, vues dans leur ensemble, les marques de commerce diffèrent sur le plan conceptuel : l’idée de tiges individuelles dans une formation en étoile de base est absente de la Marque, alors que les idées d’un carré solide, d’une lettre découpée, de triangles, de chevrons, d’un mot inventé et du vapotage sont absentes de la marque de commerce X Design.

[26] Il est bien établi que, lorsqu’une partie d’une marque de commerce est un terme descriptif ou suggestif courant, son importance diminue [voir Merial LLC c Novartis Animal Health Canada Inc (2001), 11 CPR (4th) 191 (CF 1^re inst)]. Par conséquent, il peut y avoir une tendance d’ignorer quelque peu l’importance de l’élément VAPE dans la Marque et de se concentrer plutôt sur la lettre X stylisée. Malgré tout, compte tenu de la différence dans la stylisation entre l’enregistrement X Design et le X dans la Marque, je n’estime pas qu’une telle tendance augmenterait de façon importante le degré perçu de ressemblance entre les deux marques de commerce dans leur ensemble.

[27] En général, j’estime que le degré de ressemblance entre les deux marques de commerce est faible. Par conséquent, cet important facteur favorise la Requérante.

Article 6(5)a) : Caractère distinctif inhérent des marques de commerce et mesure dans laquelle elles sont devenues connues

[28] Les marques de commerce ayant un caractère distinctif inhérent « frappe[nt] l’imagination et s’ancre[nt] plus facilement dans la mémoire du consommateur »; par conséquent, on leur accorde en général un degré plus élevé de protection [voir GM Pfaff Aktiengesellschaft c Creative Appliance Corp Ltd (1988), 22 CPR (3d) 340 (CF 1^re inst), au para 7].

[29] Les marques de commerce qui sont principalement composées d’une ou plusieurs lettres de l’alphabet sont considérées en général comme possédant un faible degré de caractère distinctif inhérent [voir GSW Ltd c Great West Steel Industries Ltd (1975), 22 CPR (2d) 154 (CF 1^re inst)]. Les marques de lettres doivent en général leur caractère distinctif inhérent qu’elles possèdent à leurs caractéristiques figuratives et, dans le cas des marques d’une seule lettre, les différences dans les caractéristiques figuratives peuvent être suffisantes pour distinguer une marque de l’autre [voir, par exemple, Cerruti 1881 SA c Conte of Florence SPA (1990), 34 CPR (3d) 452 (COMC)]. Cependant, les marques de commerce décoratives comportant des motifs de lignes simples ou des formes géométriques ne sont pas en général considérées comme étant particulièrement fortes [voir, p. ex., Levi Strauss & Co c Vivant Holdings Ltd (2003), 34 CPR (4th) 53 (COMC)]. En l’espèce, puisque la marque de commerce X Design est composée d’un motif géométrique relativement simple, j’estime qu’elle possède seulement un faible degré de caractère distinctif inhérent. Dans la mesure où les tiges formant le dessin peuvent suggérer la forme générale des vaporisateurs de l’Opposante, il existe présumément un lien entre le dessin et les produits connexes; toutefois, compte tenu de la subtilité de cette suggestion, je n’estime pas que cela ait une influence notable sur le caractère distinctif inhérent de la marque de commerce.

[30] J’estime que la Marque possède un caractère distinctif inhérent quelque peu plus important, puisqu’il s’agit d’un mot inventé avec deux caractéristiques stylistiques différentes : celles du découpage d’une lettre dans un carré solide et celle d’une lettre formée à partir de formes rectangulaires imbriquées (un triangle dans un chevron). Dans ce cas-ci, les dessins en question n’ont aucun lien évident avec les produits des parties. Cela étant dit, les éléments verbaux de la Marque sont simplement une seule lettre ajoutée à un mot décrivant l’emploi prévu du produit connexe, dans le sens que « to vape » [vapoter] signifie inhaler la vapeur d’un dispositif comme une cigarette électronique [voir la définition à www.merriam-webster.com/‌dictionary/‌vape; voir également Tradall SA c Devil’s Martini Inc, 2011 COMC 65, concernant le registraire prenant connaissance d’office des définitions du dictionnaire]. Par conséquent, j’estime que la Marque possède seulement un degré moyen de caractère distinctif inhérent.

[31] Le caractère distinctif d’une marque de commerce peut être accru par l’emploi et la promotion. Les deux parties ont produit des preuves à cet égard.

La preuve de l’Opposante

[32] Troy Grabow explique que l’Opposante est une entreprise de technologies de consommation qui produit, met en marché et vend des produits de vaporisateurs pour le cannabis, d’autres matières végétales et des huiles, directement et par l’entremise de détaillants, en magasins et en ligne [para 3]. Il fournit plus d’un millier d’adresses de détaillants et de distributeurs partout au Canada qui vendent de tels produits sous les Marques figuratives de l’Opposante et les marques nominales connexes PAX, PAX2, PAX 3, PAX LABS et PAXSMART [para 9, Pièce C]. Les détails des enregistrements et des demandes d’enregistrement l’Opposante des marques nominales connexes sont établis à l’annexe C de cette décision.

[33] Il indique que l’Opposante vend des vaporisateurs au Canada sous les Marques figuratives de l’Opposante depuis aussi tôt que le 3 octobre 2013 [para 4]. Cependant, il n’indique pas que les ventes à cette date étaient spécifiquement sous la marque de commerce X Design. En effet, les revendications dans la déclaration d’opposition, ainsi que dans les enregistrements et demandes d’enregistrement de l’Opposante, suggèrent que seulement la marque de commerce PAX Design était employée à cette date, avec les autres Marques figuratives de l’Opposante étant introduites au fil du temps. De plus, bien qu’il affirme que les recettes brutes de l’Opposante au Canada dépassent les 7 millions de dollars américains en 2019 et les 9 millions de dollars américains en 2020 [para 14], il ne ventile pas ces chiffres par marque de commerce. Il ne précise pas non plus s’ils comprennent seulement les ventes sous les Marques figuratives de l’Opposante ou également les ventes sous les marques nominales connexes ou même sous des marques de commerce sans aucun lien.

[34] Des exemples de publicités et de promotion fournis aux Pièces B à F et I à l’affidavit Grabow suggèrent que la marque de commerce X Design est arborée sur les vaporisateurs vendus sous les marques PAX, PAX2, PAX3, ERA et ERA PRO de l’Opposante. Cependant, l’explication relative à ces documents dans l’affidavit est seulement minime et l’interprétation de ces pièces est en grande partie laissée à elle-même. Puisque la plupart des publicités ne comportent aucune date et que seulement certaines d’entre elles présentent la marque de commerce X Design, il est difficile de déterminer à partir de ces documents à quel moment la promotion de la marque de commerce X Design a débuté et la mesure à laquelle les consommateurs auraient fini par la connaître.

[35] En ce qui a trait aux brochures de l’Opposante et aux autres documents de marketing distribués au Canada, lesquels comprennent des bulletins, des courriels et des affiches publicitaires, seuls des documents [traduction] « en exemple » sont fournis sans aucun renseignement quant à la manière ou à l’étendue de leur distribution [para 10 et 11, Pièces D et E]. Il n’y a également aucune indication quant à savoir si les exemples arborant la marque de commerce X Design ont été particulièrement sélectionnés dans le portefeuille publicitaire de l’Opposante pour être compris dans la pièce ou s’ils figurent dans la pièce dans la même proportion que dans le marché.

[36] En ce qui a trait aux publicités en ligne de l’Opposante, en date du 5 janvier 2021, le site Web à www.pax.com a reçu plus de 51 millions de visiteurs uniques depuis janvier 2016 (pas nécessairement du Canada) et le site Web propre au Canada à www.ca.pax.com a reçu plus de 1,3 million de visiteurs uniques depuis juin 2019 [para 12, Pièces F et G]. De plus, Tory Grabow indique que les profils de médias sociaux fournis à titre de pièces indiquent le nombre [traduction] « d’abonnés » et de mentions [traduction] « j’aime » des billets, toutefois, en raison de la piètre qualité des imprimés, ces statistiques ne peuvent pas être distinguées et l’identité d’au moins une des plateformes est vague [para 15, Pièce I]. Dans le meilleur des cas, un imprimé YouTube illustre le nombre de visionnements pour cinq vidéos dont les titres mentionnent PAX, PAXFinder (logiciel) ou PAX3. La vidéo PAX3 indique 3,5 milliers de visionnements alors que les autres indiquent chacune plusieurs centaines de visionnements, mais sans aucune indication du nombre de visionnements provenant particulièrement du Canada. La publicité du site Web semble être semblable aux autres documents de marketing, mais je note quelques présentations supplémentaires de la marque X Design sur les pages de médias sociaux. Par exemple, elle est arborée sous la forme d’une icône pour les billets et est superposée sur une image vidéo.

[37] Les publicités fournies à titre de pièces comportent soit la marque de commerce PAX Design (avec ERA ou ERA PRO comme sous-marque), soit la marque de commerce PAX3 Design. Après avoir examiné la collection de documents, y compris les renseignements en petits caractères qui figurent dans certaines des publicités, j’estime que la publicité correspond aux catégories générales suivantes :

• Les publicités pour le lancement de la marque ERA le 17 décembre 2019. La publicité antérieure anticipée comporte une marque X Design complète ou partielle comme grand motif décoratif, accentuant les extrémités arrondies des tiges constituantes et mettant l’accent sur l’espace vide au milieu du dessin, où divers slogans sont imprimés. La publicité de lancement subséquente ajoute une image d’un vaporisateur portant la marque de commerce X Design. Un exemple de cette publicité subséquente est reproduit ci-dessous :

• Les publicités pour le lancement de la marque ERA PRO le 1^er septembre 2020. Les vaporisateurs sont illustrés comme un aperçu sans la marque X Design dans la publicité anticipée d’août et, plus complets, avec la marque X Design dans la publicité de lancement de septembre. Dans les deux cas, certaines des publicités arborent également la marque de commerce X Design dans le coin supérieur gauche. Un exemple de cette publicité anticipée est reproduit ci-dessous :

• Les publicités de 2020 sur le thème de diverses caractéristiques de produits ou de services, de diverses fêtes (y compris la fête du Canada) ou diverses offres regroupées. Certaines des publicités qui font la promotion des caractéristiques de produits et de services arborent la marque de commerce X Design dans le haut. Toutes sauf deux des campagnes présentent des vaporisateurs arborant la marque X Design. Les petits caractères dans certaines des publicités en ligne mentionnent particulièrement le Canada.

• Des publicités faisant la promotion de vaporisateurs PAX3, comportant des images de ceux-ci arborant la marque de commerce X Design. Les publicités n’ont aucune date, mais une capture d’écran Web à la Pièce I, dans le bas de page comprend un avis de droit d’auteur de 2021, publicise de tels vaporisateurs comme l’une des trois gammes offertes sous la marque maison PAX Design : PAX 2, ERA PRO et PAX 3 (le vaporisateur illustré pour la gamme PAX 2 ressemble aux vaporisateurs argent arborant la marque X Design publicisés sous la marque de commerce PAX Design dans certains des autres documents de marketing).

[38] Enfin, un échantillon de [traduction] « facture » de l’Opposante émise en dollars canadiens à un client au Canada est fourni à la Pièce H. Le document semble être de la nature d’une commande et d’une confirmation de paiement pour deux « ERA PRO™ » et a été émis le 1^er septembre 2020. La marque PAX Design est arborée dans le haut de la facture, mais la marque X Design est entièrement absente. Malgré tout, je suis prête à conclure, à partir de la publicité fournie dans la preuve pour le vaporisateur ERA PRO lancé le 1^er septembre 2020, que les produits facturés eux-mêmes portent la marque X Design. De plus, à la lumière de la marque X Design dans le coin supérieur d’au moins l’une des publicités pour le lancement ERA PRO, je suis prête à accepter qu’au moins certains consommateurs interpréteront la marque X Design sur les vaporisateurs ERA PRO achetés comme un logo de marque et non pas simplement une décoration.

[39] Compte tenu de ce qui précède, je suis prête à accepter que l’Opposante a vendu des vaporisateurs électriques sous la marque de commerce X Design au Canada depuis au moins le 1^er septembre 2020 et possiblement aussi tôt que décembre 2019. En l’absence de preuve démontrant toute publicité antérieure ou image de marque de produits avec la marque X Design, je ne suis pas prête à conclure que tout vaporisateur de marque PAX vendu avant cette aurait nécessairement arboré la marque de commerce X Design ou aurait été publicisée avec le motif X Design. Compte tenu de la totalité de la preuve, il semble que la marque de commerce X Design est depuis devenue connue au Canada dans une certaine mesure.

[40] Cependant, il n’est pas clair dans quelle mesure les vaporisateurs susmentionnés correspondent aux produits dans l’enregistrement de l’Opposante, lesquels sont des vaporisateurs électriques pour l’ingestion et l’inhalation de tabac. Le seul produit consommable particulièrement mentionné dans la publicité fournie dans la preuve ou la liste de détaillants et de distributeurs est le cannabis. Dans les circonstances et dans l’absence de toute preuve clarifiante à cet égard, je ne suis pas prête à conclure que la marque de commerce X Design est devenue connue dans une quelconque mesure en liaison avec les produits en particulier énumérés dans l’enregistrement invoqué. Cela étant dit, son emploi et sa promotion en liaison avec les vaporisateurs électriques pour des produits autres que le tabac peut tout de même être pertinents à titre de circonstances de l’espèce supplémentaires [pour des conclusions semblables, voir Mondo Foods Co Ltd c Saverio Coppola, 2011 COMC 228 et Canadian Broadcasting Corporation/Société Radio-Canada c Big Mountain Coffee House and Roasters Ltd, 2014 COMC 240]. Cette considération sera approfondie ci-dessous.

La preuve de la Requérante

[41] Jia Guo Bin explique que la Requérante est un fabricant de cigarettes électroniques, d’accessoires et de liquides à vapoter, lesquels elle développe et produit à titre d’un [traduction] « service de FEO ou de CEO » (faisant présumément renvoi au fabricant d’équipement d’origine ou fabricant du concept d’origine) ainsi que pour ses propres marques, XVAPE, iVape et Topgreen [para 3]. Les renvois à la Requérante dans l’affidavit sont décrits comme comprenant [traduction] « son titulaire de licence ou utilisateur autorisé » [voir le para 8], toutefois la seule preuve dans cette veine concerne une paire d’accords d’agences exclusives qui prévoient que les distributeurs peuvent [traduction] « employer » les marques de commerce de la Requérante pour la vente des produits XVAPE de la Requérante visés par l’accord. Ainsi, il semble que tout emploi de la Marque au Canada est fait par la Requérante.

[42] Jia Guo Bin affirme que les produits arborant la Marque ont été vendus en boutiques par des détaillants officiels au Canada depuis 2014 [para 5 et 7]. La promotion et la vente de tels produits aux entreprises et aux consommateurs se sont faites par [traduction] « magasins de détail, des présentoirs en vitrine et d’autres événements entreprise à entreprise et entreprise à consommateur », y compris [traduction] « différents médias et modes comme des publicités, la distribution de documents commerciaux, des articles de fantaisie » et [traduction] « des stratégies promotionnelles de ventes », avec la Requérante dépensant des [traduction] « sommes importantes » sur de telles publicités [para 11 et 15]. Jointes à l’affidavit à titre de Pièce B sont des photos de telles publicités, de tels présentoirs et de tels événements promotionnels au Canada, ainsi que des captures d’écran de promotions et de commentaires sur les médias sociaux. Cependant, aucun renseignement n’est fourni quant à la portée ou à la distribution de ces publicités. De plus, bien que l’emploi [traduction] « long, répandu, continu et volumineux » de la Marque soit affirmé [voir, p. ex., les para 8 à 10, 14 et 17], aucun chiffre de ventes ou de publicités n’est fourni.

[43] Je note que la Marque illustrée à la Pièce B est une variante où le V, et pas le X, est formé de l’espace négatif dans un carré solide et, dans certains cas, une réflexion apparaît en dessous de toutes les lettres. Quelques exemples sont reproduits ci-dessous :

[44] Aux fins de l’évaluation de la mesure dans laquelle la Marque est devenue connue, j’estime que ces variantes constituent une déviation acceptable. Les caractéristiques dominantes de la Marque ont été préservées, malgré le transfert de l’effet d’arrière-plan du carré à une lettre adjacente. Ainsi, la Marque n’a pas perdu son identité et demeure reconnaissable [selon les principes établis dans Honeywell, précité, et Promafil Canada Ltée c Munsingwear Inc (1992), 44 CPR (3d) 59 (CAF)].

[45] Les documents à la Pièce B n’ont aucune autre explication et, de nouveau, leur interprétation est en grande partie laissée à elle-même. Les images fournies à titre de pièce comprennent ce qui semble être les articles suivants arborant la Marque :

• Des photos de vaporisateurs et leurs boîtes et boîtiers arborant la Marque.

• Des publicités pour les produits XVAPE, XMax et X-MAX V2 du numéro de mars 2014 de la revue VAPOR VOICE et du numéro de septembre 2017 de HQ Trade Magazine, ainsi qu’une publicité pour le concours de prix de la trousse de vaporiseurs à cire XVAPE® V-ONE _2.0 dans ce qui semble être le numéro d’août 2015 de la revue MG pour les professionnels du cannabis.

• Une brochure de XVAPE CANADA concernant les vaporisateurs XVAPE VISTA, XVAPE V-ONE _2.0 et XVAPE MUSE (aux fins de cette analyse, je suis prête à conclure que XVAPE CANADA serait un distributeur sous un contrat comparable à l’accord d’agence exclusive mentionné ci-dessus).

• Divers kiosques d’exposition et de tentes arborant la Marque sur des auvents et des affiches; je note que les affiches arborent également les marques XMax et VIXEN XLUX.

• Des captures d’écran de vidéos et de billets en ligne concernant les produits XVAPE, y compris un billet du 1er janvier 2016 d’un [traduction] « représentant de l’entreprise » concernant le vaporisateur V-One sur un forum de discussion non identifié; une vidéo du 14 février 2016 concernant un accessoire « XVAPE X-Max V2 Pro » sur un site Web non identifié; et une vidéo sans date portant sur un vaporisateur XVAPE FOG publiée sur funny-video-online.com dans une langue étrangère.

[46] La Pièce B comprend également ce qui semble être les documents suivants :

• Un échange de courriels du 24 octobre 2013 au 13 mars 2014 entre la Requérante et un acheteur d’échantillons de produits en Pologne.

• Une [traduction] « facture par défaut » de la Requérante adressée à une boutique de vapotage en Colombie-Britannique, en date du 21 juillet 2015, pour des produits comprenant vingt « XVAPE v-one », un « XVAPE x4 » et un « XVAPE x5 ».

• Un accord d’agence exclusive de six mois pour le Canada couvrant le vaporisateur XVAPE V-ONE 2.0, signé par la Requérante et un particulier dont l’adresse n’est pas fournie, en vigueur à compter du 18 janvier 2016.

• Un accord d’agence exclusive de six mois pour l’ensemble du Canada couvrant [traduction] « tous les modèles XVAPE » et plus particulièrement faisant référence à XVAPE V-ONE, XVAPE V-ONE 2.0, XVAPE Vital et XVAPE X-MAX V2 PRO, signé par la Requérante et une société commerciale, en vigueur à compter du 1^er mai 2016. L’accord est précédé par un échange de courriels du 4 novembre 2015 concernant ces produits et une [traduction] « facture par défaut » du 24 novembre 2015 pour des douzaines de produits V-ONE et Vital, y compris des trousses et des accessoires de vaporisateurs.

[47] Compte tenu de la totalité de la preuve, il semble que la Marque fait l’objet de promotion au Canada depuis approximativement 2014. Cependant, je note que les Produits sont des [traduction] « vaporisateurs à usage médical; vaporisateurs à usage médical », alors qu’il n’y a aucune indication que les produits reproduits ou visés par la promotion sont destinés particulièrement à un usage médical plutôt que purement à des fins récréatives. Il n’y a non plus aucune indication que l’un des distributeurs ou détaillants de la Requérante vend des appareils médicaux. De nouveau, il n’est donc pas clair dans quelle mesure les produits visés par la promotion sont pertinents à l’analyse dans le cadre de l’article 6(5)a) de la Loi, plutôt que d’être pertinents seulement dans le contexte de circonstances de l’espèce supplémentaires.

[48] Peu importe, en l’absence de chiffres sur la distribution ou de données sur les visiteurs, il n’est pas possible de déterminer l’étendue à laquelle la Marque est devenue connue subséquemment à une telle promotion. De plus, il n’y a aucune indication de la mesure à laquelle la Marque pourrait être devenue connue par la vente de produits. Puisqu’une facture par défaut peut être envoyée comme une estimation en prévision d’une commande officielle ou de la livraison de produits, je ne suis pas prête à accepter que de tels documents, par eux-mêmes, démontrent une vente ou une livraison. Dans le même ordre d’idées, bien que deux accords d’agence aient été signés, il n’y a aucune confirmation qu’ils ont entraîné des ventes véritables. L’unique courriel confirmant un achat semble être provenir d’un client en Pologne.

Conclusion concernant le caractère distinctif inhérent et acquis

[49] Compte tenu de ce qui précède, et en particulier le manque de corrélation expresse entre les produits actuels des parties et les produits pertinents, j’estime que la considération générale du facteur relatif à l’article 6(5)a), lequel comporte une combinaison du caractère distinctif inhérent et acquis, favorise légèrement la Requérante en raison du caractère distinctif inhérent plus important de la Marque.

Article 6(5)b) : Période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

[50] L’enregistrement de l’Opposante fait référence à une déclaration d’emploi produit le 24 février 2017. Cependant, la Cour fédérale a déconseillé d’accorder même un minimum de poids aux dates de premier emploi revendiqué dans un certificat d’enregistrement et, peu importe, de telles revendications ne sont pas la preuve que la marque de commerce a été continuellement employée depuis la date revendiquée [voir Tokai of Canada c Kingsford Products Company, LLC, 2018 CF 951; voir également Entre Computer Centers Inc c Global Upholstery Co (1991), 40 CPR (3d) 427 (COMC)].

[51] Selon la preuve, comme il en a été question ci-dessus, je suis seulement prête à accepter que l’Opposante a démontré l’emploi de la marque de commerce X Design en liaison avec les vaporisateurs électriques en date du 1^er septembre 2020. Cependant, il n’est pas clair si un tel emploi a été fait en liaison avec le type particulier de vaporisateur électrique revendiqué dans l’enregistrement X Design. Il aurait été simple pour Troy Grabow de fournir la confirmation à cet égard, pourtant, autre que le cannabis, il fait seulement une référence générale à [traduction] « d’autres matières végétales et des huiles » et les mentionne seulement comme le sujet des [traduction] « technologies de vaporisateur » de l’Opposante en général [para 3]. En ce qui a trait à la marque de commerce X Design plus particulièrement, il indique seulement que les Marques figuratives de l’Opposante ont été employées en liaison avec des [traduction] « produits et services de diverses classes » conformément aux enregistrements et aux demandes établies aux annexes A et B ci-dessous [para 5 et 9].

[52] En ce qui a trait à la Demande, bien qu’elle comprenne une revendication d’emploi au Canada depuis le 1^er décembre 2015, aucune preuve n’a été fournie à l’appui. Comme il en a été question ci-dessus, je ne suis pas prête à accepter la facture « par défaut » fournie à titre de pièce, en elle-même et sans explication de Jia Guo Bin, comme la preuve d’une vente ou d’une livraison à cette date. Bien que des exemples de publicités remontent jusqu’en 2014, de telles publicités ne constituent pas « l’emploi » d’une marque de commerce en liaison avec des produits au sens de la définition de la Loi [voir l’article 4]. De plus, comme j’en ai discuté ci-dessus, il n’est pas clair si les produits publicisés correspondent aux Produits.

[53] Dans les circonstances, je ne suis pas convaincue que ce facteur favorise l’une ou l’autre des parties.

Articles 6(5)c) et d) : Genre des produits et nature du commerce

[54] Lorsqu’on examine le genre des produits et la nature du commerce sous un motif d’opposition fondé sur l’enregistrabilité, il faut évaluer l’état déclaratif des produits dans la demande du requérant et dans l’enregistrement de l’opposant, compte tenu des voies de commercialisation normalement liées à ces produits [Mr Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd (1987), 19 CPR (3d) 3 (CAF); Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien c Super Dragon Import Export (1986), 12 CPR (3d) 110 (CAF)]. Chaque état déclaratif doit être lu dans l’optique de déterminer le type probable d’entreprise ou de commerce envisagé et non l’ensemble des commerces que le libellé est susceptible d’englober [McDonald’s Corp c Coffee Hut Stores Ltd (1996), 68 CPR (3d) 168 (CAF)].

[55] En l’espèce, la Marque et la marque de commerce X Design sont destinées à l’emploi en liaison avec les vaporisateurs.

[56] La Requérante affirme que ses vaporisateurs sont destinés à un emploi à des fins médicales et sont donc fondamentalement et grandement différents des vaporisateurs de l’Opposante pour l’ingestion et l’inhalation de tabac. Selon la Requérante, il n’y a aucune suggestion dans la Demande que les Produits sont destinés au tabac. La Requérante affirme également que, dans la mesure que les voies de commercialisation peuvent se chevaucher, les consommateurs qui achètent un vaporisateur à usage médical voudront s’assurer que le produit est conçu à des fins médicales.

[57] En revanche, l’Opposante affirme que ses vaporisateurs et ses cigarettes électroniques peuvent être employés pour vaporiser du cannabis, lequel peut être employé à des fins récréatives et médicinales. L’Opposante affirme que, même si les vaporisateurs pour le tabac et les vaporisateurs à usage médical ne sont pas le même produit, les vaporisateurs conçus pour le tabac peuvent également être employés pour consommer du cannabis médicinal et sont ainsi virtuellement des produits identiques. L’Opposante affirme également que, puisque la Loi sur le cannabis exige que des accessoires pour le cannabis comme des vaporisateurs soient vendus seulement dans certains environnements de détail et en ligne, à la fois les vaporisateurs à usage récréatif pour le cannabis et les vaporisateurs à usage médical de la Requérante dans le marché légal au Canada seraient vendus par les mêmes voies de commercialisation. Selon l’observation de l’Opposante, rien dans la Demande ne suggère que les Produits seront vendus autrement que par des voies de commercialisation normales.

[58] Au moment d’examiner la preuve abordée ci-dessus, je suis d’accord avec l’Opposante que les vaporisateurs des deux parties semblent être appropriés pour l’emploi avec le cannabis. De plus, en l’absence d’une quelconque preuve de la Requérante quant à la façon dont les vaporisateurs à usage médical diffèrent de vaporisateurs récréatifs ou à la raison pour laquelle les vaporisateurs à usage médical ne peuvent pas être également employés de façon récréative et vice versa, je ne suis pas prête à conclure que les vaporisateurs des parties sont fondamentalement ou grandement différents dans leur nature. Bien qu’il n’y ait aucune preuve quant à savoir si les vaporisateurs propres au tabac peuvent également être employés pour le cannabis, je suis prête à accepter qu’il y ait au moins un lien significatif entre les vaporisateurs pour le tabac et les vaporisateurs pour d’autres produits végétaux, comme le cannabis, et que ce dernier puisse être vu comme une extension naturelle d’une entreprise produisant ou vendant des vaporisateurs pour le tabac.

[59] De plus, en l’absence de preuve de la part de la Requérante contrastant les voies de commercialisation pour les vaporisateurs à usage médical, y compris des vaporisateurs pour cannabis médical, avec les voies de commercialisation pour les vaporisateurs pour cannabis récréatifs, je ne suis pas prête à exclure un potentiel de chevauchement ou de similarité dans les voies de commercialisation pour ces deux types de produits. Bien que je sois d’accord avec la Requérante que les consommateurs peuvent faire preuve d’une plus grande attention ou d’être plus critique au moment d’acheter un appareil médical, je ne suis pas convaincue qu’ils croiraient nécessairement que des vaporisateurs à usage médical et récréatif de marque semblable proviendraient de sources différentes. Cela étant dit, en l’absence de preuve de l’Opposante quant à la façon dont les voies de commercialisation réglementées pour les produits de tabac et les produits de cannabis se chevauchent, ou de preuve à l’égard du potentiel que les vaporisateurs pour le tabac soient employés à des fins médicales, je ne suis pas prête à conclure à une relation dans les voies de commercialisation à l’égard des produits en particulier couverts par l’enregistrement X Design de l’Opposante.

[60] Compte tenu de ce qui précède, j’estime que le facteur relatif à l’article 6(5)c) favorise l’Opposante alors que, dans ce cas en particulier, le facteur relatif à l’article 6(5)d) ne favorise pas particulièrement l’une ou l’autre partie.

Autres circonstances de l’espèce

[61] Plusieurs autres circonstances de l’espèce surviennent en l’espèce, comme suit.

Emploi en liaison avec les produits à l’extérieur de la Demande et de l’enregistrement invoqué

[62] Comme il en a été question ci-dessus, bien que l’enregistrement X Design couvre seulement les vaporisateurs pour le tabac et que la Demande couvre seulement les vaporisateurs à usage médical, la preuve d’emploi des marques de commerce respectives des parties en liaison avec les produits connexes, notamment les vaporisateurs pour le cannabis ou à usage récréatif, peut être pertinente comme autre circonstance de l’espèce.

[63] À cet égard, pour les raisons établies ci-dessus, j’estime que l’Opposante a démontré l’emploi de la marque de commerce X Design depuis au moins aussi tôt que le 1^er septembre 2020 en liaison avec les vaporisateurs récréatifs en général et la promotion de la marque de commerce X Design en liaison avec de tels vaporisateurs depuis au moins aussi tôt que 2019. De plus, Troy Grabow atteste de revenus totaux importants pour les ventes des produits de l’Opposante en 2019 et 2020 et de l’importante circulation au site Web canadien de l’Opposante à www.ca.pax.com, aussi depuis 2019. Puisqu’il semble que les vaporisateurs de l’Opposante ont arboré la marque de commerce X Design depuis au moins décembre 2019 et compte tenu de l’illustration de tels vaporisateurs dans les publicités en ligne de l’Opposante, je suis prête à accepter que la marque de commerce X Design est devenue connue au moins dans une certaine mesure au Canada en liaison avec les vaporisateurs récréatifs, y compris ceux pour le cannabis. J’estime que la marque de commerce X Design telle qu’invoquée profiterait de la réputation qu’elle a acquise à cet égard et une telle réputation pourrait raisonnablement mener à la conclusion que les vaporisateurs à usage médical pour le cannabis arborant une marque de commerce semblable proviennent de la même source que les vaporisateurs pour le tabac de l’Opposante.

[64] En revanche, comme il en a été question ci-dessus, bien que la publicisation par la Requérante de la Marque au Canada en liaison avec des vaporisateurs récréatifs semble remonter à 2014, il n’y a aucune preuve de la mesure à laquelle la Marque était devenue connue Canada subséquemment à une telle publicisation ou autrement.

[65] J’estime par conséquent qu’il s’agit d’une autre circonstance pertinente qui favorise l’Opposante.

Facteurs contextuels

[66] Je note que la preuve de l’Opposante n’inclue aucun exemple d’activité de promotion ou de vente arborant la marque de commerce X Design sans également arborer l’un des Dessins PAX. Bien que les vaporisateurs eux-mêmes semblent arborer seulement la marque de commerce x Dessin, la facture en exemple fournie à titre de pièce pour la vente de tels vaporisateurs arbore la marque de commerce PAX Design plutôt et identifie les vaporisateurs facturés par la marque ERA PRO. Dans les circonstances, il n’est pas clair dans quelle mesure les consommateurs interpréteront la marque de commerce X Design sur les vaporisateurs de l’Opposante comme un logo de marque et pas simplement une décoration artistique qui découle de la marque de commerce PAX Design, visant à évoquer un ou plusieurs des Dessins PAX à titre de marque de commerce. Bien que certaines des publicités fournies à titre de pièces comprennent des avis de droit d’auteur qui identifient à la fois « PAX » et « X » comme des marques de commerce de l’Opposante, de tels avis de droit d’auteur sont en petits caractères et j’estime qu’ils n’attireraient pas facilement l’attention des consommateurs.

[67] Bien que j’aie conclu que la marque de commerce X Design est connue dans une certaine mesure au Canada, j’estime que les considérations contextuelles qui précèdent sont un facteur atténuant qui favorise la Requérante.

[68] En ce qui a trait à la Marque de la Requérante, je note également que la preuve comprend des exemples où elle est arborée immédiatement avant une deuxième marque figurative qui comporte une lettre découpée dans un carré solide, à savoir la marque figurative « XMAX », où ce motif est appliqué au X initial, et la marque figurative V-ONE ou V-ONE _2.0, où ce motif est appliqué au V initial. Je reproduis un exemple de chacun ci-dessous :

[69] Dans la mesure que la présentation de la Marque dans ces contextes attire l’attention à l’arrière-plan carré et au motif de découpage, j’estime que cela accroît la réputation des caractéristiques de stylisation particulières de la Marque, lesquelles sont des caractéristiques d’où le niveau de caractère distinctif inhérent de la Marque découle. Cependant, il n’y a aucune preuve de la mesure dans laquelle la Marque est devenue connue dans ces contextes. Tout compte fait, j’estime que ce facteur favorise la Requérante, mais seulement légèrement.

Famille de marques de commerce

[70] Lorsque plusieurs marques de commerce ayant des caractéristiques communes sont enregistrées et employées par le même propriétaire, cette série est appelée une « famille ». Posséder une famille de marques de commerce accroît la probabilité que les consommateurs supposent qu’une nouvelle marque de commerce ayant les mêmes caractéristiques soit simplement un autre membre de la famille [Everex Systems Inc c Everdata Computer Inc (1992), 44 CPR (3d) 175 (CF 1^re inst)]. Une partie qui cherche à invoquer ce concept doit démontrer qu’elle emploie plus d’une ou deux des marques de commerce au sein de la présumée famille et un tel emploi doit être suffisant pour établir que les consommateurs reconnaîtraient une famille de marques [Arterra Wines Canada, Inc c Diageo North America Inc, 2020 CF 508; McDonald’s Corp c Yogi Yogurt Ltd (1982), 66 CPR (2d) 101 (CF 1^re inst)].

[71] En l’espèce, même si j’acceptais, selon la facture fournie à titre de pièce de l’Opposante, que la marque de commerce PAX Design et la marque de commerce X Design ont été employées au Canada, l’emploi de seulement deux marques de commerce in insuffisant pour établir une famille. Bien que l’Opposante ait également démontré la publicisation des vaporisateurs sous la marque de commerce PAX3 Design au Canada, ainsi que la publicisation d’une gamme de vaporisateurs PAX2, d’accessoires pour vaporisateurs PAXSmart, de cartouches PAXSmart et du logiciel PAXFinder, la présentation d’une marque de commerce dans la publicisation de produits ne constitue pas l’emploi de cette marque de commerce en vertu de la Loi. Il est bien possible que certaines de ces marques de commerce supplémentaires soient associées aux produits sur les factures ou autres, toutefois, puisqu’aucun tel document n’est versé dans la preuve et puisque les chiffres de revenus fournis ne sont pas ventilés par marque de commerce, il est impossible de confirmer si une telle autre marque de commerce a été suffisamment employée pour créer une famille.

[72] De plus, même si j’étais en mesure de reconnaître une famille comprenant l’ensemble des Marques figuratives de l’Opposante, la caractéristique commune définissant la famille serait l’élément figuratif X, pas simplement la lettre X. La preuve de l’Opposante ne fournit aucune indication que les consommateurs penseraient que la lettre X en elle-même est une marque de commerce employée par l’Opposante en l’absence du style en forme d’étoile. J’estime que c’est cette caractéristique figurative qui lie la marque de commerce X Design à l’Opposante dans l’esprit des consommateurs, plutôt que la lettre X elle-même, peu importe la présence des avis de droit d’auteur indiquant « X » comme marque de commerce en petits caractères. De plus, puisqu’aucune des marques de commerce dans la famille alléguée ne comporte la lettre X à l’extérieur du contexte du mot PAX, je n’estime pas que les consommateurs qui connaissent une telle famille de marques de commerce seraient plus disposés à supposer que la Marque est un membre de la famille. Pour ces raisons, j’estime qu’une famille comprenant les Marques figuratives de l’Opposante (ou d’autres marques de commerce contenant le mot « PAX ») aurait peu d’influence sur la probabilité de confusion entre la Marque et la marque de commerce X Design [pour une conclusion semblable, voir Caterpillar Inc c Puma SE, 2021 CF 974, conf par 2023 CAF 4].

Enregistrement à l’étranger

[73] Les Marques figuratives de l’Opposante sont l’objet des enregistrements de marques de commerce et des demandes d’enregistrement dans de nombreuses administrations partout dans le monde [affidavit Grabow, para 6]. Dans le même ordre d’idées, la Requérante a enregistré la Marque (et la variante de celle-ci susmentionnée), ainsi que la marque nominale XVAPE, seule et en combinaison (par exemple, par XVAPE V-one, XVAPE Vital, XVAPE FOG), dans les mêmes administrations et autres [affidavit Jia, para 4, 6 et 12, Pièce A].

[74] J’estime donc que de tels enregistrements et demandes d’enregistrement étrangers ne sont nullement pertinents en l’espèce en l’absence de preuve concernant l’état du marché et des lois qui gouvernent l’enregistrement des marques de commerce dans ces administrations. Bien que la preuve de l’emploi important coexistant de deux marques de commerce dans une autre administration sans qu’un véritable cas de confusion survienne puisse parfois être une considération pertinente, la simple existence de marques de commerce dans des registres étrangers ne l’est pas [Vivat Holdings Ltd c Levi Strauss & Co (2005), 41 CPR (4th) 8 (CF 1^re inst)]. De plus, aucune des parties ne fournit une quelconque preuve pour suggérer que les Canadiens connaissent l’une ou l’autre de la marque de commerce X Design et de la Marque compte tenu de leur enregistrement à l’étranger.

Conclusion à l’égard de l’enregistrement X Design

[75] Subséquemment à mon analyse de l’ensemble des facteurs pertinents et des circonstances de l’espèce, j’estime que le manque de ressemblance entre les marques de commerce des parties est suffisant pour éviter une probabilité de confusion, malgré le fait que les produits de vaporisateurs des parties sont associés dans le genre et malgré l’étendue à laquelle la marque de commerce X Design est devenue connue en liaison avec les vaporisateurs en général, à titre de marque de commerce ou autre.

Les enregistrements PAX2 Design et PAX3 Design

[76] L’argument de l’Opposante n’est plus convaincant lorsque l’on considère les marques de commerce PAX2 Design ou PAX3 Design.

[77] J’estime que les marques de commerce PAX2 Design et PAX3 Design possèdent un caractère distinctif inhérent plus important que la marque de commerce X Design d’une seule lettre. Le mot PAX n’a aucun lien immédiat avec les produits de l’Opposante, excepté peut-être dans la mesure que sa connotation avec la paix puisse faire allusion à l’effet d’employer de tels produits [voir la définition de « pax » dans le Concise Canadian Oxford Dictionary, Oxford University Press, 2005]. De plus, chacune des marques de commerce PAX2 Dessin et PAX3 Dessin est enregistrée pour l’emploi en liaison avec les vaporisateurs électriques pour des matières [traduction] « herbales », ce qui à première vue semble être un produit plus semblable aux Produits que les vaporisateurs électriques pour le [traduction] « tabac ».

[78] Cependant, je n’estime pas que la Marque ressemble à l’une ou l’autre des marques de commerce PAX2 Design ou PAX3 Design. Bien que la Marque contienne les lettres majuscules individuelles X, A et P, elles sont dans une disposition différence, avec une police ou un style différent, à l’intérieur d’un mot plus grand. De plus, bien que les marques de commerce PAX2 Design et PAX3 Design comprennent un plus petit chiffre à la fin du mot, la Marque ne contienne aucune caractéristique numérique. Lorsque les marques de commerce sont évaluées dans leur ensemble, il n’y a essentiellement aucune ressemblance dans la présentation, le son ou les idées suggérées. J’estime que ce facteur important favorise fortement la Requérante est plus que suffisant pour l’emporter sur toute aide à l’argument de l’Opposante que les facteurs restants peuvent offrir.

Conclusion à l’égard du motif d’opposition fondé sur l’enregistrabilité

[79] Compte tenu de tout ce qui précède, je suis convaincue que, selon la prépondérance des probabilités, la Marque n’est pas susceptible de créer de la confusion avec l’une des marques de commerce invoquées par l’Opposante en vertu du motif d’opposition fondé sur l’enregistrabilité. La Requérante s’acquitte donc de son fardeau ultime et ce motif d’opposition est rejeté.

Droit à l’enregistrement en vertu de l’article 16(1)a) de la Loi

[80] L’Opposante fait valoir que la Requérante n’a pas le droit à l’enregistrement compte tenu de l’article 16(1)a) de la Loi puisque, à la date alléguée de premier emploi de la Marque, à savoir le 1^er décembre 2015, elle créait de la confusion avec la marque de commerce PAX Design de l’Opposante qui était précédemment employée au Canada par l’Opposante depuis le 3 octobre 2013.

[81] Pour s’acquitter de son fardeau initial dans le cadre de ce motif d’opposition, un opposant doit démontrer l’emploi de sa marque de commerce avant la date de dépôt ou la date de premier emploi du requérant, selon la première de ces dates [article 16(1) de la Loi], et également que sa marque de commerce n’avait pas été abandonnée au moment de l’annonce de la demande [article 16(3) de la Loi]. Je note que, en l’espèce, l’Opposante a seulement affirmé que sa marque de commerce était employée avant la date de premier emploi de la Requérante, toutefois, pour les raisons abordées ci-dessous, le résultat du motif aurait été le même même s’il avait été plaidé de manière plus exhaustive.

[82] J’estime que l’Opposante ne s’acquitte pas de son fardeau de preuve, peu importe la date pertinente évaluée, que ce soit la date de premier emploi revendiquée ou la date de dépôt de la Demande du 11 septembre 2018. La seule preuve démontrant un transfert de produits en liaison avec la marque de commerce PAX Design est une facture en date du 1er septembre 2020, ce qui est après les deux dates pertinentes. Bien que Troy Grabow affirme que l’Opposante vend des vaporisateurs au Canada sous les Marques figuratives de l’Opposante depuis aussi tôt que le 3 octobre 2013, de telles affirmations simples sont, en l’absence d’autres preuves à l’appui, insuffisantes pour permettre à un opposant de s’acquitter de son fardeau initial.

[83] Compte tenu de ce qui précède, ce motif d’opposition est rejeté.

Caractère distinctif en vertu de l’article 2 de la Loi

[84] L’Opposante fait valoir que, compte tenu de l’article 2 de la Loi, la Marque ne distingue pas les Produits de la Requérante et est semblable, au point de créer de la confusion, aux Marques figuratives de l’Opposante. Plus particulièrement, l’Opposante fait valoir qu’elle a commencé à employer ou révéler au Canada la marque de commerce PAX Design depuis au moins aussi tôt qu’octobre 2013 et possède une famille établie et bien connue de marques de commerce comportant la marque de commerce X Design et ses variantes.

[85] En l’absence d’autres détails, ce motif doit être lu conjointement avec la déclaration d’opposition dans son ensemble et se limite donc aux allégations de confusion avec les marques de commerce invoquées dans la déclaration d’opposition, à savoir les Marques figuratives de l’Opposante, employées en liaison avec les produits établis aux annexes A et B ci-dessous.

[86] La date pertinente pour ce motif d’opposition est le 3 mars 2020, la date de production de la déclaration d’opposition [Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc, 2004 CF 1185]. Afin que ce motif soit accueilli, un opposant invoquant sa propre marque de commerce doit établir que, à cette date, sa marque de commerce était connue au Canada dans une certaine mesure à tout le moins; c’est-à-dire que sa réputation était « importante, significative ou suffisante » pour annuler le caractère distinctif établi d’une autre marque de commerce ou sinon qu’elle était bien connue dans une région particulière du Canada [Motel 6 Inc c No 6 Motel Ltd (1981), 56 CPR (2d) 44 (CF 1^re inst); Bojangles’ International LLC c Bojangles Café Ltd, 2006 CF 657; 1648074 Ontario Inc c Akbar Brothers (PVT) Ltd, 2019 CF 1305]. À cet égard, l’opposant doit démontrer que sa marque de commerce a acquis une réputation parmi les consommateurs comme indicateur de la source [Akbar Brothers, précité; Papiers Scott Limitée c Georgia-Pacific Consumer Products LP, 2010 CF 478]. De plus, il doit y avoir une preuve claire de la mesure à laquelle la marque de commerce est connue à la date pertinente [Bojangles, précité; Sadhu Singh Hamdard Trust c Navsun Holdings Ltd, 2019 CAF 10].

[87] Il n’est pas nécessaire d’aborder ce motif d’opposition en détail. Dans la mesure que l’Opposante se soit acquittée de son fardeau initial, la Requérante se sera acquittée de son fardeau ultime puisque l’argument de l’Opposante concernant la confusion à l’égard des marques de commerce X Design, PAX2 Design et PAX3 Design ne serait pas plus fort à la date pertinente du 3 mars 2020 qu’à la date pertinente pour évaluer la confusion en vertu du motif fondé sur l’article 12(1)d). De plus, j’arriverais à la même conclusion à l’égard de la marque de commerce PAX Design que pour les marques de commerce PAX2 Design et PAX3 Design, pour essentiellement les mêmes raisons, et particulièrement à la lumière du facteur important de la ressemblance. Bien qu’il y ait une preuve plus forte pour appuyer l’affirmation que la marque de commerce PAX Design était devenue connue au Canada, cette circonstance serait insuffisante pour faire pencher la probabilité en faveur de l’Opposante. Enfin, pour les raisons abordées ci-dessus, je n’estime pas que le concept d’une famille de marques de commerce appuie l’Opposante en l’espèce.

[88] Ainsi, le résultat de ce motif d’opposition serait le même que celui dans le cadre du motif fondé sur l’enregistrabilité et, par conséquent, le motif d’opposition fondé sur le caractère distinctif est également rejeté.

Motif d’opposition fondé sur l’article 38(2)e) de la Loi

[89] L’Opposante fait valoir que la Demande n’est pas conforme à la Loi en vertu de l’article 38(2)e) puisque, à la date de dépôt de la Demande, à savoir le 11 septembre 2018, la Requérante n’employait pas la Marque au Canada en liaison avec les Produits.

[90] Avant la modification de la Loi le 17 juin 2019, un opposant pouvait faire valoir, en vertu de l’article 38(2)a) de la Loi (dans sa version antérieure), qu’une demande n’était pas conforme aux exigences de l’article 30b) (dans sa version antérieure), puisque la date de premier emploi fournie en vertu de cet article est fausse. Cependant, ce motif d’opposition n’est plus disponible en vertu de la Loi dans sa version modifiée; plutôt, un opposant peut faire valoir, en vertu de l’article 38(2)e) de la Loi, que, à la date de dépôt de la demande, le requérant « n’employait pas ni ne projetait d’employer » la marque de commerce. La question sous ce nouveau motif est donc non seulement de savoir si le requérant employait la marque de commerce au Canada, mais également s’il projetait de l’employer. En effet, les demandes annoncées après le 17 juin 2019 n’ont plus à préciser si elles sont fondées sur l’emploi ou l’emploi projeté et rien n’empêche un requérant de simplement supprimer les revendications faites à cet égard [conformément à l’article 35 du Règlement sur les marques de commerce (DORS/2018-227)].

[91] Compte tenu de ce qui précède, en vertu de l’article 38(2)e) de la Loi, un opposant doit faire valoir non seulement que le requérant n’employait pas la marque de commerce en question au Canada, mais également que le requérant ne projetait pas de l’employer. Pour se conformer à l’article 38(3)a) de la Loi, l’allégation à l’égard de l’emploi projeté doit être établie avec des détails suffisants pour permettre au requérant d’y répondre. Le requérant n’a pas à tenter de spéculer quant à la raison pour laquelle l’opposant estime qu’il n’y avait aucune intention d’employer la marque de commerce.

[92] En l’espèce, le motif d’opposition fondé sur l’article 38(2)e) de la Loi est insuffisamment plaidé, puisqu’il n’y a aucune allégation d’un manque d’intention d’employer la Marque et qu’il n’est pas établi pourquoi il n’y aurait pas eu une telle intention. Une fois la preuve produite, le registraire doit en tenir compte dans l’interprétation des motifs d’opposition [Novopharm Ltd c AstraZeneca AB, 2002 CAF 387]. Cependant, il ne s’agit pas d’un cas où la preuve préciserait un plaidoyer vaste ou ambigu. Peu importe, rien dans la preuve ne suggère un manque d’intention d’employer la Marque.

[93] Par conséquent, ce motif d’opposition est rejeté.

Décision

[94] Compte tenu de tout ce qui précède, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, je rejette l’opposition selon les dispositions de l’article 38(12) de la Loi.

_______________________________

Oksana Osadchuk

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

 

Traduction certifiée conforme

William Desroches

Le français est conforme aux WCAG.

Annexe A

Enregistrements invoqués par l’Opposante

Marque de commerce	No d’enregistrement	Produits
X (DESIGN)	LMC964,003	[traduction] Atomiseurs électriques pour l’ingestion et l’inhalation de tabac.
PAX2 Design	LMC990,862	[traduction] Atomiseurs électriques pour la vaporisation de matières d’origine végétale à usage domestique; atomiseurs électriques, nommément atomiseurs (pipes) sans fumée pour l’ingestion et l’inhalation de tabac et d’autres matières d’origine végétale.
PAX3 Design	LMC1,061,452	[traduction] Classe 34 : Vaporisateurs électriques, nommément vaporisateurs (pipes) sans fumée pour l’ingestion et l’inhalation de matières d’origine végétale.

Annexe B

Demandes invoquées par l’Opposante

Marque de commerce	No de demande	Produits
X DESIGN	1,937,405	[traduction] Classe 09 : Logiciels […]; logiciels téléchargeables pour appareils mobiles […]; logiciels pour utilisation avec des vaporisateurs oraux, […] des cigarettes électroniques; chargeurs de batterie pour cigarettes électriques et vaporisateurs oraux […]; chargeurs de batterie […]; batteries électriques […]; adaptateurs ca.
PAX Design	1,937,407	[traduction] Classe 09 : Logiciels […]; logiciels téléchargeables pour appareils mobiles […]; logiciels pour utilisation avec des vaporisateurs oraux, […] des cigarettes électroniques; chargeurs de batterie pour cigarettes électriques et vaporisateurs oraux […]; chargeurs de batterie […]; batteries électriques […]; adaptateurs ca. Classe 34 : Cigarettes électroniques; vaporisateurs électroniques […]; vaporisateurs oraux pour fumeurs; aromatisants chimiques pour cigarettes électroniques et vaporisateurs électroniques […]; solution liquide pour cigarettes électroniques; recharges pour cigarettes et vaporisateurs électroniques […]; cartouches pour cigarettes et vaporisateurs électroniques […]; accessoires connexes.

Annexe C

Autres demandes et enregistrements de l’Opposante

Marque de commerce	No de demande	No d’enregistrement	Produits
X (DESIGN)	2,056,035	S.O.	[traduction] Épinglettes; autocollants; matériaux imprimés; sacs; mallettes; broyeurs; cordons; boîtiers pour vaporisateurs oraux; revêtement décoratif pour vaporisateurs oraux et cigarettes électroniques; supports pour cigarettes vaporisatrices orales; supports pour vaporisateurs oraux; logiciels non téléchargeables; site Web d’information et éducatif.
PAX	1,600,899	LMC918,633	[traduction] Articles pour fumeurs Vaporisateurs électriques pour la vaporisation du tabac et des herbes (non médicinales) Vaporisateurs électriques pour la vaporisation de matières d’origine végétale à usage domestique
PAX	1,937,404	LMC1,087,052	[traduction] Logiciels, nommément logiciels pour le réglage et la sauvegarde à distance des paramètres de température de vaporisateur et la mise à jour de micrologiciels de vaporisateur pour utilisation avec des vaporisateurs oraux pour fumer; logiciels téléchargeables pour appareils mobiles pour utilisation avec des vaporisateurs oraux pour fumer, nommément logiciels pour le réglage et la sauvegarde à distance des paramètres de température de vaporisateur et la mise à jour de micrologiciels de vaporisateur; logiciels pour le réglage et la sauvegarde à distance des paramètres de température de vaporisateur pour utilisation avec des vaporisateurs oraux, nommément des vaporisateurs électriques pour matières d’origine végétale à usage domestique, des cigarettes électroniques; chargeurs de batterie pour cigarettes électriques et vaporisateurs oraux pour fumeurs; chargeurs de batterie, nommément chargeurs USB pour cigarettes électriques et vaporisateurs oraux pour fumeurs; batteries électriques pour cigarettes électriques et vaporisateurs oraux pour fumeurs; adaptateurs ca.
PAX2	1,715,577	LMC990,868	[traduction] Atomiseurs électriques pour la vaporisation de matières d’origine végétale à usage domestique; atomiseurs électriques, nommément atomiseurs (pipes) sans fumée pour l’ingestion et l’inhalation de tabac et d’autres matières d’origine végétale.
PAX 3	1,819,665	LMC1,032,110	[traduction] Vaporisateurs électriques, nommément vaporisateurs (pipes) sans fumée pour l’ingestion et l’inhalation de matières d’origine végétale.
PAX LABS	1,740,644	LMC1,014,899	[traduction] Vaporisateurs électriques, nommément vaporisateurs (pipes) sans fumée pour l’ingestion et l’inhalation de matières d’origine végétale. Liquide à base de nicotine, nommément aromatisants chimiques sous forme liquide utilisés pour la recharge de cigarettes électroniques; cartouches vendues remplies d’aromatisants chimiques sous forme liquide pour cigarettes électroniques; cigarettes électroniques; dispositifs électroniques pour vapoter, nommément cigarettes électroniques; succédanés de tabac sous forme de solution liquide à usage autre que médical pour cigarettes électroniques; cartouches de recharge vendues vides pour cigarettes électroniques.
PAXSMART	2,026,783	S.O.	[traduction] (1) Logiciels téléchargeables pour appareils mobiles pour emploi avec cigarettes électroniques et vaporisateurs oraux pour fumer, nommément, logiciels pour le réglage et la sauvegarde à distance des paramètres et la mise à jour de micrologiciels de vaporisateur pour cigarettes électroniques et vaporisateurs oraux pour fumer; chargeurs pour cigarettes électroniques et vaporisateurs oraux pour fumeurs; chargeurs de batterie; batteries électriques; adaptateurs ca. (2) Cigarettes électroniques; vaporisateurs électroniques et oraux pour fumeurs; aromatisants, autres que des huiles essentielles, pour cigarettes électroniques et vaporisateurs oraux électroniques pour fumeurs; aromatisants chimiques sous forme liquide utilisés pour la recharge de cartouches de cigarettes électroniques et de vaporisateurs oraux pour fumeurs; cartouches vendues remplies d’aromatisants chimiques sous forme liquide pour cigarettes électroniques; cigarettes électroniques et vaporisateurs oraux pour fumeurs; leurs accessoires, nommément cartouches pour cigarettes électroniques et vaporisateurs, boîtiers pour cigarettes électroniques et vaporisateurs oraux pour fumeurs, revêtements pour cigarettes électroniques et vaporisateurs oraux pour fumeurs, outils de nettoyage pour cigarettes électroniques et vaporisateurs oraux pour fumeurs, embouchures pour cigarettes électroniques et vaporisateurs oraux pour fumeurs.

 

 

Comparutions et agents inscrits au dossier

Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

Pour l’Opposante : Borden Ladner Gervais LLP

Pour la Requérante : Mark W. Timmis