Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2023 COMC 004

Date de la décision : 2023-01-17

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE D’UNE PROCÉDURE EN VERTU DE L’ARTICLE 45

Partie requérante : McMillan LLP

Propriétaire inscrite : Mentorgroup Investment Inc.

Enregistrement : LMC860,238 pour AIR PLUS

Introduction

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en application de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T‑13 (la Loi), à l’égard de l’enregistrement n^o LMC860,238 pour la marque de commerce AIR PLUS (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits et services suivants :

[traduction]

 

PRODUITS

(1) Produits de soins capillaires, nommément revitalisants, colorants, crèmes, teintures, gels, lotions, mousses, neutralisants de boucles, solutions à permanente, après-shampooings, shampooings et vaporisateurs; (2) Pinces à gaufrer et fers à friser; (3) Tondeuses à cheveux; (4) Ciseaux, pinces à épiler, coupe-ongles et limes à ongles; (5) Nécessaires de manucure et de pédicure. (6) Huiles essentielles pour aromathérapie, massage et à usage personnel; (7) Serviettes et débarbouillettes.

SERVICES

(1) Services de salon de beauté; (2) Services de salon de coiffure; (3) Services de massage; (4) Services d’aromathérapie.

[3] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l’enregistrement doit être modifié.

La procédure

[4] Le 10 septembre 2020, à la demande de McMillan LLP (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi à Mentorgroup Investment Inc. (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de la Marque.

[5] L’avis enjoignait à la Propriétaire d’indiquer, à l’égard de chacun des produits et services spécifiés dans l’enregistrement, si la Marque a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l’avis et, dans la négative, qu’elle précise la date à laquelle la Marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour démontrer l’emploi est du 10 septembre 2017 au 10 septembre 2020.

[6] Les définitions pertinentes d’« emploi » sont énoncées à l’article 4 de la Loi comme suit :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

4(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l’exécution ou l’annonce de ces services.

[7] Lorsque le propriétaire n’établit pas l’« emploi », l’enregistrement est susceptible d’être radié ou modifié, à moins que l’absence d’emploi ne soit en raison de circonstances spéciales.

[8] Il est bien établi que le niveau de preuve requis pour établir l’emploi dans le cadre de cette procédure est peu élevé [Woods Canada Ltd c Lang Michener (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1^re inst)] et qu’il n’est pas nécessaire de produire une surabondance d’éléments de preuve [Union Electric Supply Co Ltd c Registraire des marques de commerce (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1^re inst)]. Toutefois, il n’en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des produits et services spécifiés dans l’enregistrement pendant la période pertinente [John Labatt Ltd c Rainer Brewing Co (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)].

[9] En ce qui concerne les services, la présentation de la marque de commerce dans l’annonce des services est suffisante pour satisfaire aux exigences de l’article 4(2) de la Loi, du moment que le propriétaire de la marque de commerce offre et est prêt à exécuter les services au Canada [Wenward (Canada) Ltd c Dynaturf Co (1976), 28 CPR (2d) 20 (COMC)].

[10] En réponse à l’avis du registraire, la Propriétaire a fourni l’affidavit de Lai Chih Lang, le président du conseil d’administration de la Propriétaire, souscrit le 19 février 2021 à Taipei, au Taïwan, avec les Pièces A à H.

[11] Les deux parties ont produit des observations écrites. Seule la Propriétaire était représentée à l’audience.

Résumé de la preuve

[12] Dans son affidavit, M. Lang explique que la Propriétaire a accordé une licence à Tokyo Allure Hair Salon Ltd. (Tokyo Allure), l’autorisant à employer la Marque au Canada en liaison avec des [traduction] « services d’esthétique » [para 4 et 5]. À cet égard, il déclare que Tokyo Allure exploite deux salons de coiffure AIR PLUS en Colombie-Britannique [para 7]. Une copie des parties pertinentes du contrat de licence de 2019 entre la Propriétaire et Tokyo Allure est jointe à son affidavit à titre de Pièce A.

[13] Je note que M. Lang n’affirme pas explicitement que la Marque a été employée pendant la période pertinente, déclarant simplement que la Propriétaire [traduction] « continue d’employer [la Marque] au Canada » [para 12]. Néanmoins, en ce qui concerne les services visés par l’enregistrement, il note que les services offerts dans les salons de coiffure AIR PLUS comprennent des [traduction] « services de coloration des cheveux et de spa pour la tête » [para 6].

[14] En ce qui concerne les produits visés par l’enregistrement, M. Lang note que le paragraphe 3.4 du contrat de licence [traduction] « indique que [Tokyo Allure] peut se procurer un approvisionnement de produits » auprès de la Propriétaire [para 10, Pièce A].

[15] Autrement, M. Lang laisse les pièces jointes à son affidavit s’exprimer en grande partie par eux-mêmes. Ces pièces sont les suivantes :

· La Pièce A est une copie du contrat de licence susmentionné, qui est examiné ci-dessous.

· La Pièce B comprend quatre photographies de ce qui semble être l’emplacement du salon de coiffure AIR PLUS de Tokyo Allure à Richmond, lesquelles sont toutes datées de la période pertinente. Le Marque figure bien en vue sur l’enseigne extérieure située au-dessus de l’entrée du salon.

· La Pièce C est une photographie, datée d’avril 2018, illustrant du matériel promotionnel pour un « Spring Head Spa » et présentant un nouveau styliste, tel qu’il figure dans la vitrine d’un salon de coiffure AIR PLUS. La Marque est visible sur le matériel promotionnel.

· La Pièce D comprend des imprimés de résultats de recherche dans Google, qui confirment les deux emplacements des salons de coiffure AIR PLUS à Richmond et à Burnaby, en Colombie-Britannique.

· La Pièce E est une copie de la [traduction] « structure de loyer mensuelle »du salon de coiffure AIR PLUS à Burnaby.

· La Pièce F comprend des copies de quatre reçus de vente qui, comme en atteste M. Lang, visent des services de salon de coiffure fournis par Tokyo Allure [para 9]. Ces reçus de vente datent de la période pertinente et ont été émises par le salon de coiffure AIR PLUS de Richmond. Bien que M. Lang n’établisse aucune corrélation entre les entrées et les produits ou services visés par l’enregistrement, ces reçus de vente comprennent des articles compatibles avec des services de salon de coiffure, comme « Women’s haircut », « Wash & Blowdry » et « Colour & Highlights ».

· La Pièce G est une photographie non datée illustrant six bouteilles de « Program Solution », qui arborent toutes la Marque. M. Lang affirme que les bouteilles illustrées sont du « AIR PLUS shampoo and hair mask (conditioner) » [para 10].

· La Pièce H comprend cinq imprimés non datés de ce qui semble être le site Web des salons de coiffure AIR PLUS. Les imprimés comprennent une photographie du salon de coiffure de Richmond, ainsi que des renseignements sur celui-ci, y compris une liste de prix pour les services offerts dans les salons de coiffure et des [traduction] « choix de traitement pour les cheveux.

Analyse et motifs de la décision

[16] Dans ses observations écrites, la Partie requérante se demande seulement si l’emploi de la Marque pourrait profiter à la Propriétaire en vertu de l’article 50 de la Loi, alléguant que le contrat de licence à la Pièce A nomme une entité distincte à titre de concédant de licence, soit « Mentor Group Investment Inc. » [je souligne].

[17] Toutefois, la Propriétaire soutient qu’elle et le concédant de licence sont la même entité et que l’espace dans le nom du concédant de licence partout dans le contrat représente une erreur d’écriture. À cet égard, la Propriétaire note que son nom est inscrit correctement sur la page de signature du contrat.

[18] En effet, M. Lang fait une déclaration sous serment selon laquelle la Propriétaire a accordé une licence pour l’emploi de la Marque au Canada et il indique que le contrat produit en preuve a été conclu entre la Propriétaire et Tokyo Allure [para 4]. Je note également que le paragraphe I du contrat renvoie clairement à l’enregistrement en question. Par conséquent, contrairement aux observations de la Partie requérante, je ne considère pas qu’il y a une ambiguïté quant à savoir si la Propriétaire est la même entité que le concédant de licence, comme il est énoncé dans le contrat produit en preuve.

[19] À ce titre, et compte tenu du fait que l’article 4 du contrat de licence prévoit le contrôle requis, je suis convaincu que tout emploi de la Marque par le licencié profite à la Propriétaire en vertu de l’article 50(1) de la Loi [selon Empresa Cubana del Tabaco (Sociale Cubatabaco) c Shapiro Cohen, 2011 CF 102, au para 84].

Emploi de la Marque en liaison avec les services visés par l’enregistrement

[20] À l’audience, la Propriétaire a soutenu qu’en plus de démontrer qu’elle a exécuté des [traduction] « Services de salon de coiffure », la preuve démontre qu’elle a fourni des [traduction] « Services de salon de beauté ».

[21] En effet, j’accepte que la preuve dans son ensemble démontre l’emploi de la Marque en liaison avec les deux services au Canada pendant la période pertinente. Plus particulièrement, j’accepte que ces services aient été annoncés et exécutés dans le cadre de l’exploitation du salon de coiffure AIR PLUS du licencié à Richmond [para 6, Pièces B, C et F]. De plus, la Marque était affichée à l’entrée du salon, ainsi que sur les reçus et le matériel promotionnel produits en preuve.

[22] En revanche, la preuve ne démontre pas l’emploi de la Marque en liaison avec les autres services visés par l’enregistrement, à savoir les [traduction] « Services de massage » et les [traduction] « Services d’aromathérapie ». À cet égard, M. Lang ne fait aucune déclaration claire au sujet de l’offre ou de l’exécution de ces services, et il n’y a aucun renvoi à ces services dans les pièces.

[23] Par conséquent, je suis convaincu que la Propriétaire n’a démontré l’emploi de la Marque qu’en liaison avec les [traduction] « (1) Services de salon de beauté » et les [traduction] « (2) Services de salon de coiffure » au sens des articles 4 et 45 de la Loi. Étant donné que je ne dispose d’aucune preuve de circonstances spéciales qui justifieraient le défaut d’emploi de la Marque en liaison avec les autres services visés par l’enregistrement, l’enregistrement sera modifié en conséquence.

Emploi de la Marque en liaison avec les produits visés par l’enregistrement

[24] À l’audience, la Propriétaire a soutenu que les produits AIR PLUS Program Solution illustrés à la Pièce G établissent l’emploi de la Marque en liaison avec les produits [traduction] « (1) Produits de soins capillaires, nommément revitalisants, […] shampooings » visés par l’enregistrement.

[25] Toutefois, il n’y a aucune preuve de transfert de ces produits pendant la période pertinente ou autrement. À cet égard, M. Lang n’établit aucune corrélation entre les articles énumérés sur les reçus de vente produits en preuve et les produits visés par l’enregistrement. Quoi qu’il en soit, ces reçus de vente semblent viser des services plutôt que des produits. De plus, dans son affidavit, M. Lang affirme seulement que le contrat de licence indique que Tokyo Allure [traduction] « peut se procurer un approvisionnement de produits » auprès de la Propriétaire [para 10, je souligne]. Il n’y a aucune preuve que ces transactions ont eu lieu pendant la période pertinente.

[26] Compte tenu de ce qui précède, je ne suis pas convaincu que la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque en liaison avec quelconque produit visé par l’enregistrement au sens des articles 4 et 45 de la Loi. Étant donné que je ne dispose d’aucune preuve de circonstances spéciales qui justifieraient le défaut d’emploi de la Marque, l’enregistrement sera modifié en conséquence.

Décision

[27] Dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi et conformément aux dispositions de l’article 45 de la Loi, l’enregistrement sera modifié afin de supprimer l’état déclaratif des produits dans son ensemble, de même que [traduction] « (3) Services de massage; (4) Services d’aromathérapie » de l’état déclaratif des services.

[28] L’état déclaratif des services modifié sera libellé comme suit :

[traduction]

(1) Services de salon de beauté; (2) Services de salon de coiffure.

___________________________

Yves Cozien Papa Tchofou

Agent d’audience

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme

Anne Laberge, trad. a.

 

Le français est conforme aux WCAG.

Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L’AUDIENCE : 2022-09-21

COMPARUTIONS

Pour la Partie requérante : Aucune comparution

Pour la Propriétaire inscrite : Lorraine Pincent

AGENTS AU DOSSIER

Pour la Partie requérante : McMillan LLP

Pour la Propriétaire inscrite : MLT Aikins LLP