Contenu de la décision
Office de la propriété intellectuelle du Canada
LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
Référence : 2023 COMC 006
Date de la décision : 2023-01-19
[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
DANS L’AFFAIRE D’UNE OPPOSITION
Opposant : Gang Cao
Requérante : Apple Inc.
Demande : 1745321 pour LIVE PHOTOS
Introduction
[1]
Gang Cao (l’Opposant) s’oppose à l’enregistrement de la marque de commerce LIVE PHOTOS (la Marque), qui fait l’objet de la demande no 1745321 produite par Apple Inc. (la Requérante).
[2]
La demande d’enregistrement de la Marque est fondée sur l’emploi proposé au Canada en liaison avec les produits suivants de la classe de Nice 9 :
[traduction]
Logiciels pour l’enregistrement, l’organisation, la transmission et la manipulation d’images, d’audioclips et d’extraits vidéo, de films, de vidéos musicales ainsi que de photos.
[3]
L’opposition est fondée sur divers motifs, notamment le fait que la demande n’est pas conforme à l’article 30 de la Loi sur les marques de commerce, que la Marque donne une description claire et/ou n’est pas distinctive en liaison avec les produits visés par la demande et que la Marque crée de la confusion avec une marque de commerce déposée.
Le Dossier
[4] La demande d’enregistrement pour la Marque a été produite le 9 septembre 2015, avec une date de priorité du 9 juillet 2015, fondée sur une demande présentée en Jamaïque en liaison avec le même type de produits.
[5] La demande a été annoncée aux fins d’opposition le 22 mars 2017. De nombreuses modifications à la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) sont entrées en vigueur le 17 juin 2019. Conformément à l’article 70 de la Loi, les motifs d’opposition seront évalués sur le fondement de la Loi dans sa version antérieure au 17 juin 2019, à l’exception que, en ce qui a trait à la confusion, les articles 6(2) à (4) de la Loi dans sa version actuelle seront appliqués.
[6] Le 17 août 2017, l’Opposant s’est opposé à la demande en produisant une déclaration d’opposition en vertu de l’article 38 de la Loi.
[7] Après l’octroi de l’autorisation de produire une déclaration d’opposition modifiée produite le 16 mai 2019, les motifs de l’opposition sont fondés sur la non-conformité aux articles 30a), 30e) et 30i) de la Loi; la non-enregistrabilité en vertu des articles 12(1)b), 12(1)c) et 12(1)d) de la Loi; et l’absence de caractère distinctif en vertu de l’article 2 de la Loi.
[8] Conformément à la décision du registraire en date du 20 juin 2019, je constate qu’un motif fondé sur l’absence de droit à l’enregistrement insuffisamment plaidé, prétendument fondé sur l’article 38(2)c) de la Loi, a été radié.
[9] La Requérante a produit une contre-déclaration niant les motifs d’opposition.
[10] Afin d’appuyer son opposition, l’Opposant a produit les affidavits suivants :
· Deux affidavits de Rentaro Burress, souscrits à Vancouver le 13 avril 2018 et le 16 avril 2018, respectivement (les affidavits Burress);
· Affidavit de Georgia Horstman, souscrit le 13 avril 2018 à Vancouver (l’affidavit Horstman);
· Affidavit de Jennifer Huang, souscrit le 16 avril 2018 à Vancouver (l’affidavit Huang).
[11] M. Burress a été contre-interrogé et les transcriptions et engagements du contre‑interrogatoire ont été versés au dossier.
[12] Afin d’appuyer sa demande d’enregistrement, la Requérante a produit la preuve suivante :
· Affidavit de Thomas La Perle, souscrit le 6 février 2019 à Santa Clara, en Californie (l’affidavit La Perle);
· Affidavit de Ginger Dorval, souscrit le 7 février 2019 à Toronto (l’affidavit Dorval);
· Affidavit de Richard Nigel Perreira, souscrit le 10 janvier 2019 à Toronto (l’affidavit Perreira);
· Affidavit de Wayne Badenhorst, souscrit le 24 janvier 2019 à Toronto (l’affidavit Badenhorst);
· Affidavit de Ian Davenport, souscrit le 25 janvier 2019 à Toronto (l’affidavit Davenport);
· Affidavit de Duncan Brown, souscrit le 30 janvier 2019 à Toronto (l’affidavit Brown);
· Copies certifiées des enregistrements de marques de commerce pour LIVETYPE (LMC646444) et LIVE LISTEN (LMC1003358), tous deux détenus par la Requérante.
[13] M. Brown et Mme Dorval ont été contre-interrogés et les transcriptions et engagements du contre-interrogatoire ont été versés au dossier.
[14] Étant donné que M. La Perle n’a pas été rendu disponible pour un contre‑interrogatoire, l’affidavit La Perle a été retiré du dossier.
[15] Les deux parties ont produit des observations écrites et ont été représentées à une audience. Je note également que les deux parties ont changé d’avocats plusieurs fois au cours de l’instance.
Aperçu de la preuve de l’Opposant
Affidavit Burress du 16 avril
[16] En ce qui a trait aux deux affidavits Burress, bien que moins substantiels et datés plus tard, je note que l’affidavit daté du 16 avril 2018 est désigné dans le document lui-même comme le [traduction] « premier affidavit de Rentaro Burress », probablement parce qu’il décrit les activités menées précédemment. Pour plus de clarté, je vais l’appeler l’affidavit Burress du 16 avril.
[17] M. Burress est employé par Cameron IP, l’agent au dossier de l’Opposant au moment où celui-ci a présenté sa preuve [para 1]. Le 22 février 2018, selon des instructions pour trouver des évaluations de la caractéristique « Live Photos » de la Requérante, M. Burress a effectué une recherche pour des [traduction] « évaluations de Live Photos » à l’aide du moteur de recherche Google [para 4, Pièce A]. La Pièce B comprend des imprimés de dix résultats de recherche de ce genre, examinés entre février et avril 2018.
[18] À titre d’exemple, je note que l’une des évaluations produites en preuve semble provenir du site Web Trusted Reviews, en date du 23 mars 2016. Il comprend le texte suivant dans un article plus général :
[traduction]
Qu’est-ce que Live Photo?
Une Live Photo [photo en movement] est essentiellement une façon de donner vie à vos photos en capturant quelques secondes de vidéo lorsque vous prenez une photo sur votre iPhone. C’est un peu comme un GIF, mais elle peut aussi capturer de l’audio en même temps.
Si vous avez utilisé un téléphone Lumia récemment, c’est très semblable au mode Living Images. Ce n’est pas quelque chose de nouveau, mais Apple y ajoute tout simplement sa propre couleur.
Affidavit Burress du 13 avril
[19] Encore une fois, bien que plus substantiel et daté plus tôt, je note que l’affidavit daté du 13 avril 2018 est désigné dans le document lui-même comme le [traduction] « deuxième affidavit de Rentaro Burress ». Pour plus de clarté, je vais l’appeler l’affidavit Burress du 13 avril.
[20] En avril 2018, M. Burress a été chargé de trouver certaines applications dans la boutique d’applications Google Play [para 3 à 13]. En plus de leur propriété respective, M. Burress n’atteste pas directement de la nature de ces applications, mais il semble qu’il s’agisse de cinq applications de tiers qui comprennent « Live Photo » dans leurs titres. Les imprimés pour les applications suivantes sont joints à l’affidavit :
· Pièce A : « Live Photo », propriété de Live Animations [para 4, Pièce A]. Le champ [traduction] « Mis à jour » indique [traduction] « 18 juillet 2017 » et la partie visible de la description de l’application comprend les éléments suivants :
[traduction]
Préparez-vous à la magie! Avec cette application, vous serez en mesure de donner vie aux personnages illustrés sur des blocs-notes, des albums et des casse-têtes spéciaux, entre autres. Si vous voyez le logo « Live Photo » d’un chapeau rouge souriant sur la couverture du produit, cela signifie qu’il est magique, et que les personnages peuvent s’animer! […]
· « PICOO Camera – Live Photo », propriété de PICOO Design [para 6, Pièce B]. Le champ [traduction] « Mis à jour » indique [traduction] « 12 septembre 2017 » et la description comprend les éléments suivants :
[traduction]
Les photos figées sans intérêt ou les GIF robotiques vous ennuie, et vous voulez des photos « en mouvement » dans lesquelles l’image ou les gens bougent réellement? PICOO Camera est pour vous. Avec PICOO Camera, vous pouvez mettre en surbrillance et animer le sujet de votre photo et permettre à votre photo statique de contenir des mouvements dynamiques, de sorte que le sujet de votre photo se déplace vraiment! Vous pouvez également sélectionner des photos de votre galerie dans votre téléphone, et ranimer ces moments mémorables! […]
· « Motion Picture: Live Photo », propriété d’Ocean Tech Lab [para 8, Pièce C]. Le champ [traduction] « Mis à jour » indique [traduction] « 10 février 2018 » et la description comprend les éléments suivants :
[traduction]
Donnez vie à votre photo avec Motion Picture. Appliquez un effet cinémagraphie fantastique. Motion Picture est très facile à utiliser : 1. Prenez une nouvelle photo pour ajouter un mouvement ou sélectionnez une photo dans votre galerie. [LIRE LA SUITE]
· « Live Photo – Movense », propriété de Movense Live Photos [para 10, Pièce D]. Le champ [traduction] « Mis à jour » indique [traduction] « 24 août 2017 » et la description de l’application comprend les éléments suivants :
[traduction]
Movense est un réseau social axé sur la prise de photographies en direct et la photographie en mouvement qui permet aux utilisateurs d’exprimer et de partager les événements de la vie (fêtes), les environs (voyage, animaux, nature, nourriture et mode) et les émotions (égoportraits) en mouvement 3D, puis d’inverser la lecture sur simple retournement du poignet.
· « Live Photo and Camera », propriété de Ingenico Games [para 12, Pièce E]. Le champ [traduction] « Mis à jour » indique [traduction] « 15 avril 2017 » et la description de l’application comprend les éléments suivants :
[traduction]
Caméra et appareil photo HD sur votre téléphone
Extraordinaire application de photo et caméra
Créez immédiatement des images et des vidéos haute résolution
[21] M. Burress confirme qu’il a téléchargé chacune des applications susmentionnées sur un téléphone mobile en avril 2018.
[22] Je note qu’aucun des imprimés n’indique à quel moment les applications tierces respectives ont été rendues disponibles pour la première fois sur Google Play ou ailleurs. Toutefois, les commentaires datés et les champs [traduction] « Mis à jour » indiquent que deux des applications étaient disponibles en avril 2017 (Pièces A et E), alors que les trois autres n’étaient peut-être pas disponibles avant août 2017 (c’est‑à‑dire après la production de la déclaration d’opposition).
[23] Un imprimé de la page Web « Prendre et modifier des Live Photos » du site Web de la Requérante, apple.com, en date du 13 avril 2018 [para 14, Pièce F] est également joint.
[24] Les parties pertinentes du contre-interrogatoire de M. Burress au sujet de son affidavit seront examinées ci-dessous.
Affidavit Horstman
[25] Mme Horstman est employée de Cameron IP [para 1]. Mme Horstman a aussi eu pour instructions d’utiliser le moteur de recherche Google pour trouver des évaluations de la fonctionnalité « Live Photos » de la Requérante [para 4, Pièce A]. La Pièce B comprend des imprimés de huit résultats de recherche, datés du 12 avril 2018.
[26] Comme l’a indiqué l’Opposant dans ses observations écrites, l’article de Trusted Reviews « iPhone 6S Plus – Camera, Live Photos, 4K Video » à la Pièce B de l’affidavit Horstman comprend le texte suivant : [traduction] « Apple a ajouté une nouvelle fonction photo spéciale appelée Live Photos », [traduction] « elle ajoute une dynamisme et un mouvement aux photos qui les aident à prendre vie », et [traduction] « l’effet me rappelle les images vivantes dans les films Harry Potter » [para 27c)]. Ce dernier renvoi est reprise dans l’article de Macworld de septembre 2017 « How to take Live Photos on iPhone », qui comprend la ligne d’accompagnement [traduction] « Prenez des photos en mouvement comme dans Harry Potter sur votre iPhone » et des passages comme [traduction] « […] ce que fait Live Photos […] se traduit par des photos en mouvement qui vous donneront l’impression d’être tout droit sortis de Poudlard » [para 27d), faisant renvoi à la Pièce B de l’affidavit Horstman].
Affidavit Huang
[27] Mme Huang est employée de Cameron IP [para 1]. En avril 2018, Mme Huang a été chargée de trouver et de visionner la vidéo YouTube intitulée « Apple announces Live Photos! », téléversée par AppAdvice Daily [para 4]. En annexe à l’affidavit, on trouve une capture d’écran des résultats de la recherche de cette vidéo [Pièce A], une capture d’écran prise pendant que Mme Huang regardait la vidéo [Pièce B] et [traduction] « une transcription complète de la vidéo » que Mme Huang a tapée elle-même [Pièce C]. La Pièce B indique que la vidéo date de septembre 2015.
Aperçu de la preuve de la Requérante
Affidavit Dorval
[28] Mme Dorval est une agente de marque de commerce de Baker & McKenzie LLP, l’agent au dossier de la Requérante au moment où celle-ci a présenté sa prevue [para 1]. Mme Dorval affirme qu’on lui a demandé d’effectuer diverses recherches dans le Registre canadien des marques de commerce, dans d’autres bases de données sur les marques de commerce et dans Internet en général pour obtenir les renseignements suivants :
· une liste et des renseignements sur les marques de commerce LIVE ou formées du mot LIVE de tiers au Canada;
· tout renseignement ou documentation attestant l’emploi de marques de commerce LIVE ou formées du mot LIVE de tiers au Canada;
· des définitions de LIVE et LIVE PHOTO(S);
· la popularité ou la notoriété du logiciel LIVE PHOTOS de la Requérante au moyen de recherches générales dans Google et Google Trends;
· une liste de pays où la marque de commerce LIVE! de Creative Technology Ltd. et les marques de la Requérante coexistent.
[29] Ainsi, l’affidavit Dorval atteste ce qui suit :
· Pièce 1 : résultats de recherche dans le Registre canadien des marques de commerce pour les [traduction] « marques de commerce LIVE ou formées du mot LIVE actives qui ont été approuvées, autorisées, annoncées ou enregistrées au Canada » et les [traduction] « marques de commerce LIVE ou formées du mot LIVE actives qui ont été approuvées, autorisées, annoncées ou enregistrées au Canada et qui couvrent précisément les produits de classe [de Nice] 9 » [para 4].
· Pièce 2 : un graphique illustrant [traduction] « une sélection de marques formées du mot LIVE actives qui ont été approuvées ou enregistrées au Canada sans avertissement du mot “live” et où le mot “live” semble être utilisé comme adjectif […] y compris, dans de nombreux cas, des produits de classe 9 tels que les logiciels » [para 5].
· Pièce 3 : des imprimés provenant de sites Web [traduction] « qui illustrent l’emploi en ligne et la publicité de certaines des marques figurant dans le graphique », après les recherches effectuées par Mme Dorval à la fin de novembre 2018 [traduction] « pour rechercher l’emploi et la publicité des marques de tiers figurant dans le graphique de la Pièce 2 » [para 6].
· Pièce 4 : un imprimé de la base de données de l’OPIC sur la demande no 1618760 pour la marque de commerce HP LIVE PHOTO; Mme Dorval fait remarquer que la demande a été [traduction] « accueillie » le 2 octobre 2015, mais qu’elle a plus tard été abandonnée [para 7].
· Pièce 5 : un imprimé des définitions de LIVE obtenues de l’American Heritage Dictionary of the English Language en ligne à l’adresse ahdictionary.com le 26 novembre 2018. Mme Dorval fait remarquer que LIVE a plusieurs significations comme verbe, adjectif et adverbe, notamment : [traduction] « Diffusion pendant une performance; non enregistré ou filmé : une émission de télévision en direct » [para 8].
· Pièce 6 : des imprimés publiés sur le site de l’American Heritage Dictionary, ahdictionary.com, indiquant que les recherches pour les expressions LIVE PHOTO et LIVE PHOTOS ne renvoient aucune correspondance [para 9].
· Pièce 7 : des imprimés et des captures d’écran de divers dictionnaires et dictionnaires analogiques résultant des recherches de Mme Dorval pour les expressions « live photos » et « live photo ». Mme Dorval fait remarquer que les seuls résultats de recherche qui comprenaient des définitions de « live photos » se trouvaient dans le freedictionary.com et Your Dictionary, qui tous deux définissent le terme [traduction] « en faisant renvoi directement au logiciel LIVE PHOTOS d’Apple » [para 10].
· Pièce 8 : des imprimés des résultats de recherche dans Google pour « live photos », [traduction] « évaluations de live photos » et [traduction] « définir live photos », réalisée le 31 janvier 2019 [para 11].
· Pièce 9 : des imprimés et des captures d’écran d’une recherche dans Google Trends effectuée le 31 janvier 2019 pour l’expression « live photos » au Canada [para 12].
· Pièce 10 : des résultats de recherche d’une [traduction] « recherche mondiale de marques de commerce » au moyen de la base de données Saegis pour les applications et les enregistrements LIVE! appartenant à Creative Technology Ltd. Mme Dorval déclare que sa recherche montre que Creative Technology Ltd. a enregistré la marque de commerce LIVE! dans la classe de Nice 9 dans 11 pays, dont le Canada, les États-Unis et l’Australie [para 13].
· Pièce 11 : des résultats de recherche à l’aide de la base de données Saegis pour les applications et enregistrements LIVE PHOTOS appartenant à la Requérante. Mme Dorval déclare que la Marque est enregistrée dans plus de 100 pays, dont cinq pays où la marque de commerce LIVE! est également enregistrée, comme l’Australie [para 14].
[30] De plus, Mme Dorval affirme qu’en novembre 2018, elle a effectué des recherches à l’aide de la base de données Saegis pour les demandes et enregistrements LIVE LISTEN appartenant à la Requérante. Elle affirme que ses résultats de recherche indiquent que LIVE LISTEN est enregistrée dans de nombreux pays dans le monde, y compris dix pays où la marque de commerce LIVE! est également enregistrée, comme le Canada, les États-Unis et l’Australie [para 15].
[31] Les parties pertinentes du contre-interrogatoire de Mme Dorval seront abordées ci-dessous.
Affidavit Perreira
[32] M. Perreira est gestionnaire de la prestation des services de TI à Baker & McKenzie LLP [para 1]. Il affirme qu’il connaît bien les appareils iPhone de la Requérante, en partie parce que son entreprise offre des appareils iPhone à ses avocats depuis 2014 [para 2]. Il déclare qu’il connaît le logiciel préinstallé LIVE PHOTOS disponible avec les appareils iPhone, indiquant qu’il croit que la fonctionnalité LIVE PHOTOS sur les appareils iPhone est une fonctionnalité unique et qu’il ne connaît [traduction] « aucun tiers dans l’espace technologique utilisant l’expression LIVE PHOTOS, autre que par rapport aux produits et à la technologies iPhone d’Apple » [para 3]. Il affirme qu’il associe l’expression LIVE PHOTOS à Apple et à ses produits, et qu’il croit que l’expression LIVE PHOTOS distingue la technologie d’Apple de celle d’autres technologies de tiers [para 3]. Je remarque que M. Perreira ne décrit pas en fait la [traduction] « caractéristique unique » ou la [traduction] « technologie d’Apple » associée à [traduction] « l’expression LIVE PHOTOS ».
Affidavit Davenport
[33] M. Davenport est analyste du soutien informatique chez Baker & McKenzie LLP [para 1]. M. Davenport fournit des éléments de preuve semblables à ceux de M. Perreira, affirmant qu’il est l’un des professionnels informatiques de cette entreprise et qu’il connaît le logiciel préinstallé LIVE PHOTOS disponible avec les appareils iPhone [para 2 et 3]. M. Davenport déclare qu’il [traduction] « n’a connaissance d’aucun autre tiers dans l’espace technologique utilisant l’expression LIVE PHOTOS, autre que par rapport aux produits et technologies iPhone d’Apple » et qu’il associe [traduction] « l’expression LIVE PHOTOS avec Apple et ses produits, et croit que l’expression LIVE PHOTOS distingue la technologie d’Apple des autres technologies de tiers » [para 3 et 4].
Affidavit Badenhorst
[34] M. Badenhorst est directeur des plateformes d’interface chez Baker & McKenzie LLP [para 1]. Faisant écho à la preuve de M. Perreira et de M. Davenport, M. Badenhorst déclare qu’il est l’un des professionnels informatiques responsables de la configuration des appareils iPhone pour les avocats de son entreprise et qu’il connaît le logiciel préinstallé LIVE PHOTOS disponible avec les appareils iPhone [para 2]. M. Badenhorst déclare aussi qu’il [traduction] « n’a connaissance d’aucun autre tiers dans l’espace technologique utilisant l’expression LIVE PHOTOS, autre que par rapport aux produits et technologies iPhone d’Apple » et qu’il associe [traduction] « l’expression LIVE PHOTOS avec Apple et ses produits, et croit que l’expression LIVE PHOTOS distingue la technologie d’Apple des autres technologies de tiers » [para 3 et 4].
Affidavit Brown
[35] M. Brown est ingénieur en logiciels et possède des titres de compétences et une expérience diversifiées dans le domaine informatique [para 1]. Il affirme qu’il a une connaissance approfondie des [traduction] « derniers développements en matière de logiciels et de technologie », y compris la technologie associée au téléphone mobile iPhone de la Requérante [para 1]. Il affirme qu’il connaît le logiciel préinstallé LIVE PHOTOS disponible avec les appareils iPhone, indiquant qu’il croit que [traduction] « la fonctionnalité LIVE PHOTOS sur les appareils iPhone est une fonctionnalité unique et je ne connais aucun autre tiers dans l’espace technologique utilisant l’expression LIVE PHOTOS, autre que par rapport aux produits et à la technologie iPhone d’Apple » [para 3]. Il déclare aussi qu’il associe l’expression LIVE PHOTOS à la Requérante et à ses produits; qu’il croit que l’expression LIVE PHOTOS distingue la technologie de la Requérante des autres technologies de tiers; et qu’il ne croit pas qu’il [traduction] « existe une autre plateforme technologique qui offre une fonctionnalité semblable à la fonctionnalité LIVE PHOTOS » [para 3 et 4].
[36] Au cours de son contre-interrogatoire, M. Brown a reconnu que son expérience en milieu de travail avait trait à la [traduction] « technologie de chaînes de blocs » [Q14 à Q17]; qu’il n’avait aucune [traduction] « connaissance interne » de la Requérante ou de ses programmes de commercialisation [Q27 à Q37]; et que sa connaissance du logiciel préinstallé LIVE PHOTOS résultait de sa propriété de l’un des produits iPhone de la Requérante, achetés en février 2018 [Q81 à Q83, Q87].
[37] Il a décrit la fonctionnalité LIVE PHOTOS comme [traduction] « beaucoup d’images collées ensemble » qui affiche ou simule le mouvement à la façon d’une [traduction] « photo à long volet » [Q99 à Q103]. Toutefois, il a reconnu que l’expression LIVE PHOTOS n’apparaît pas sur l’iPhone lui-même, son emballage ou tout autre encart qui accompagne l’appareil [Q92 à Q97].
Fardeau de preuve et fardeau ultime
[38] Conformément aux règles de preuve habituelles, l’Opposant a le fardeau de prouver les faits sur lesquels il appuie les allégations formulées dans sa déclaration d’opposition [John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd, 1990 CarswellNat 1053 (CF 1re inst)]. L’imposition d’un fardeau de preuve à l’Opposant à l’égard d’une question donnée signifie que, pour que cette question soit examinée, il doit exister une preuve suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l’existence des faits allégués à l’appui de cette question.
[39] En ce qui concerne les allégations à l’égard desquelles l’Opposant s’est acquitté de son fardeau de preuve, la Requérante a le fardeau ultime de démontrer que la demande ne contrevient pas aux dispositions de la Loi, tel qu’il est allégué dans la déclaration d’opposition. L’imposition d’un fardeau ultime à la Requérante signifie que, s’il est impossible d’arriver à une conclusion déterminante une fois que l’ensemble de la preuve a été examinée, la question doit être tranchée à l’encontre de la Requérante.
Motif fondé sur l’article 30a) – Produits décrits dans les termes ordinaires du commerce
[40] Selon l’article 38(2)a) de la Loi, l’Opposant fait valoir que la demande ne satisfait pas aux exigences de l’article 30a) de la Loi en ce sens qu’elle ne contient pas d’état, dressé dans les termes ordinaires du commerce, des produits spécifiques en liaison avec lesquels on projette d’employer la Marque.
[41] La date pertinente pour ce motif est la date de production de la demande.
[42] Le fardeau initial imposé à un opposant en vertu de l’article 30a) est léger et ce dernier peut s’en acquitter par argumentation seulement, c’est-à-dire que le registraire peut prendre connaissance d’office des faits à l’appui des arguments de l’opposant [voir McDonald’s Corp c MA Comacho-Saldana International Trading Ltd, 1984 CarswellNat 1074 (COMC) et Pro Image Sportswear Inc c Pro Image Inc, 1992 CarswellNat 1487 (COMC)].
[43] L’article 30a) de la Loi stipulait ce qui suit :
30 Quiconque sollicite l’enregistrement d’une marque de commerce produit au bureau du registraire une demande renfermant :
a) un état, dressé dans les termes ordinaires du commerce, des produits ou services spécifiques en liaison avec lesquels la marque a été employée ou sera employée;
[44] Par conséquent, un motif d’opposition fondé sur l’article 30a) de la Loi, tel que celui-ci, comporte deux questions : premièrement, celle de savoir si l’état déclaratif des produits est dressé dans les termes ordinaires du commerce et, deuxièmement, s’il désigne valablement les produits spécifiques [Whirlpool SA c Eurotherm Holdings Ltd, 2010 COMC 171].
[45] La section 2.4.5.2 du Manuel d’examen des marques de commerce, intitulée « Produits ou services spécifiques », énonce le critère en trois parties suivant pour aider à déterminer si un état déclaratif des produits désigne un produit ou un service « spécifique » au sens de la Loi :
1. Les produits ou services sont-ils assez spécifiques pour permettre de déterminer si l’alinéa 12(1)b) de la Loi sur les marques de commerce s’applique? Une marque qui donne une description claire de la nature ou de la qualité des produits ou services n’est pas enregistrable.
2. Les produits ou les services sont-ils assez spécifiques pour s’assurer que le requérant n’obtiendra pas une protection trop étendue? Par exemple, l’approbation de produits décrits comme étant un logiciel, sans plus de précisions, accorderait au requérant une protection trop étendue.
3. Les produits ou les services sont-ils assez spécifiques pour permettre d’évaluer la confusion? Une marque qui peut être confondue avec une marque de commerce déposée ou avec une marque de commerce en instance d’enregistrement n’est pas être enregistrable.
[46] De plus, la section 2.4.5.10 du Manuel des produits et des services de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada décrit les exigences relatives à une déclaration conforme concernant les produits « logiciels » :
Les produits listés comme « logiciels » et « programmes informatiques » ne sont pas acceptables s’ils ne sont pas précisés davantage. La fonction précise du logiciel doit être indiquée et, si le domaine d’emploi n’est pas évident de par la fonction du logiciel, on doit aussi clairement indiquer le domaine d’emploi.
[47] Dans ses observations écrites, l’Opposant fait valoir que les produits visés par la demande n’indiquent pas le domaine d’emploi et que, comme les logiciels utilisés pour [traduction] « l’enregistrement, l’organisation, la transmission et la manipulation d’images, d’audioclips et d’extraits vidéo, de films, de vidéos musicales ainsi que de photos » pourraient être employés dans n’importe quel domaine, le domaine d’emploi n’est pas évident du fait de la fonction des produits visés par la demande [para 134].
[48] Compte tenu de ce qui précède, j’accepte que l’Opposant s’est acquitté de son fardeau de preuve initial relativement à ce motif.
[49] Dans ses observations écrites, la Requérante fait valoir qu’une demande [traduction] « doit énoncer clairement [les produits] ou les services comme ils sont habituellement mentionnés dans le commerce », faisant valoir qu’il n’y a aucune preuve ni aucun argument selon lequel tel n’est pas le cas dans la présente instance et que, par conséquent, l’Opposant ne s’est pas astreint à son niveau de preuve [para 92, citant Pro Image Sportswear, Inc c Pro Image, Inc (1992), 42 CPR (3d) 566, à la p. 573]. Toutefois, puisque j’ai conclu que l’Opposant s’est acquitté de son fardeau initial, la Requérante a le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’elle s’est conformée aux exigences de l’article 30b) de la Loi. En outre, je constate que l’état déclaratif des produits tel qu’il est exposé dans la demande ne figure nulle part dans la preuve du marché, de sorte qu’il est, à première vue, [traduction] « habituellement mentionné dans le commerce », soit par la Requérante, soit par des tiers.
[50] La Requérante soutient en outre que les produits visés par la demande sont [traduction] « suffisamment clairs et spécifiés dans les termes ordinaires du commerce par rapport aux entrées du Manuel des produits et services que l’OPIC a jugées acceptables », qu’ils contiennent neuf exemples présumés d’entrées acceptables semblables; ces exemples comprennent les [traduction] « logiciels pour la création et le montage de musique », les [traduction] « logiciels pour le traitement d’images » et les [traduction] « logiciels pour le traitement de fichiers de musique numérique » [para 95].
[51] Toutefois, ces entrées décrivent essentiellement des logiciels à fonction unique. En revanche, les produits visés par la demande couvrent de multiples fonctions (l’enregistrement, l’organisation, la transmission et la manipulation) et de multiples sujets (des graphiques, des images, des audioclips et extraits vidéo, des films, des vidéos musicales ainsi que des photos), sans un domaine d’emploi clair.
[52] À mon avis, au mieux, il n’est pas clair si l’état déclaratif est décrit de manière suffisamment précise pour qu’il soit possible d’apprécier la confusion et/ou la question de savoir si la Marque donne une description claire des produits visés par la demande. Même si l’état déclaratif est jugé suffisant pour faire de telles évaluations, comme il est question ci-dessous, en ce qui concerne le motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)d) de la Loi, ces évaluations ne favorisent tout simplement pas la Requérante en l’espèce.
[53] En effet, l’une des raisons pour lesquelles le motif ci-dessous fondé sur l’article 12(1)d) est retenu est que les produits visés par la demande sont suffisamment larges pour chevaucher les produits énoncés dans l’enregistrement de Creative Technology Ltd. Si l’enregistrement Creative avait précisé la question de savoir si le logiciel était destiné à des applications mobiles ou des téléphones, cela aurait pu avoir une incidence sur l’analyse. De même, il n’est pas clair que les produits généraux visés par la demande ont une fonction ou un domaine d’emploi différent de celles des produits logiciels dans l’enregistrement de ce tiers.
[54] À ce titre, je suis d’accord avec l’Opposant pour dire que les logiciels utilisés pour [traduction] « l’enregistrement, l’organisation, la transmission et la manipulation de graphiques, d’images, d’audioclips et d’extraits vidéo, de films, de vidéos musicales ainsi que de photos » sont généraux et pourraient concerner de nombreux domaines d’emploi, sans être limités aux logiciels pour applications mobiles ou pour un emploi général par le consommateur comme application [observations écrites de l’Opposant, aux para 134 à 136]. À cet égard, bien que la demande soit fondée sur l’emploi projeté, la preuve peut être interprétée de façon équitable pour qualifier les produits pertinents comme des [traduction] « logiciels pour applications mobiles destinés au grand public afin d’ajouter ou de simuler un mouvement aux photographies numériques » ou des logiciels semblables.
[55] Par conséquent, à mon avis, des entrées comparables plus appropriées dans le Manuel des biens et services comprendraient : des [traduction] « applications pour téléphones mobiles, à savoir jeux sportifs téléchargeables » [active depuis 2014-03-20]; des [traduction] « logiciels pour l’organisation et la visualisation d’images et de photos numériques » [2011-05-05]; des [traduction] « logiciels de messagerie instantanée téléchargeables pour la transmission électronique de messages texte, de photos, d’images, de musique, de livres audio, de balados [et] de messages vocaux » [2021‑07‑08]; des [traduction] « applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant de prendre et de modifier des photos » [2017-11-14]; des [traduction] « applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de prendre et de modifier des photos » [2017-10-31].
[56] Quoi qu’il en soit, il n’appartient pas au registraire de dicter à la Requérante ce qui aurait été un état déclaratif approprié des produits; la Requérante connaît mieux ses entreprises et ses produits que le registraire. Toutefois, si elle a demandé stratégiquement l’enregistrement de sa Marque au moyen d’un état déclaratif des produits rédigé en termes généraux, elle l’a fait à ses propres risques.
[57] En l’espèce, je conclus que l’état déclaratif n’est pas conforme à l’article 30a) de la Loi à première vue, même si la demande a fait l’objet d’un examen. Je note que ce fait peut être dû à la modification des produits visés par la demande après l’annonce, ce qui a supprimé des parties de l’état déclaratif qui fournissaient, selon l’examinateur, un contexte suffisant pour rendre plus évident le [traduction] « domaine d’emploi » des produits visés par la demande.
[58] Quoi qu’il en soit, au mieux pour la Requérante, je conclus qu’elle ne s’est pas acquittée de son fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que l’état déclaratif des produits visés par la demande est conforme aux exigences de l’article 30 de la Loi.
[59] Compte tenu de ce qui précède, le motif d’opposition fondé sur l’article 30a) de la Loi est accueilli.
Motif fondé sur l’article 30e) – non-conformité
[60] Conformément à l’article 38(2)a) de la Loi, l’Opposant fait valoir que la demande n’est pas conforme aux exigences de l’article 30e) de la Loi, parce qu’à la date de production de la demande, soit le 9 septembre 2015, à la date réputée de production de la demande, soit le 9 juillet 2015, et pendant toute la période pertinente, la Requérante n’avait pas l’intention d’employer la Marque elle-même ou par l’entremise d’un licencié, ou elle-même et par l’entremise d’un licencié, parce que :
· la Requérante n’avait pas l’intention d’employer la Marque comme une « marque de commerce » au sens de l’article 2 de la Loi;
· la Requérante n’avait pas l’intention d’« employer » la Marque pour tout produit indiqué dans la demande, au sens de l’article 4 de la Loi.
[61] L’article 30e) de la Loi (dans sa version antérieure au 17 juin 2019) disposait :
30. Quiconque sollicite l’enregistrement d’une marque de commerce produit au bureau du registraire une demande renfermant :
[…] e) dans le cas d’une marque de commerce projetée, une déclaration portant que le requérant a l’intention de l’employer, au Canada, lui-même ou par l’entremise d’un licencié, ou lui-même et par l’entremise d’un licencié;
[62] La demande comprend la déclaration requise. Toutefois, dans ses observations écrites, l’Opposant fait valoir que la Requérante emploie la Marque [traduction] « comme quelque chose d’autre qu’une marque de commerce, par exemple, comme le titre et le nom des Produits et le résultat obtenu par l’exploitation des produits » [para 10e)] et que, comme le logiciel de la Requérante est préinstallé sur les appareils iPhone exclusifs de la Requérante et que la Marque ne figure par ailleurs pas sur ces téléphones, emballages ou encarts, la Marque n’est pas employée par la Requérante au sens de l’article 4 de la Loi [para 117]. À ce titre, l’Opposant fait valoir qu’il est [traduction] « raisonnable de déduire de ce comportement qu’au moment où la demande a été produite », la Requérante n’avait pas l’intention d’employer la Marque [para 118].
[63] Toutefois, aucun élément dans l’ensemble du dossier ne me permet de tirer une telle conclusion. La demande est fondée sur l’emploi projeté, et la définition d’emploi en liaison avec les produits est large, y compris une liaison « de toute autre manière » qui peut comprendre ou non le mode de présentation employé jusqu’à présent par la Requérante.
[64] À ce titre, je conclus que l’Opposant ne s’est pas acquitté de son fardeau de preuve initial; par conséquent, le motif fondé sur l’article 30e) de la Loi est rejeté.
Motif fondé sur l’article 12(1)b) – Donne une description claire ou une description fausse et trompeuse
[65] Selon l’article 38(2)b) de la Loi, l’Opposant fait valoir qu’en vertu de l’article 12(1)b) de la Loi, la Marque n’est pas enregistrable puisqu’elle donne une description claire ou une description fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité des produits en liaison avec lesquels on projette de l’employer pour les raisons suivantes :
· LIVE PHOTOS est le nom et/ou le titre des produits [traduction] « logiciels » visés par la demande et constitue le moyen le plus sûr de les identifier;
· LIVE PHOTOS donne une description claire (ou donne une description fausse et trompeuse) de la fonction des produits [traduction] « logiciels » visés par la demande.
[66] En outre, l’Opposant fait valoir que la Marque n’a pas été employée ainsi au Canada par la Requérante dans une mesure telle qu’elle est devenue distinctive à la date de production de la demande, à savoir le 9 septembre 2015, ou à la date de priorité, soit le 9 juillet 2015.
[67] Je note que les arguments de l’Opposant en vertu des articles 2, 12(1)b) et 12(1)c) de la Loi sont à tout le moins partiellement liés, dans la mesure où sa position comprend son point de vue selon lequel « live photos » est une expression générique dans le commerce pour désigner un type de photographie, tel qu’il est mentionné ci‑dessous.
[68] La date pertinente pour un motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)b) de la Loi est la date de production de la demande, soit le 9 septembre 2015.
[69] L’article 12(1)b) de la Loi énonce ce qui suit :
12(1) Sous réserve du paragraphe (2), la marque de commerce est enregistrable sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants : […]
b) qu’elle soit sous forme graphique, écrite ou sonore, elle donne une description claire ou donne une description fausse et trompeuse, en langue française ou anglaise, de la nature ou de la qualité des produits ou services en liaison avec lesquels elle est employée, ou en liaison avec lesquels on projette de l’employer, ou des conditions de leur production, ou des personnes qui les produisent, ou de leur lieu d’origine;
[70] L’interdiction prévue à l’article 12(1)b) de la Loi vise à empêcher un commerçant unique de monopoliser un terme qui donne une description claire ou qui est usuelle dans le commerce et de placer ainsi des commerçants légitimes dans une position désavantageuse [Canadian Parking Equipment c Canada (Registraire des marques de commerce), 1990 CarswellNat 834 (CF 1re inst).
[71] La question de savoir si une marque de commerce donne une description claire ou une description fausse et trompeuse doit être envisagée du point de vue de l’acheteur moyen des produits liés. La « nature » s’entend d’une particularité, d’un trait ou d’une caractéristique des produits et « claire » signifie [traduction] « facile à comprendre, évident ou simple » [Drackett Co of Canada Ltd c American Home Products Corp, 1968 CarswellNat 9 (Cour de l’Éch.)]. La marque de commerce ne doit pas être analysée dans ses moindres détails, mais considérée dans son ensemble sous l’angle de la première impression [voir Wool Bureau of Canada Ltd c Canada (Registraire des marques de commerce) (1978), 40 CPR (2d) 25 (CF 1re inst), à la p. 27; Atlantic Promotions Inc c Canada (Registraire des marques de commerce) (1984), 2 CPR (3d) 183 (CF 1re inst), à la p. 186; Biofert Manufacturing Inc c Agrisol Manufacturing Inc, 2020 CF 379, au para 183]. En d’autres termes, la marque de commerce ne doit pas être examinée de façon isolée, mais en fonction de l’ensemble du contexte en relation avec les produits [Conseil du régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario c Canada (Procureur général), 2012 CAF 60]. Enfin, il faut user de bon sens lorsqu’il s’agit de juger du caractère descriptif [Neptune SA c Canada (Procureur général), 2003 CFPI 715 (CF 1re inst)].
[72] Pour qu’une marque de commerce soit considérée comme donnant une description fausse et trompeuse, elle doit tromper le public quant à la nature ou à la qualité des produits. La marque de commerce doit être considérée comme donnant une description portant à penser que les produits sont quelque chose ou contiennent quelque chose qu’ils ne sont pas ou ne contiennent pas en fait. L’interdiction relative aux marques de commerce qui donnent une description fausse et trompeuse vise à empêcher que le public ne soit induit en erreur [Atlantic Promotions Inc c Canada (Registraire des marques de commerce), 1984 CarswellNat 831 (CF 1re inst)]; et Provenzano c Canada (Registraire des marques de commerce), 1977 CarswellNat 676 (CF 1re inst)].
[73] Dans ses observations écrites, l’Opposant fait valoir qu’à [traduction] « titre de première impression, il est évident que l’expression “LIVE PHOTOS” […] serait clairement comprise comme désignant une nature ou une qualité des [produits visés par la demande], à savoir que l’exploitation du logiciel de la Requérante produit des photographies qui “prennent vie” » et que les consommateurs décrivent le logiciel de la Requérante [traduction] « comme ayant cette fonction et donnant le même résultat » [para 10a)].
[74] L’Opposant soutient également que LIVE PHOTOS est le [traduction] « titre » des produits logiciels visés par la demande, faisant valoir que les produits constituent une [traduction] « œuvre littéraire ». À cet égard, l’Opposant s’appuie sur l’affirmation selon laquelle i) les titres d’œuvres littéraires donnent nécessairement une description et ne peuvent donc pas être visés par une marque de commerce et ii) que les logiciels constituent une œuvre littéraire [para 52 à 57]. Toutefois, même si je considérais ces propositions comme appropriées ou logiques, l’argument de l’Opposant semble reposer sur un moyen particulier d’emploi ou de présentation de la Marque. Cependant, la Marque est visée par la demande sur la base de l’emploi projeté, et les définitions applicables d’« emploi » énoncées à l’article 4 de la Loi sont suffisamment larges pour que, au minimum, la Marque puisse être liée aux produits de la Requérante d’une manière autre que celle d’un [traduction] « titre ».
[75] À ce titre, je suis d’accord avec la Requérante pour dire que cet aspect [traduction] « œuvre littéraire » du motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)b) de l’Opposant ne peut être retenu. En effet, l’acceptation des arguments de l’Opposant ferait en sorte que toute marque nominale visée par la demande en liaison avec des [traduction] « livres » ou d’autres documents semblables serait nécessairement susceptible d’être visé par une objection ou le serait, en vertu de l’article 12(1)b) de la Loi. De plus, comme la Loi ne définit pas [traduction] « œuvre littéraire », tenter d’incorporer et d’appliquer des définitions d’autres sources sans fondement dans la Loi entraînerait un degré élevé d’incertitude, à la limite de l’absurdité.
[76] En ce qui concerne la question de savoir si la Marque donne une description claire d’une nature des produits visés par la demande, telle qu’elle a été présentée par l’Opposant [para 66], le terme LIVE peut fonctionner comme un adjectif qui peut signifier, entre autres :
· [traduction] [attributif] Non mort ou inanimé; vivant (Oxford English Dictionary) [affidavit Dorval, Pièce 7]
· [traduction] « être en vie », [traduction] « exister dans un état actif », [traduction] « être vivant » et [traduction] « posséder la vie » (Wordsmyth Dictionary) [affidavit Dorval, Pièce 7];
· [traduction] « être en vie » (American Heritage Dictionary) [affidavit Dorval, Pièce 5];
[77] À l’audience, l’Opposant a soutenu que « live » ne signifie pas nécessairement [traduction] « vivre » et en personne – le terme peut également signifier animé, ou donner l’impression de mouvement ou de vie. À cet égard, je note également la définition suivante de « live » de dictionary.com :
[traduction]
adjectif (pronominal) montrant les caractéristiques de la vie.
[78] L’Opposant note en outre qu’en contre-interrogatoire, Mme Dorval a accepté une définition de « live » du dictionnaire Merriam-Webster, qui signifie [traduction] « faire ou concevoir de façon à créer un mouvement apparemment spontané » [Q144].
[79] En ce qui concerne le mot PHOTO, je suis d’accord avec l’Opposant pour dire que le registraire peut appliquer le bon sens et prendre connaissance d’office du fait que le mot « photo » est largement compris comme signifiant le terme [traduction] « photographie », et que ce terme est défini comme [traduction] « une image ou une ressemblance obtenue par la photographie » [merriam-webster.com].
[80] Par conséquent, l’Opposant fait valoir que, lorsqu’ils sont employés ensemble, les mots LIVE PHOTOS donnent une description claire du fait que ce logiciel est employé pour produire des photographies qui donnent l’apparence d’être en mouvement [para 69].
[81] Je reconnais que les définitions et les arguments qui précèdent suffisent pour que l’Opposant s’acquitte de son fardeau initial de contester la question de savoir si la Marque donne une description claire de la nature des produits visés par la demande.
[82] L’Opposant soutient en outre que les éléments de preuve suivants [traduction] « renforcent » le fait que la Requérante ne s’est pas acquittée de son fardeau ultime [observations écrites de l’Opposant, aux para 72 et 73] :
· des imprimés du site Web de la Requérante contiennent des déclarations indiquant que, lorsqu’il est mis en œuvre, le logiciel produit une photographie avec mouvement qui donne l’impression que le sujet est animé [affidavit Burress du 13 avril, au para 14, Pièce F];
· les déclarations dans la vidéo « Apple Announces Live Photos! » comprennent les suivantes : [traduction] « quand vous balayez [l’image] depuis le bord, vous voyez un petit moment de vitalité, un sens de leur vie » et [traduction] « vous pouvez configurer Live Photo comme cadran de montre. Ainsi, chaque fois que vous levez le bras, il s’anime pour vous donner l’heure » [affidavit Huang, Pièce C];
· des déclarations sur des sites Web de tiers qui indiquent comment le public (y compris les utilisateurs) décrit le fonctionnement des produits de la Requérante pour produire des photographies qui semblent animées [para 72, citant l’affidavit Horstman à la Pièce B, deuxième affidavit Burress, à la Pièce B];
· le déposant de la Requérante, M. Brown, a décrit le résultat de l’exploitation du logiciel comme [traduction] « beaucoup d’images collées ensemble » qui montrent ou simulent le mouvement comme [traduction] « une photo à long volet » [contre‑interrogatoire Brown, aux questions Q99 à Q103].
[83] En outre, l’Opposant fait valoir que d’autres applications mobiles tierces utilisent également l’expression LIVE PHOTO (ou le pluriel) dans le titre de l’application pour souligner la fonction de l’application [se référant à l’affidavit Burress du 13 avril, para 4 à 16, Pièces A à E].
[84] Enfin, l’Opposant fait valoir que la preuve démontre que des tiers et la Requérante elle-même utilisent l’expression LIVE PHOTO pour désigner de façon descriptive le résultat produit par le logiciel de la Requérante, c’est-à-dire un type de photographie, à savoir une [traduction] « photo en mouvement » [para 73 et 74].
[85] Toutefois, dans ses observations écrites, la Requérante fait valoir que le mot [traduction] « live » n’a pas de sens descriptif commun en ce qui concerne les produits logiciels visés par la demande [para 26]. Elle ajoute qu’en ce qui concerne les photographies, la Marque est, au mieux, suggestive, parce que [traduction] « LIVE correspond à un emploi incongru et ludique du mot » et que la Marque [traduction] « est amusante parce que les photographies ne sont pas réellement animées » [para 29].
[86] Pour ce qui est de la caractéristique du logiciel de la Requérante, cette dernière fait valoir que l’idée que suggère la Marque, comme une question de la première impression, pourrait inclure [traduction] « beaucoup de choses », notamment : un logiciel pour créer des photographies plus vives que des photos typiques; des photographies qui peuvent être envoyées simultanément à des tiers, comme la [traduction] « diffusion en direct »; des photographies ayant une forme de fonctionnalité tridimensionnelle qui les fait apparaître [traduction] « animées »; ou des photographies ayant une durée de vie déterminée, de telle sorte qu’elles puissent [traduction] « vieillir, mourir et disparaître » (ou être supprimées) au fil du temps [para 30].
[87] En effet, même dans le contexte des produits visés par la demande, je suis d’accord avec la Requérante pour dire que la première impression créée par « LIVE PHOTOS » est en quelque sorte un oxymore, étant donné qu’une photographie, par définition, ne peut pas en soi être [traduction] « animée ». À mon avis, ce n’est qu’avec l’explication de l’effet photographique final que la ou les définitions préférées de « live » de l’Opposant pourraient s’appliquer au logiciel de la Requérante et aux photographies produites; il ne s’agit donc pas d’une première impression ou d’une impression immédiate.
[88] Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincu que l’Opposant [sic] s’est acquitté de son fardeau ultime relativement à ce motif. Par conséquent, le motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)b) est rejeté.
Motif fondé sur l’article 12(1)c) – Nom des produits
[89] En vertu de l’article 38(2)b) de la Loi, l’Opposant fait valoir que la Marque n’est pas enregistrable parce que, contrairement à l’article 12(1)c) de la Loi, la Marque est le nom, en anglais, des produits à l’égard desquels elle est employée, ou à l’égard desquels on projette de l’employer, c’est-à-dire que LIVE PHOTOS est le nom des [traduction] « logiciels [de la Requérante] pour l’enregistrement, l’organisation, la transmission et la manipulation d’images, d’audioclips et d’extraits vidéo, de films, de vidéos musicales ainsi que de photos ».
[90] La date pertinente pour ce motif est la date de la présente décision [Park Avenue Furniture Corp c Wickes/Simmons Bedding Ltd (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF) à la p. 424; David Oppenheimer Co LLC c Imagine IP LLC, 2011 COMC 84, au para 46].
[91] Dans ses observations écrites, l’Opposant fait valoir que [traduction] « les déclarations de la Requérante sur son site Web indiquent qu’elle emploie “Live Photos” (et le singulier “Live Photo”) comme nom des produits » [para 83]. Toutefois, tel qu’il a été discuté à l’audience, cet argument semble être une variante de l’argument rejeté susmentionné de l’Opposant selon lequel LIVE PHOTOS est le [traduction] « titre » non enregistrable du logiciel de la Requérante.
[92] En fait, même si je devais conclure que la preuve de l’Opposant est suffisante pour contester ce motif, je conclurais que la Requérante s’est acquittée de son fardeau ultime, en majeure partie pour les mêmes motifs que ceux qui ont été invoqués ci‑dessus en vertu de l’article 12(1)b), nonobstant la date pertinente ultérieure.
[93] À cet égard, je suis d’accord avec la Requérante pour dire que la preuve ne démontre pas que la Marque est le nom générique des produits logiciels pertinents ou d’un type particulier de photographie [observations écrites de la Requérante, aux para 55 à 64]. En particulier, même si M. Burress confirme qu’il a téléchargé les cinq applications formées des mots « LIVE PHOTOS » susmentionnées, il n’a pas pu attester de leur fonction ni de la mesure dans laquelle elles avaient été téléchargées, annoncées ou promues au Canada [contre-interrogatoire Burress, Q92 à Q97]. De même, en ce qui concerne le rapport Google Trends dans l’affidavit Dorval, bien que l’expression LIVE PHOTOS ait pu faire l’objet de certaines recherches dans Google avant la production de la demande en question, l’importance de cette preuve n’est pas claire.
[94] Par conséquent, le motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)c) est rejeté.
Motif fondé sur l’article 2 – absence de caractère distinctif
· l’expression LIVE PHOTOS ne distingue pas véritablement les produits de la Requérante en liaison avec lesquels elle est destinée à être employée des produits et services d’autres personnes au Canada, ni n’est adaptée à les distinguer ainsi, parce que l’expression LIVE PHOTOS est couramment employée dans le commerce et/ou par le public pour désigner un logiciel qui donne l’impression de faire bouger ou d’animer des photographies (volet 1);
· l’expression LIVE PHOTOS donne une description des produits visés par la demande (volet 2);
· l’expression LIVE PHOTOS donne de façon inhérente une description parce qu’il s’agit de la seule façon de désigner les produits [traduction] « logiciels » visés par la demande (volet 3);
· l’expression LIVE PHOTOS ne sera ni employée ni perçue comme une marque de commerce parce qu’elle décrit les produits [traduction] « logiciels » visés par la demande (volet 4);
[96] La date pertinente pour ce motif d’opposition est la date de production de l’opposition, le 17 août 2017 [Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc, 2004 CF 1185].
[97] L’article 2 de la Loi, dans sa version alors en vigueur, définit le terme « distinctive » comme suit :
distinctive Se dit de la marque de commerce qui distingue véritablement les produits ou services en liaison avec lesquels elle est employée par son propriétaire de ceux d’autres personnes, ou qui est adaptée à les distinguer ainsi.
[98] Une marque de commerce « distingue véritablement » en acquérant le caractère distinctif par l’emploi, ce qui donne lieu à un caractère distinctif dans les faits. En revanche, une marque de commerce qui est « adaptée à les distinguer ainsi » est une marque qui ne dépend pas de l’emploi pour avoir un caractère distinctif, parce qu’elle possède un caractère distinctif inhérent [voir Astrazeneca AB c Novopharm Ltd, 2003 CAF 57, au para 16].
[99] Dans ses observations écrites, l’Opposant fait valoir que la Marque n’a pas de caractère distinctif, puisqu’elle décrit clairement la fonction et le résultat des produits logiciels de la Requérante, à savoir produire des photos qui [traduction] « prennent vie ». L’Opposant fait valoir que la Marque est employée de façon descriptive et que c’est le type de terme descriptif approprié que devraient pouvoir employer d’autres commerçants vendant des logiciels qui produisent le même résultat [para 5]. L’Opposant fait valoir qu’à [traduction] « titre de première impression, il est évident que l’expression “LIVE PHOTOS” en liaison avec les Produits serait clairement comprise comme désignant une nature ou une qualité des Produits, à savoir que l’exploitation du logiciel de la Requérante produit des photographies qui “prennent vie” » [para 10)].
[100] À cet égard, l’Opposant fait valoir, entre autres, ce qui suit dans ses observations écrites :
· la Marque est un terme générique pour des photos générées par l’exploitation du logiciel de la Requérante et que l’expression LIVE PHOTO désigne un type de photographie, semblable aux expressions COLOUR PHOTO ou DIGITAL PHOTO [para 6];
· d’autres commerçants emploient l’expression LIVE PHOTOS en ce qui concerne les applications mobiles ou les logiciels, et que ces applications ont été téléchargées sur un appareil mobile au Canada par M. Burress [para 10].
[101] L’Opposant invoque également une décision de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle lequel a conclu que l’expression LIVE PHOTOS était [traduction] « une indication descriptive, sans caractère distinctif en liaison avec les Produits et non enregistrable » [para 90, citant l’affaire EUIPO R 1485/2017-2 (12 janvier 2018)]. Sur ce point, je note que le registraire n’est pas lié par les décisions étrangères de l’EUIPO et de l’USPTO auxquelles l’Opposant fait référence dans ses observations et dont les parties ont discuté à l’audience.
[102] Comme je l’ai mentionné, les arguments de l’Opposant en vertu de ce motif chevauchent grandement les motifs qu’il a invoqués en vertu des articles 12(1)b) et 12(1)c) de la Loi.
[103] Par conséquent, je considère qu’il suffit, pour ce qui est du volet 2 et du volet 3 de ce motif, même si j’admets que l’Opposant s’est acquitté de son fardeau initial, pour des raisons sensiblement similaires à celles qui ont été évoquées ci-dessus au motif 12(1)b), que je conclus que la Requérante s’est acquittée de son fardeau ultime, nonobstant la date pertinente ultérieure.
[104] De même, pour ce qui est du volet 4, dans la mesure où cet argument est essentiellement un mélange des arguments de l’Opposant en vertu des articles 12(1)b) et 30e) de la Loi, pour essentiellement les mêmes motifs que ceux qui précèdent, je conclus que la Requérante s’est acquittée de son fardeau ultime.
[105] En ce qui concerne le volet 1 de ce motif, je suis d’accord avec la Requérante pour dire que la preuve n’établit pas que, avant la date pertinente, l’expression LIVE PHOTOS était couramment employée dans le commerce, en particulier en ce qui concerne [traduction] « un logiciel qui donne l’impression de faire bouger ou d’animer des photographies ».
[106] À cet égard, encore une fois, je constate que M. Burress a téléchargé les cinq applications de tiers formées des mots « LIVE PHOTOS » en 2018 et la question de savoir si au moins trois de ces applications existaient avant la date pertinente d’août 2017 n’est pas claire. Pour les deux applications qui semblaient exister en avril 2017, le sens de « LIVE PHOTOS » et les références à cette expression sont au mieux ambigus (affidavit Burress du 13 avril, aux Pièces A et E). Quoi qu’il en soit, encore une fois, M. Burress n’a pas été en mesure de parler du fonctionnement de ces applications ou de leur distribution au Canada.
[107] Se référant à l’affidavit Dorval, l’Opposant note en outre que l’expression « live photos » a été recherchée par des Canadiens au moyen du moteur de recherche Google avant la date de production de la demande de septembre 2015, c’est-à-dire la date la plus rapprochée à laquelle la Requérante aurait pu employer la Marque au Canada; l’Opposant fait valoir que c’est compatible avec le fait que la Marque est une expression générique et non distinctive de la Requérante [observations écrites de l’Opposant, au para 95].
[108] Toutefois, à mon avis, ce fait n’établit pas non plus que l’expression LIVE PHOTOS était couramment employée dans le commerce pour faire référence à un logiciel qui donne l’impression de faire bouger ou d’animer des photographies. Il contraste avec l’analyse de l’article 12(1)d) ci-dessous, qui ne porte pas sur le fait que les produits logiciels pertinents visent particulièrement la création de photographies en mouvement.
[109] Comme je l’ai mentionné, bien que la Marque présente un faible caractère distinctif inhérent, je ne considère pas les éléments de preuve démontrent que l’expression LIVE PHOTOS est courante ou appropriée dans le commerce pour un type de photographie semblable à une [traduction] « photographie numérique » ou à une [traduction] « photographie couleur », ou que la Marque donne une description claire des produits visés par la demande.
[110] Étant donné que chaque volet du motif invoqué est rejeté, même si l’approche appropriée consistait à considérer l’argument dans son ensemble plutôt que comme quatre arguments distincts, j’en viens à la même conclusion, soit que la Requérante s’est acquittée de son fardeau ultime en vertu de ce motif.
[111] Compte tenu de ce qui précède, le motif d’opposition fondé sur l’absence de caractère distinctif est rejeté.
Motif fondé sur l’article 12(1)d) – Confusion avec une marque de commerce déposée
[112] En vertu de l’article 38(2)c) de la Loi, l’Opposant fait valoir que la Marque n’est pas enregistrable parce qu’elle crée de la confusion avec l’enregistrement no LMC644035 pour la marque de commerce LIVE!, propriété de Creative Technology Ltd. (Creative). La marque de commerce LIVE! est enregistrée en liaison avec les produits suivants de la classe de Nice 9 :
[traduction]
Matériel informatique, périphériques et logiciels servant à l’intégration de texte, graphiques et images fixes à utiliser en liaison avec un ordinateur personnel pour fins de divertissement au foyer, et manuels vendus comme un tout.
[113] La date pertinente en ce qui a trait à la confusion avec une marque de commerce déposée est la date de la présente décision [Simmons Ltd c A to Z Comfort Beddings Ltd, 1991 CarswellNat 1119 (CAF)]. Puisque l’enregistrement LIVE! existe toujours au registre, l’Opposant s’acquitte de son fardeau de preuve initial. À cet égard, je note que l’Opposant peut invoquer l’enregistrement d’une autre partie aux fins de ce motif [voir USV Pharmaceuticals of Canada Ltd c Sherman and Ulster Ltd (1974), 15 CPR (2d) 79 (COMC)].
[114] Par conséquent, la Requérante doit démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque de commerce LIVE!.
[115] Je note qu’aucune des parties n’a abordé directement ce motif dans ses observations écrites respectives; toutefois, les deux parties l’ont fait à l’audience.
Test en matière de confusion
[116] Le test à appliquer pour trancher la question de la confusion est énoncé à l’article 6(2) de la Loi, qui prévoit que l’emploi d’une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l’emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou services soient ou non de la même catégorie générale ou figurent ou non dans la même classe de la classification de Nice.
[117] Le critère applicable est celui de la première impression que laisse dans l’esprit du consommateur ordinaire « plutôt pressé » la vue de la Marque en liaison avec les produits visés par la demande, alors qu’il n’a qu’un vague souvenir de la marque de commerce de l’Opposant et qu’il ne s’arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur [voir Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée, 2006 CSC 23, au para 20].
[118] Aux fins de cette évaluation, toutes les circonstances pertinentes de l’espèce doivent être prises en compte, y compris celles énoncées à l’article 6(5) de la Loi : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; le genre de produits, services ou entreprises; la nature du commerce; et le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent.
[119] Les critères ou les facteurs énoncés à l’article 6(5) de la Loi ne forment pas une liste exhaustive et un poids différent sera accordé à chacun d’eux selon le contexte [Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc, 2006 CSC 22, au para 54]. Dans Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc, 2011 CSC 27, la Cour suprême du Canada a déclaré que pour l’article 6(5)e), il arrive souvent que la ressemblance entre les marques de commerce soit le facteur susceptible d’avoir le plus d’importance dans l’analyse relative à la confusion [au para 49] et que, bien que le premier mot dans la marque de commerce puisse être l’élément le plus important dans certains cas, il est préférable de se demander si l’un des aspects de la marque de commerce est particulièrement « frappant ou unique » [au para 64].
Caractère distinctif inhérent et mesure dans laquelle les marques sont devenues connues
[120] À ce stade, je constate que quatre des déposants de la Requérante étaient employés par l’agent de marque de commerce de la Requérante au moment de la production, Baker & McKenzie LLP.
[121] Comme il en a été question à l’audience, dans la mesure où l’on est supposé tirer des conclusions ou des inférences à partir de tels affidavits concernant l’emploi de la Marque par la Requérante – y compris la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage, la mesure dans laquelle la Marque de la Requérante est devenue connue, le caractère distinctif de LIVE PHOTOS et le genre des produits et des entreprises et la nature du commerce – ces affidavits constituent en grande partie du ouï-dire. Comme la Requérante semblait le reconnaître dans une certaine mesure à l’audience (notant que la preuve de l’Opposant était tout aussi problématique), une preuve abordant de telles questions est au centre de la détermination des questions en l’espèce et de l’évaluation de la confusion en particulier. Par conséquent, ils auraient dû être introduits par une personne ayant les connaissances et les compétences nécessaires; par exemple, par la Requérante ou un licencié et non par un ou des employés de l’agent de la Requérante. En général, l’affidavit d’un employé de la société d’un agent est admissible seulement dans la mesure où la preuve porte sur des questions non controversables et qui ne revêtent pas une importance essentielle [Cross Canada Auto Body Supply (Windsor) Ltd c Hyundai Auto Canada, 2005 CF 1254, conf par 2006 CAF 133].
[122] Par conséquent, bien qu’il ne s’agisse pas de ouï-dire, je suis d’accord avec l’Opposant pour dire que peu de poids devrait être accordé aux affidavits Badenhorst, Davenport et Perreira, en particulier pour ce qui est d’évaluer les facteurs de confusion en l’espèce.
[123] De même, l’Opposant remet en question la valeur de l’affidavit Brown – même si M. Brown est un expert en technologie de chaînes de blocs, rien n’indique que le logiciel LIVE PHOTOS de la Requérante est lié à la technologie de chaînes de blocs et il n’est pas clair que les affirmations de M. Brown concernant le caractère unique présumé des produits de la Requérante devraient se voir accorder un poids quelconque [observations écrites de l’Opposant, au para 33].
[124] En tout état de cause, dans l’ensemble de ses observations, l’Opposant fait valoir que la Marque n’a pas de caractère distinctif inhérent. Il note en outre que la preuve de l’emploi effectif de la Marque est limitée, voire inexistante, en ce qui concerne les définitions d’« emploi » énoncées à l’article 4 de la Loi [para 8 et 9].
[125] En ce qui concerne la marque de commerce déposée LIVE!, le point d’exclamation donne à cette marque un degré de caractère distinctif inhérent légèrement plus élevé. Toutefois, bien que l’enregistrement indique qu’une déclaration d’emploi a été produite le 15 juin 2005, je ne dispose d’aucune preuve de l’emploi ou de la mesure dans laquelle la marque est devenue connue. En revanche, malgré la nature problématique et par ouï-dire d’une grande partie des éléments de preuve susmentionnés, je reconnais que la Marque est devenue connue au moins dans une certaine mesure au Canada.
[126] Par conséquent, dans l’ensemble, je conclus que ce facteur favorise la Requérante, mais pas dans une large mesure.
Période pendant laquelle la marque a été en usage
[127] Encore une fois, nonobstant la déclaration d’emploi susmentionnée, aucune des parties n’a fourni la preuve de l’emploi de la marque de commerce déposée LIVE!.
[128] En ce qui a trait à la Marque, dans le meilleur des cas, le moment où elle a été employée pour la première fois au Canada en liaison avec les produits pertinents n’est pas certain. Comme je l’ai mentionné, bien que M. Brown, par exemple, déclare qu’il [traduction] « connaî[t] le logiciel préinstallé LIVE PHOTOS », la question de savoir si cette connaissance découlait de [traduction] « l’emploi » de la Marque au sens de l’article 4 de la Loi n’est pas claire [observations écrites de l’Opposant, au para 109].
[129] Par conséquent, ce facteur ne favorise aucune des parties.
Genre de produits ou entreprises et nature du commerce
[130] Lorsqu’il est question de considérer le genre des produits des parties en ce qui a trait à la question de la confusion, ce sont les états déclaratifs des produits dans la demande et l’enregistrement en cause qui gouvernent [Mr Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd, 1987 CarswellNat 749 (CAF); Miss Universe Inc c Bohna, 1994 CarswellNat 1443 (CAF)].
[131] Bien que les états déclaratifs de produits diffèrent quelque peu, je considère que l’aspect [traduction] « intégration de texte, graphiques et images fixes » dans l’enregistrement LIVE! empiète sur les fonctions et les sujets des produits logiciels rédigés en termes généraux, tels qu’ils figurent dans la demande visant la Marque. En outre, je considère qu’il y a un chevauchement potentiel en ce que [traduction] « Matériel informatique, périphériques et logiciels […] à utiliser en liaison avec un ordinateur personnel » décrit dans l’enregistrement LIVE! pourrait être suffisamment large pour englober les appareils mobiles comme ceux de la Requérante.
[132] Il semble y avoir une certaine différence – l’expression [traduction] « vendu comme un tout » indique que le logiciel de Creative n’est pas vendu séparément. Toutefois, la preuve indique que le logiciel de la Requérante n’est pas non plus vendu séparément, mais plutôt avec la [traduction] « boîte noire » qui est l’achat d’un iPhone [selon le contre-interrogatoire Brown, aux Q74 à Q77].
[133] Encore une fois, au mieux, la situation n’est pas claire et il incombe à la Requérante de démontrer que la nature des produits pertinents diffère.
[134] De même, rien dans la preuve ne concerne l’entreprise ou le commerce de Creative. À cet égard, bien que la Requérante ait allégué à l’audience que l’Opposant a admis que les entreprises de la Requérante et de Creative ne se chevauchent pas, je considère tout au plus que les arguments de l’Opposant indiquent qu’il ne savait pas si les entreprises se chevauchaient. En tout état de cause, le fardeau revient à la Requérante.
[135] Compte tenu de ce qui précède, j’accepte à tout le moins qu’il y ait un risque de chevauchement dans le genre des produits et des entreprises et dans la nature du commerce des parties dans une certaine mesure.
[136] Par conséquent, ces facteurs favorisent l’Opposant.
Degré de ressemblance
[137] En l’espèce, je considère qu’il y a un degré significatif de ressemblance entre la Marque et la marque de commerce déposée LIVE!.
[138] À tout le moins, la première partie des deux marques est la même. Bien que le point d’exclamation crée une certaine différence visuelle et que le mot PHOTOS ajoute une différence lorsqu’on l’entend, je considère que la première partie LIVE de chaque marque de commerce est l’élément frappant, surtout si l’on considère que PHOTOS donne une description en liaison avec les produits concernés.
[139] Par conséquent, ce facteur favorise l’Opposant.
Autre circonstance de l’espèce – État du registre et du marché
[140] Je note que la preuve de l’état du registre n’est pertinente que dans la mesure où elle permet de tirer des inférences quant à l’état du marché [Ports International Ltd c Dunlop Ltd, 1992 CarswellNat 1431 (COMC); et Welch Foods Inc c Del Monte Corp, 1992 CarswellNat 178, (CF 1re inst)]. De telles inférences ne peuvent être tirées que lorsqu’un grand nombre d’enregistrements pertinents est repéré [Maximum Nutrition Ltd c Kellogg Salada Canada Inc, 1992 CarswellNat 124 (CAF)]. À ce titre, je ne considère pas que les copies certifiées conformes des enregistrements LIVETYPE et LIVE LISTEN de la Requérante soient significatives.
[141] De même, je ne considère pas que la preuve relative aux marques de commerce de tiers formées du mot LIVE au Canada, tels qu’ils sont exposés dans l’affidavit Dorval, soit significative [para 4 à 7, Pièces 2 à 4]. À cet égard, la mesure dans laquelle ces marques de commerce formées du mot LIVE ont été employées sur le marché canadien n’est pas claire et, de toute façon, je considère que ces marques de commerce sont suffisamment différentes en ce qui concerne la ressemblance et/ou le genre des produits et services liés [Pièces 2 et 3]. Même lorsque les produits liés semblent être de nature d’un logiciel, le fonctionnement de ce logiciel ne semble pas chevaucher celui des produits visés par la demande ou de ceux qui sont énoncés dans l’enregistrement Creative (p. ex., ESCORT LIVE semble être lié à une application de détection radar de trafic, selon la Pièce 3).
[142] Bien que l’Opposant l’ait invoqué, au soutien de sa position selon laquelle la Marque n’est pas distinctive, je note également la preuve de l’emploi par des tiers de « LIVE » sur le marché en liaison avec des logiciels, sous la forme des cinq applications mobiles téléchargées par M. Burress en 2018 [affidavit Burress du 13 avril]. Toutefois, encore une fois, l’étendue de cet emploi n’est pas claire.
[143] Par conséquent, je ne considère que l’emploi par des tiers sur le marché favorise théoriquement la Requérante pour ce motif.
Autres circonstances de l’espèce – coexistence dans d’autres pays
[144] L’affidavit Dorval indique que la Marque est enregistrée dans plus de 100 pays, dont cinq pays où la marque de commerce LIVE! de Creative est également enregistrée – Brésil, Pérou, Singapour, Nouvelle-Zélande et Australie [para 13 et 14, Pièce 10]. Même si j’acceptais cette coexistence dans les registres des marques d’autres pays comme circonstance de l’espèce en faveur de la Requérante, je ne la considère pas comme importante ou déterminante dans l’évaluation globale de la question de la confusion en l’espèce. À cet égard, le test en matière de confusion en l’espèce vise le consommateur ordinaire avec un souvenir imparfait – le consommateur ordinaire moyen ne serait pas au courant de la coexistence des marques de commerce des parties dans d’autres pays.
Conclusion – Confusion avec la marque de commerce déposée
[145] Comme je l’ai mentionné, il arrive souvent que le degré de ressemblance entre les marques de commerce des parties soit le facteur susceptible d’avoir le plus d’importance dans l’analyse relative à la confusion.
[146] Après avoir tenu compte de toutes les circonstances de l’espèce, dans le meilleur des cas pour la Requérante, je conclus que la prépondérance des probabilités quant au risque de confusion relativement à la source des produits de la Requérante et des produits de Creative est également partagée. J’arrive à cette conclusion en raison du degré de ressemblance élevé entre les marques de commerce des parties et le chevauchement potentiel du genre des produits et des entreprises et de la nature des commerces des parties et nonobstant certains éléments de preuve de marques de commerce de tiers formées du mot LIVE sur le marché.
[147] Compte tenu de ce qui précède, le motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)d) relatif à la confusion avec la marque de commerce déposée LIVE! est accueilli.
Motif d’opposition fondé sur l’article 30i) – Non-conformité
[148] En vertu de l’article 38(2)a) de la Loi, l’Opposant soutient que la demande n’est pas conforme aux exigences de l’article 30i) de la Loi parce que la Requérante ne pouvait pas être convaincue lorsqu’elle a produit la demande, ou pendant la période pertinente, qu’elle avait droit d’employer la Marque au Canada en liaison avec les produits visés par la demande. En particulier, l’Opposant fait valoir, y compris à compter du 17 juin 2019, que la demande a été produite de mauvaise foi, parce que la Requérante a déclaré qu’elle avait le droit de revendiquer, en vertu de l’article 34 de la Loi, la production du 9 juillet 2015 de la demande no 67593 en Jamaïque comme date de production réputée de la demande au Canada. Toutefois, à la date à laquelle la revendication de date de priorité a été formulée dans la demande, et pendant toute la période pertinente, la Requérante n’était pas un citoyen ou un ressortissant jamaïcain, n’était pas domiciliée dans ce pays et n’y avait pas d’établissement industriel ou commercial réel et effectif.
[149] L’Opposant n’a présenté aucune preuve à l’appui de ce motif et rien dans le dossier ne remet en question les déclarations de la Requérante concernant sa date de priorité revendiquée ou son droit d’employer la Marque au Canada.
[150] Par conséquent, le motif fondé sur l’article 30i) de la Loi est rejeté.
Décision
[151] Compte tenu de ce qui précède, et conformément à l’article 38(12) de la Loi et aux pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, je rejette la demande.
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Andrew Bene
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada
Traduction certifiée conforme
Liette Girard
Le français est confome aux WCAG.
Comparutions et agents inscrits au dossier
DATE DE L’AUDIENCE : 2022-09-01
COMPARUTIONS
Pour l’Opposant : Gang Cao
Pour la Requérante : Antonio Turco
AGENTS AU DOSSIER
Pour l’Opposant : Aucun agent nommé
Pour la Requérante : CPST Intellectual Property Inc.