Contenu de la décision
Office de la propriété intellectuelle du Canada
LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
Référence : 2023 COMC 032
Date de la décision : 2023-02-21
[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
DANS L’AFFAIRE DE DEUX OPPOSITIONS
Opposante : Western Glove Works
Requérante : Silver Icing Inc.
Demandes : 1,845,898 pour SILVER ICING;
1,845,968 pour Silver Icing & Logo
Introduction
[1] Western Glove Works (l’Opposante) s’oppose à l’enregistrement des marques de commerce SILVER ICING (la Marque) et Silver Icing & Logo (la Marque figurative) (collectivement, les Marques de commerce Silver Icing), lesquelles sont l’objet des demandes d’enregistrement no 1,845,898 et 1,845,968, respectivement, déposées par Silver Icing Inc. (la Requérante). La Marque figurative est reproduite ci‑dessous :
[2] La demande d’enregistrement pour les marques de commerce Silver Icing est en liaison avec les produits et services suivants :
[traduction]
Produits
(1) Bijoux; articles tressés, nommément bracelets tressés, ceux-ci excluant le denim
(2) Sacs à main, portefeuilles et fourre-tout, ceux-ci excluant le denim
(3) Couvertures de sol, celles-ci excluant le denim
(4) Vêtements pour femmes, nommément tuniques, tuques, manteaux, chemisiers, tee-shirts, pantalons, pantalons tout-aller, leggings, chandails, chandails à capuchon, combinaisons-pantalons, vestes, blazers, débardeurs, robes, shorts, chaussettes, soutiens-gorge, ceintures, casquettes, chapeaux et foulards, chaussures; articles tressés, nommément bandeaux et ceinturons tressés, ceux-ci excluant le jeans et le denim
(5) Vêtements pour enfants, ceux-ci excluant le jeans et le denim; vêtements pour hommes, nommément tuques, manteaux, chemises, tee-shirts, pantalons, pantalons tout-aller, chandails, chandails à capuchon, vestes, blazers, shorts, chaussettes, ceintures, casquettes, chapeaux et foulards, ceux-ci excluant le denim
Services
(1) Vente en ligne de vêtements, de chaussures, de tee-shirts et d’accessoires pour femmes, nommément de bijoux, de foulards, de sacs à main, de chaussettes, de portefeuilles, de bouteilles d’eau, de grandes tasses de voyage, de casquettes de baseball, de fourre-tout, de couvertures de sol et de nattes; exploitation d’un site Web pour la vente en ligne de vêtements, de chaussures, de tee-shirts et d’accessoires pour femmes, nommément de bijoux, de foulards, de sacs à main, de chaussettes, de portefeuilles, de bouteilles d’eau, de grandes tasses de voyage, de casquettes de baseball, de fourre-tout, de couvertures de sol et de nattes; vente en ligne de vêtements, de chaussures, de tee-shirts et d’accessoires pour femmes, nommément de bijoux, de foulards, de sacs à main, de chaussettes, de portefeuilles, de bouteilles d’eau, de grandes tasses de voyage, de casquettes de baseball, de fourre-tout, de couvertures de sol et de nattes, ceux-ci excluant le jeans et le denim; exploitation d’un site Web pour la vente en ligne de vêtements, de chaussures, de tee-shirts et d’accessoires pour femmes, nommément de bijoux, de foulards, de sacs à main, de chaussettes, de portefeuilles, de bouteilles d’eau, de grandes tasses de voyage, de casquettes de baseball, de fourre-tout, de couvertures de sol et de nattes, ceux-ci excluant le jeans et le denim
(2) Vente en ligne de vêtements pour hommes et enfants; exploitation d’un site Web de vente en ligne de vêtements pour hommes et enfants; vente en ligne de vêtements pour hommes et enfants, excluant le jeans et le denim; exploitation d’un site Web de vente en ligne de vêtements pour hommes et enfants, excluant le jeans et le denim
[3] Les oppositions sont principalement fondées sur l’allégation que les Marques de commerce Silver Icing créent de la confusion avec la marque de commerce SILVER de l’Opposante, antérieurement enregistrée et employée au Canada en liaison avec des produits semblables. Je note que les plaidoyers, la preuve et les observations sont essentiellement les mêmes pour les deux procédures. Puisque j’ai déterminé que mon analyse et ma décision quant aux oppositions ne diffèrent pas de façon importante selon les dossiers dont je dispose, cette décision aborde les deux oppositions.
Le dossier
[4] Les demandes ont été déposées le 5 juillet 2017. Les Marques de commerce Silver Icing ont fait l’objet d’une demande fondée sur l’emploi au Canada depuis au moins aussi tôt que septembre 2011 pour les produits (1) à et (4) et les services (1) et sur l’emploi projeté au Canada pour les produits (5) et les services (2).
[5] Les demandes ont été annoncées aux fins d’opposition le 20 février 2019. De nombreuses modifications à la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T‑13 (la Loi) sont entrées en vigueur le 17 juin 2019. Conformément à l’article 70 de la Loi, les motifs d’opposition seront évalués sur le fondement de la Loi dans sa version antérieure au 17 juin 2019, à l’exception de la question portant sur la confusion, laquelle sera examinée aux termes de la version actuelle des articles 6(2) à (4) de la Loi.
[6] Le 22 juillet 2019, l’Opposante s’est opposée aux demandes en produisant des déclarations d’opposition en vertu de l’article 38 de la Loi. Selon les déclarations d’opposition modifiées versées au dossier le 2 août 2019, les motifs d’opposition sont fondés sur la non-enregistrabilité en vertu de l’article 12(1)d) de la Loi; l’absence du droit à l’enregistrement en vertu de l’article 16 de la Loi; l’absence de caractère distinctif en vertu de l’article 2 de la Loi; et la non-conformité à l’article 30i) de la Loi.
[7] La Requérante a produit des contre-déclarations réfutant les motifs d’opposition.
[8] À l’appui de ses oppositions, l’Opposante a produit l’affidavit de Sheila Dyck, souscrit le 3 février 2020 (affidavit Dyck).
[9] À l’appui de ses demandes, la Requérante a produit les affidavits suivants :
l’affidavit de Hayley Michelle Gregg, souscrit le 15 mai 2020 (affidavit Gregg);
l’affidavit de Lisa Michelle Moore, souscrit le 15 mai 2020 (affidavit Moore).
[10] La demande d’autorisation de la Requérante de soumettre une preuve supplémentaire sous la forme d’un deuxième affidavit de Mme Moore a été refusée.
[11] Aucune des déposantes n’a été contre-interrogée. Les deux parties ont produit des observations écrites et ont été représentées à une audience.
Aperçu de la preuve de l’Opposante
[12] L’Opposante est la propriétaire des enregistrements suivants pour la marque nominale SILVER (la Marque de commerce Silver) :
Marque de commerce
|
Enregistrement
|
Produits
|
---|---|---|
SILVER
|
LMC483,254 |
[traduction]
(1) Vêtements nommément blousons et gilets. |
SILVER
|
LMC500,131 |
[traduction]
(1) Vêtements, nommément pantalons, pantalons d’escalade, jeans et shorts. |
[13] L’Opposante est également la propriétaire des enregistrements suivants pour les marques de commerce formées des mots SILVER JEANS (les Marques de commerce Silver Jeans) :
Marque de commerce
|
Enregistrement
|
Produits
|
---|---|---|
SILVER JEANS
|
LMC574,810 |
[traduction]
(1) Habillement, nommément pantalons, jeans, shorts, vestes, gilets, chemises, pulls molletonnés, tee-shirts, casquettes, chapeaux; vêtements de natation.
|
|
LMC775,179 |
[traduction]
(1) Habillement, nommément pantalons et jeans pour hommes, femmes et enfants. |
|
LMC840,202 |
[traduction]
(1) Pantalons, jeans, pantalons sport, shorts, pantalons capris, chemises, vestes, chemisiers, gilets, tee-shirts, chandails, pulls d’entraînement. |
[14] Collectivement, je ferai renvoi à ces marques de commerce en tant que Marques de commerce de l’Opposante.
Affidavit Dyck
[15] Mme Dyck est la dirigeante principale des finances de l’Opposante [para 1]. Elle atteste que l’Opposante et ses prédécesseurs ont employé la Marque de commerce Silver en liaison avec les jeans pour hommes et femmes depuis au moins aussi tôt que 1980 [para 6] et que l’Opposante a employé les Marques de commerce Silver Jeans en liaison avec des jeans pour hommes et pour femmes et des vêtements depuis 1988. L’affidavit Dyck démontre ce qui suit :
l’historique de l’Opposante et de son emploi des Marques de commerce de l’Opposante [para 4 à 9, Pièces A à C];
les ventes au Canada, y compris le total des ventes annuelles en liaison avec les Marques de commerce de l’Opposante; le nombre de boutiques de détail de tiers au moyen desquels les produits de l’Opposante ont été vendus, comme Bootlegger, Hudson’s Bay et Mark’s Work Warehouse; et la preuve de ventes en ligne par le site Web de l’Opposante et de sites Web de tiers [para 10 à 12, Pièce D];
l’annonce et la promotion des Marques de commerce de l’Opposante au Canada, y compris l’annonce dans des magazines et des sites Web de tiers [para 13 à 19, Pièces E à H].
Aperçu de la preuve de la Requérante
Affidavit Gregg
[16] Mme Gregg est la dirigeante principale des finances de la Requérante [para 1]. Elle affirme que la Requérante mène ses activités comme détaillant de vêtements en ligne depuis février 2011 [para 7] et que la Requérante fait affaire sous le nom commercial SILVER ICING depuis septembre 2011 [para 11]. Mme Dyck atteste que, depuis septembre 2011, la Requérante emploie les Marques de commerce Silver Icing en liaison avec [traduction] « entre autres produits et services, la vente en ligne de vêtements, de chaussures, de tee-shirts et d’accessoires pour femmes » [para 14 et 16]. L’affidavit Gregg démontre ce qui suit :
l’historique de l’entreprise de la Requérante [para 5 à 11];
le site Web principal de la Requérante, silvericing.com, y compris le nombre approximatif de visites uniques depuis 2012 [para 12, 13, 22 à 24, Pièce C];
la quantité et valeur de produits vendus et de services offerts par la Requérante depuis 2012 en liaison avec les Marques de commerce Silver Icing et l’entreprise de la Requérante [para 20];
la présence dans les médias sociaux de la Requérante par ses comptes Facebook, Instagram et Twitter depuis 2011 [para 26 à 30, Pièces G à I];
[traduction] « l’exposition publique » de la Requérante, y compris des articles mettant en vedette la Requérante et l’entreprise de la Requérante et des exemples de prix que la Requérante a reçus [traduction] « en reconnaissance de ses réalisations » [para 31 à 45, Pièces J à Y].
[17] L’affidavit Dyck fournit également à titre de pièce l’enregistrement no LMC1,032,773 de la Requérante pour la marque de commerce Silver Icing Logo, reproduite ci-dessous [para 19, Pièce F].
Affidavit Moore
[18] Mme Moore est une parajuriste employée par l’agent au dossier de la Requérante [para 1]. En mai 2020, Mme Moore a reçu l’instruction de mener des recherches dans la base de données des marques de commerce en ligne de l’OPIC. L’affidavit Moore comprend des imprimés de ce qui suit :
Pièce A : les résultats d’une recherche pour des marques de commerce actives comprenant le mot « Silver » en liaison avec les produits [traduction] « vêtements »;
Pièces B à M : des imprimés des demandes d’enregistrements et des enregistrements pour les marques de commerce formées du mot SILVER dans les résultats de recherche de la Pièce A;
Pièce N : les résultats d’une recherche pour des marques de commerce actives comprenant le mot « Silver » en liaison avec les produits « jeans » ou « denim »;
Pièces O à BB : des imprimés des demandes d’enregistrements et des enregistrements pour les marques de commerce formées du mot SILVER dans les résultats de recherche de la Pièce N.
Fardeau de preuve et fardeau ultime
[19] Conformément aux règles de preuve habituelles, l’Opposante a le fardeau de preuve d’établir les faits sur lesquels elle appuie les allégations formulées dans sa déclaration d’opposition [John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd, 1990 CarswellNat 1053 (CF 1re inst)]. L’existence d’un fardeau de preuve imposé à l’Opposante à l’égard d’une question donnée signifie que, pour que cette question soit prise en considération, il doit exister une preuve suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l’existence des faits allégués à l’appui de cette question.
[20] En ce qui a trait aux allégations à l’égard desquelles l’Opposante s’est acquittée de son fardeau de preuve, la Requérante a le fardeau ultime de démontrer que les demandes ne contreviennent pas aux dispositions de la Loi, tel qu’il est allégué dans les déclarations d’opposition. L’existence d’un fardeau ultime qui incombe à la Requérante signifie que, s’il est impossible d’arriver à une conclusion déterminante une fois que toute la preuve a été examinée, la question doit être tranchée à l’encontre de celle-ci.
[21] Aux fins de clarté, j’aborderai d’abord les motifs d’opposition contre la demande d’enregistrement pour la Marque, puis j’aborderai l’opposition contre la Marque figurative séparément ci-dessous.
Motif fondé sur l’article 12(1)d) – confusion avec la Marque de commerce Silver de l’Opposante
[22] En vertu de l’article 38(2)b) de la Loi, l’Opposante fait valoir que la Marque n’est pas enregistrable au sens de l’article 12(1)d) de la Loi puisqu’elle crée, et créait à toutes les dates pertinentes, de la confusion avec les Marques de commerce de l’Opposante.
[23] Aux fins de ce motif, j’estime qu’il est approprié de se concentrer sur les enregistrements de l’Opposante pour la marque nominale SIVLVER et, en particulier, l’enregistrement no LMC500,131, puisque les produits visés par l’enregistrement englobent ceux de l’enregistrement précédent. J’estime que cet enregistrement représente le meilleur argument de l’Opposante pour la confusion dans ces procédures.
[24] Puisque l’enregistrement de l’Opposante existe au registre, l’Opposante s’acquitte de son fardeau initial dans le cadre de ce motif.
[25] Par conséquent, la Requérante doit démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la Marque de commerce Silver de l’Opposante. La date pertinente en ce qui a trait à l’évaluation de la confusion avec une marque de commerce déposée est la date de la présente décision [Simmons Ltd c A to Z Comfort Beddings Ltd, 1991 CarswellNat 1119 (CAF)].
Test en matière de confusion
[26] Le test à appliquer pour trancher la question de la confusion est énoncé à l’article 6(2) de la Loi, qui prévoit que l’emploi d’une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l’emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou services soient ou non de la même catégorie générale ou figurent ou non dans la même classe de la classification de Nice.
[27] Le test applicable est celui de la première impression que laisse dans l’esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé la vue de la Marque en liaison avec les produits et les services visés par la demande alors qu’il n’a qu’un vague souvenir de la Marque de commerce Silver de l’Opposante et qu’il ne s’arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur [Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée, 2006 CSC 23, au para 20].
[28] En faisant une telle évaluation, il faut tenir compte de toutes les circonstances de l’espèce, y compris celles énumérées à l’article 6(5) de la Loi : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; le genre de produits, services ou entreprises; la nature du commerce; et le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent.
[29] Les critères ou les facteurs énoncés à l’article 6(5) de la Loi ne forment pas une liste exhaustive et un poids différent sera accordé à chacun d’eux selon le contexte [Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc, 2006 CSC 22, au para 54]. Dans Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc, 2011 CSC 27, la Cour suprême du Canada a déclaré que l’article 6(5)e), le degré de ressemblance entre les marques de commerce, est souvent celui qui revêt le plus d’importance dans l’analyse relative à la confusion [au para 49] et que, bien que le premier mot dans la marque de commerce puisse être le plus important dans certains cas, l’approche préférable est de déterminer s’il y a un aspect de la marque de commerce qui est particulièrement « frappant ou unique » [au para 64].
Caractère distinctif inhérent et mesure dans laquelle les marques sont devenues connues
[30] Dans ses observations écrites, l’Opposante observe que les marques de commerce des deux parties possèdent un caractère distinctif inhérent, puisqu’elles n’ont aucun lien ou aucune liaison en particulier avec les produits et les services pertinents [para 40]. En ce qui a trait aux Marques de commerce de l’Opposante, l’Opposante souligne que ses marques de commerce ont été employées et annoncées au Canada en liaison avec les vêtements depuis au moins aussi tôt que 1980, avec des recettes de ventes cumulatives de plus de 500 millions de dollars et des dépenses publicitaires de plus de 10 millions de dollars [para 41 et 42].
[31] Cependant, comme l’a souligné la Requérante dans ses observations, la preuve de l’Opposante (ainsi que les observations écrites de l’Opposante) mélange en grande partie la mesure dans laquelle la Marque de commerce Silver de l’Opposant est devenue connue avec celle pour ses Marques de commerce Silver Jeans. Par exemple, les chiffres de ventes annuelles fournis dans la preuve ne font pas la différence entre les marques de commerce individuelles invoquées par l’Opposante, et les images représentatives illustrant la façon dont la Marque de commerce Silver était arborée sur les vêtements de l’Opposante à la Pièce A ne correspondent autrement pas à des chiffres de ventes ou des volumes de ventes en particulier. La majorité des images à la Pièce A illustrent des exemples de présentation de l’une des Marques de commerce Silver Jeans ou des variantes de celles-ci, plutôt que SILVER à elle seule. De plus, parmi les étiquettes et les étiquettes volantes illustrées, la plupart sont illustrées seules et ne sont pas clairement liées à un produit en particulier, et je ne suis qu’en mesure de déterminer que certaines de ces étiquettes et étiquettes volantes sont aborées sur des jeans. En ce qui a trait aux extraits de catalogue à la Pièce C, la preuve vise les Marques de commerce Silver Jeans, et la marque de commerce figurative Silver Jeans Co. en particulier. Compte tenu de l’impression générale, et comme l’indiquent les analyses du degré de ressemblance ci-dessous, je n’estime pas que la présentation des Marques de commerce Silver Jeans constitue la présentation de la marque nominale déposée SILVER à elle seule.
[32] Par conséquent, bien que j’accepte que la Marque de commerce Silver de l’Opposante soit devenue connue au Canada, la mesure dans laquelle elle l’est devenue n’est pas claire.
[33] De plus, la Requérante observe que la Marque de commerce Silver de l’Opposante manque de caractère distinctif inhérent. À cet égard, bien qu’aucune preuve ne soit fournie à l’appui, elle souligne que SILVER est un mot commun du dictionnaire avec diverses définitions. En ce qui a trait aux produits pertinents, la Requérante souligne dans ses observations écrites que les catalogues à la Pièce C de l’affidavit Dyck comprennent un renvoi à un [traduction] « fini métallique » et indiquent que certains des produits de l’Opposante comportent une bande d’argent ou sont de couleur [traduction] « argentée » [para 111 et 112]. Quoi qu’il en soit, la Requérante souligne que SILVER possède possiblement de nombreuses significations, y compris celle d’un nom de famille en plus de celle d’une couleur ou d’un métal [para 75 à 81], de manière que la Marque de commerce Silver ne possède pas de caractère distinctif.
[34] Je suis d’accord avec la Requérante que la Marque possède un degré de caractère distinctif inhérent plus élevé compte tenu de l’élément supplémentaire ICING, lequel est modifié par SILVER à titre d’adjectif [selon les observations écrites de la Requérante, aux para 90 à 93].
[35] Cependant, en ce qui a trait à la mesure dans laquelle la Marque est devenue connue, comme l’a fait valoir l’Opposante, la preuve de la Requérante comprend des problèmes semblables à l’égard du manque de clarté quant à la mesure dans laquelle la Marque est devenue connue en liaison avec les produits et les services visés par la demande en particulier. D’abord, comme l’a noté l’Opposante dans ses observations écrites, il n’est pas clair dans la preuve de la Requérante dans son ensemble si la Requérante emploie la Marque en liaison avec l’un quelconque des produits visés par la demande [para 43]. Par exemple, il n’y a aucune preuve de présentation des Marques de commerce Silver Icing de la Requérante sur des étiquettes ou des étiquettes volantes fixées à l’un quelconque des produits visés par la demande. De plus, lors de l’audience, l’Opposante a noté que les imprimés de sites Web à la Pièce C de l’affidavit Gregg illustrent que l’une des options du menu déroulant est intitulée [traduction] « MARQUES », suggérant que la Requérante ne vend pas exclusivement des produits de marque SILVER ICING, le cas échéant.
[36] En effet, bien que Mme Gregg décrit la Requérante comme un détaillant de vêtement en ligne, elle fournit une quantité et une valeur approximatives des [traduction] « produits vendus et services offerts par la Requérante en liaison avec les [Marques de commerce] Silver Icing et l’entreprise de la Requérante » depuis 2012 [para 29, mon accentuation]. Le mélange de ces chiffres avec [traduction] « l’entreprise de la Requérante » est particulièrement problématique, puisque Mme Gregg affirme que la Requérante emploie la Marque depuis 2011 en liaison avec [traduction] « entre autres produits et services, la vente en ligne de vêtements, de chaussures, de tee-shirts et d’accessoires pour femmes » [para 14, mes italiques]. L’Opposante observe que l’affidavit Gregg démontre principalement [traduction] « l’exposition publique » du directeur principal de la Requérante et de son entreprise en général, plutôt qu’en ce qui a trait aux produits et services visés par la demande [observations écrites de l’Opposante, au para 20]. En effet, autre que la description susmentionnée de la Requérante comme détaillant de vêtement en ligne, Mme Gregg laisse les pièces de son affidavit à leur propre interprétation. Cependant, de telles pièces ne définissent pas clairement les produits et services de la Requérante en question, ou elles portent raisonnablement à croire que l’entreprise de la Requérante est à tout le moins en partie quelque chose d’autre que celle d’un détaillant de vêtements en ligne. Par exemple, l’imprimé du site Web de la Requérante à la Pièce C de l’affidavit Dyck comprend l’extrait suivant :
[traduction]
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[37] En faisant un renvoi possible à cet énoncé, lors de l’audience, la Requérante a indiqué que les entreprises des parties different, puisque l’entreprise de la Requérante est à tout le moins en partie plus semblable à celle de services de magasinage personnalisé ou de styliste et de sélection.
[38] Aux fins de ce facteur, ce qui précède signifie que la mesure dans laquelle les Marques de commerce Silver Icing sont devenues connues en liaison avec les produits et services visés par la demande n’est pas claire. À cet égard, la mesure dans laquelle les « recettes » générées en liaison avec [traduction] « l’entreprise de la Requérante » ou les visiteurs uniques du site Web de la Requérante visent les produits et services visés par la demande, plutôt que d’autres services offerts par la Requérante et probablement en liaison avec des produits arborant la marque de tiers, n’est pas claire.
[39] En général, la mesure dans laquelle les marques de commerce de chacune des parties sont devenues connues au Canada en liaison avec les produits et services pertinents est, dans le meilleur des cas, vague. Si je devais accepter que la présentation des Marques de commerce Silver Jeans constitue l’emploi de la marque nominale SILVER, ce facteur favoriserait l’Opposante. Cependant, compte tenu des questions liées à la preuve quant à l’emploi et à la mesure dans laquelle les marques sont devenues connues et du caractère distinctif inhérent plus élevé de la Marque, ce facteur favorise la Requérante, bien que ce ne soit pas dans une mesure importante.
Durée de l’emploi
[40] Bien que la mesure dans laquelle la Marque de commerce Silver de l’Opposante est devenue connue soit vague, à tout le moins, j’accepte que l’affidavit Dyck démontre son emploi depuis 1980 en liaison avec les jeans [para 6].
[41] Dans le même ordre d’idées, bien que la mesure dans laquelle la Marque est devenue connue en liaison avec chacun des produits et services visés par la demande soit vague, j’accepte que la déclaration solennelle dans l’affidavit Gregg démontre l’emploi de la Marque depuis 2011, à tout le moins en liaison avec la vente de vêtements, de chaussures, de tee-shirts et d’accessoires pour femmes [para 16].
[42] Compte tenu de ce qui précède, ce facteur favorise l’Opposante.
Genre de produits, services ou entreprises, et nature du commerce
[43] Lorsqu’il est question d’évaluer le genre des produits et services des parties par rapport à la question de confusion, ce sont les états déclaratifs des produits ou services dans la demande et l’enregistrement en question qui gouvernent [Mr Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd, 1987 CarswellNat 749 (CAF); Miss Universe Inc c Bohna, 1994 CarswellNat 1443 (CAF)].
[44] Lors de l’audience, la Requérante a observé que ses services sont mis en marché en ligne dans le genre d’une [traduction] « sélection d’un habillement par un styliste », plutôt que dans le genre de l’environnement en prédominance de la vente de détail de l’Opposante. Cependant, l’Opposante souligne qu’il n’y a aucune limitation dans la demande à l’égard des voies de commercialisation possibles des produits de la Requérante et que, quoi qu’il en soit, l’Opposante vend également ses produits en ligne par son propre site Web et divers tiers détaillants. Dans la mesure où les services de sélection ou de styliste de la Requérante diffèrent de ceux de l’Opposante, de tels services ne sont pas visés par la demande. Quoi qu’il en soit, de tels services sont malgré tout liés à la vente de vêtements et d’accessoires.
[45] Dans ses observations, la Requérante remarque que l’Opposante ne fournit pas une ventilation des ventes à l’égard de quelconque produit autre que les jeans. Bien que cela soit autrement problématique, je ne considère pas que cela est un élément déterminant dans le cadre de ce facteur, puisque le genre des produits des deux parties demeure celui des vêtements, et les services visés par la demande concernent la vente d’un large éventail de vêtements. Dans l’ensemble, j’accepte que la preuve indique que l’entreprise de l’Opposante ne se limite pas aux jeans et au denim et que l’enregistrement de l’Opposante comprend des produits de vêtements autres que des jeans.
[46] Je suis également d’accord avec l’Opposante que, à l’égard des produits autres que des vêtements visés par la demande et des services de ventes en ligne connexes, l’existence d’un chevauchement dans le genre des entreprises des parties et d’un chevauchement possible dans les voies de commercialisation des parties à titre de détaillants de vêtements est pertinente. Dans le même ordre d’idées, je n’estime pas que les énoncés d’exclusion [traduction] « excluant le denim » ou [traduction] « excluant le jeans ou le denim » permettent d’ignorer le chevauchement dans le genre des produits et des entreprises des parties. Le consommateur moyen ne serait pas conscient de ces exceptions dans la demande.
[47] Compte tenu de ce qui précède, ces facteurs favorisent l’Opposante.
Degré de ressemblance
[48] Dans ses observations écrites, la Requérante observe que les marques de commerce des parties possèdent un faible degré de ressemblance, soulignant que la Marque de commerce Silver de l’Opposante possède un faible degré de caractère distinctif, alors que le mot ICING est l’élément frappant et unique de la Marque [para 65 à 83].
[49] Cependant, je suis d’accord avec l’Opposante que, à tout le moins, il existe un degré important de ressemblance entre les marques de commerce des parties dans la présentation et le son, puisque la première partie de la Marque est identique à l’ensemble de la Marque de commerce Silver de l’Opposante.
[50] De plus, bien que le mot « silver » puisse posséder de nombreuses significations, il fonctionne comme un adjectif modifiant le mot « icing » dans la Marque. Par conséquent, les idées suggérées par les marques de commerce des parties entraînent possiblement, à tout le moins, une certaine ressemblance dans la mesure où l’idée suggérée par la marque de commerce de l’Opposante est également celle de la couleur, plutôt que l’une des autres significations invoquées.
[51] Compte tenu de ce qui précède, ce facteur favorise l’Opposante.
Autres circonstances de l’espèce – aucune preuve de confusion réelle
[52] Dans ses observations, bien que cela ne soit pas appuyé par la preuve en soi, la Requérante observe que les parties ont coexisté dans le marché canadien pendant plus de 10 ans sans confusion.
[53] Cependant, dans la mesure où l’affidavit Gregg ne démontre pas nécessairement ou clairement l’emploi de la Marque en liaison avec les produits et services visés par la demande, je n’estime pas que l’absence de preuve de confusion est importante en l’espèce.
Autres circonstances de l’espèce – état du registre
[54] L’affidavit Moore comprend un renvoi à des marques de commerce de tiers, enregistrées au Canada en liaison avec les « jeans » ou d’autres produits de vêtements et comportant l’élément SILVER. Ces enregistrements comprennent LMC376,634 pour SILVER BELL, LMC390,524 pour SILVER TAB, LMC458,781 pour SILVER LAKE, LMC483,255 pour SILVER’S CLUB, LMC565,729 pour SilverLining, LMC648,190 pour SILVER SENSE & Design, LMC703,886 pour SILVERTIP, LMC754,642 pour silver diablo, LMC775,148 pour SILVERMAX, LMC1,048,489 pour SILVERCLEAN, LMC1,043,163 pour SILVER SPIDER et LMC1,053,518 pour SILVERFLINT.
[55] Dans ses observations écrites, la Requérante affirme que l’affidavit Moore d.finit au moins 11, et jusqu’à 15, enregistrements de tiers pertinents [para 179 à 188]. En particulier, il souligne que les enregistrements de tiers pour SILVER BELL et SILVER TAB (les deux en liaison avec « jeans » et d’autres produits de vêtements) précèdent les enregistrements SILVER de l’Opposante [para 190 à 192]. Par conséquent, la Requérante observe qu’il est raisonnable que le registraire conclue que les consommateurs de vêtements au Canada seraient habitués à voir des marques de commerce dans le marché avec SILVER comme premier élément et qu’ils seraient en mesure de les distinguer [para 184].
[56] Cependant, la preuve de l’état du registre n’est pertinente que dans la mesure où elle permet de tirer des inférences quant à l’état du marché [Ports International Ltd c Dunlop Ltd, 1992 CarswellNat 1431 (COMC); et Welch Foods Inc c Del Monte Corp, 1992 CarswellNat 178, (CF 1re inst)]. Des inférences quant à l’état du marché ne peuvent être tirées que lorsqu’un grand nombre d’enregistrements pertinents est repéré [Maximum Nutrition Ltd c Kellogg Salada Canada Inc, 1992 CarswellNat 124, 43 CPR (3d) 349 (CAF)].
[57] Bien que la Requérante affirme que le [traduction] « seuil » a été atteint en l’espèce et qu’un nombre encore moindre d’enregistrements pertinents a été considéré comme suffisant dans d’autres affaires, comme le remarque l’Opposante, la Cour fédérale a averti que le nombre de marques de commerce nécessaires pour établir qu’un élément a été communément adopté et employé en liaison avec les produits ou les services pertinents dépend des faits d’une affaire donnée. À cet égard, dans Hawke & Company Outfitters LLC c Retail Royalty Company, 2012 CF 1539, la Cour fédérale a souligné la difficulté suivante avec la preuve de l’état du registre :
[…] une recherche dans le registre du bureau des marques de commerce ne constitue pas la meilleure façon de s’enquérir de l’état du marché ou de l’usage réel d’une marque. Le fait qu’une marque figure au registre ne constitue pas une preuve qu’elle est présentement employée, qu’elle était en usage aux dates pertinentes, qu’elle est employée en rapport avec les marchandises ou des services semblables à ceux des parties, ou encore de connaître l’ampleur de cet usage […] [au para 40].
[58] Dans ses observations écrites, l’Opposante observe qu’il y a un nombre insuffisant d’enregistrements de tiers pour arriver à des conclusions significatives au sujet de l’état du marché en l’espèce [para 62]. L’Opposante remet en question la pertinence des enregistrements cités, affirmant que, dans le meilleur des cas, il y a 10 marques de commerce déposées qui comportent le mot SILVER en liaison avec les [traduction] « vêtements » ou [traduction] les « jeans ou denim » [para 66]. Lors de l’audience, en plus de soulever certaines nuances à l’égard des différences dans le degré de ressemblance avec certaines de ces marques de commerce de tiers, l’Opposante a souligné que deux des enregistrements cités ont subséquemment été radiés (SILVER BELL et SILVER SENSE & Design).
[59] En l’espèce, j’estime que le nombre d’enregistrements est, dans le meilleur des cas, à la limite de l’acceptable. J’estime qu’au moins certains des enregistrements [traduction] « pertinents » sont susceptibles d’être rejetés ou différenciés des marques de commerce en question dans un certain degré. Par conséquent, je ne suis pas prêt à tirer une quelconque conclusion importante quant à l’état du marché qui serait favorable à la Requérante en l’espèce, répétant l’avertissement de la Cour fédérale dans Hawke qu’une recherche dans le registre des marques de commerce n’est pas la « meilleure façon » d’établir l’état du marché.
[60] En ce qui a trait à ce qui précède, dans ses observations écrites, la Requérante note que les enregistrements de tiers pour SILVER SPIDER et SILVER CLEAN comprennent des énoncés d’exclusion dans l’état déclaratif des produits, comme [traduction] « tout ce qui précède n’incluant pas les jeans ou autres produits de denim », semblables au texte d’exclusion dans les demandes en question [para 195]. Par conséquent, la Requérante affirme qu’il est raisonnable de conclure que l’Opposante est satisfaite de la coexistence de sa Marque de commerce Silver avec des marques de commerce de tiers ayant un format de marque de commerce du mot « silver » suivi par une autre expression distinctive, à la fois dans le registre des marques de commerce canadiennes et dans le marché canadien [para 198].
[61] Cependant, en l’absence de la preuve d’emploi de ces marques de commerce de tiers dans le marché, je n’estime pas que de tels énoncés d’exclusion sont pertinents. De nouveau, le consommateur moyen ne serait pas conscient de tels énoncés d’exclusion et je n’estime pas qu’il est approprié de tirer une conclusion négative à l’encontre de l’Opposante en raison de la simple existence de ces enregistrements de marques de commerce de tiers, nonobstant le fait que l’Opposante s’est opposée à ceux-ci et à d’autres demandes d’enregistrement de marques de commerce dans le passé.
[62] En effet, en général, dans le meilleur des cas pour la Requérante, je suis d’accord avec l’Opposante que la preuve de l’état du registre ne mérite pas un poids important, compte tenu du petit nombre d’enregistrements de marques de commerce formées du mot SILVER pertinents.
[63] Par conséquent, ce facteur ne favorise aucune des parties.
Conclusion – confusion avec la Marque de commerce Silver de l’Opposante
[64] Après avoir examiné toutes les circonstances de l’espèce, je conclus que la Requérante ne s’est pas acquittée de son fardeau ultime à l’égard de la probabilité de confusion entre les marques de commerce des parties. Dans le meilleur des cas pour la Requérante, j’estime que la probabilité de confusion quant à la source des produits et services des parties est partagée de façon égale. J’arrive à cette conclusion en raison de la ressemblance entre les marques de commerce, particulièrement compte tenu du chevauchement dans le genre des produits des parties et du chevauchement possible dans le genre des services et entreprises des parties et dans la nature de leurs commerces et nonobstant le caractère distinctif inhérent relativement faible de la Marque de commerce Silver de l’Opposante.
[65] Dans le même ordre d’idées, en ce qui a trait à l’enregistrement no LMC483,254 pour SILVER de l’Opposante, j’estime que la Requérante ne s’est pas acquittée de son fardeau ultime à l’égard de la probabilité de confusion entre les marques de commerce des parties, nonobstant le fait que l’enregistrement vise un éventail plus étroit de produits de vêtements. L’analyse à l’égard du degré de ressemblance, du genre des produits, des services et des entreprises et de la nature du commerce demeure essentiellement la même.
[66] Par conséquent, en ce qui a trait aux enregistrements de la Marque de commerce Silver de l’Opposante, le motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)d) est accueilli.
Motif fondé sur l’article 12(1)d) – confusion avec les Marques de commerce Silver Jeans de l’Opposante
[67] En ce qui a trait aux enregistrements de l’Opposante pour ses Marques de commerce Silver Jeans, puisque les enregistrements existent au registre, l’Opposante s’acquitte de son fardeau initial dans le cadre de ce motif.
[68] Cependant, dans l’évaluation des circonstances de l’espèce, j’estime que la prépondérance des probabilités penche en faveur de la Requérante à l’égard de ces marques de commerce. Nonobstant le fait que la preuve de l’Opposante de la mesure dans laquelle ses Marques de commerce Silver Jeans sont devenues connues, le degré de ressemblance diffère grandement.
[69] À cet égard, j’estime que le degré de ressemblance entre la Marque et la marque nominale SILVER JEANS de l’Opposante diffère grandement dans la présentation, dans le son et, plus important, dans les idées suggérées compte tenu de l’élément supplémentaire JEANS. L’idée suggérée par SILVER JEANS et SILVER ICING n’est pas la même, nonobstant le premier élément commun.
[70] Dans le même ordre d’idées, à l’égard de l’enregistrement no LMC775,179, le degré de ressemblance est également réduit compte tenu de l’élément supplémentaire JEANS ainsi que le S stylisé en évidence, aucun n’étant présent dans la Marque.
[71] En ce qui a trait à l’enregistrement no LMC840,202, ce degré de ressemblance est encore plus réduit, puisque la marque de commerce de l’Opposante dans son ensemble suggère particulièrement l’idée d’une entreprise de jeans.
[72] Par conséquent, nonobstant l’élément SILVER commun, j’estime que la Marque de commerce Silver Jeans de l’Opposante diffère suffisamment de la Marque dans la présentation, dans le son et dans l’idée suggérée.
[73] Par conséquent, après avoir examiné toutes les circonstances de l’espèce, je conclus que la Requérante s’est acquittée de son fardeau ultime à l’égard de la probabilité de confusion entre la Marque et les Marques de commerce Silver Jeans. J’arrive à cette conclusion en raison du faible degré de ressemblance entre les marques de commerce des parties et nonobstant la preuve de la mesure dans laquelle les Marques de commerce Silver Jeans de l’Opposante sont connues et le chevauchement dans le genre des produits des parties.
[74] Compte tenu de ce qui précède, en ce qui a trait aux Marques de commerce Silver Jeans de l’Opposante, le motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)d) est rejeté.
Motifs fondés sur l’article 16 – absence du droit à l’enregistrement
[75] En vertu de l’article 38(2)c) de la Loi, l’Opposante fait valoir que la Requérante n’est pas la personne qui a droit à l’enregistrement de la Marque compte tenu des articles 16(1)a) et 16(1)c) de la Loi en ce qui a trait aux produits et services fondés sur l’emploi, puisque, à la date de premier emploi revendiquée, et à toute autre date pertinente, la Marque crée et créait de la confusion avec les Marques de commerce de l’Opposante et le nom commercial Silver Jeans Co., lesquels avaient été précédemment employés au Canada par l’Opposante et n’avaient pas été abandonnés à la date de l’annonce de la demande, ou à tout autre moment.
[76] L’Opposante fait également valoir que la Requérante n’est pas la personne qui a droit à l’enregistrement de la Marque compte tenu des articles 16(3)a) et 16(3)c) de la Loi en ce qui a trait aux produits et services fondés sur l’emploi projeté, puisque, à la date de dépôt, et à toute autre date pertinente, la Marque crée et créait de la confusion avec les Marques de commerce de l’Opposante et le nom commercial Silver Jeans Co, lesquels avaient été précédemment employés au Canada par l’Opposante et n’avaient pas été abandonnés à la date de l’annonce de la demande.
[77] Compte tenu des énoncés concernant l’emploi des Marques de commerce de l’Opposante établis dans l’affidavit Dyck, je suis convaincu que l’Opposante s’est acquittée de son fardeau initial dans le cadre de ces motifs, à tout le moins à l’égard des jeans et des vêtements pour hommes et pour femmes [para 6]. Par conséquent, la Requérante doit établir, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’y a pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et chacune des Marques de commerce de l’Opposante aux dates pertinentes applicables.
[78] Cependant, nonobstant les dates pertinentes antérieures, j’estime que l’analyse ci-dessus à l’égard du ou des motifs fondés sur l’article 12(1)d) ne diffèrent pas grandement dans le cadre de ces motifs.
[79] Par conséquent, en ce qui a trait à la Marque de commerce Silver de l’Opposante, après avoir examiné toutes les circonstances de l’espèce, j’estime que la Requérante ne s’est pas acquittée de son fardeau ultime à l’égard des produits et services visés par la demande. Dans le meilleur des cas pour la Requérante, je conclus que, selon la prépondérance des probabilités, la probabilité de confusion quant à la source des produits et services des parties est partagée de façon égale. J’arrive à cette conclusion en raison de la ressemblance entre la Marque et la Marque de commerce Silver, particulièrement compte tenu du chevauchement dans le genre des produits des parties et du chevauchement possible des les services, des entreprises et du commerce des parties.
[80] Par conséquent, en ce qui a trait à la Marque de commerce Silver de l’Opposante, les motifs fondés sur l’article 16 de la Loi sont accueillis.
[81] Cependant, comme c’est le cas ci-dessus, à l’égard des Marques de commerce Silver Jeans et du nom commercial Silver Jeans Co. de l’Opposante, j’estime que le facteur du degré de ressemblance fait pencher l’analyse de la confusion en faveur de la Requérante.
[82] Par conséquent, en ce qui a trait aux Marques de commerce Silvers Jeans et au nom commercial de l’Opposante, les motifs fondés sur l’article 16 de la Loi sont rejetés.
Motif fondé sur l’article 2 – absence de caractère distinctif
[83] En vertu de l’article 38(2)d) de la Loi, l’Opposante fait valoir que la Marque n’est pas distinctive au sens de l’article 2 de la Loi parce qu’elle ne distingue pas, et n’est pas adaptée pour distinguer, les produits et services visés par la demande de la Requérante des produits et services liés aux Marques de commerce de l’Opposante et au nom commercial Silver Jeans Co. À cet égard, l’Opposante fait valoir que la Marque créera probablement de la confusion avec les Marques de commerce et le nom commercial de l’Opposante.
[84] Bien que le préambule aux motifs invoqués dans la déclaration d’opposition (aux paragraphes 4 et 5) comprenne un renvoi selon lequel l’Opposante a [traduction] « accumulé un achalandage de grande valeur » dans les marques de commerce de l’Opposante et que de telles marques de commerce sont devenues [traduction] « bien connues », j’estime qu’il n’est pas clair que ce motif a des arguments suffisants en sa faveur, puisque la confusion avec les marques de commerce ou le nom commercial d’un opposant à elle seule n’appuie pas une allégation d’absence de caractère distinctif.
[85] À cet égard, quoi qu’il en soit, lorsqu’un opposant invoque sa propre marque de commerce (ou nom commercial) pour appuyer un motif fondé sur l’absence de caractère distinctif, pour s’acquitter de son fardeau de preuve initial, le test n’est pas simplement celui de savoir si la marque de commerce de l’opposant avait été employée, mais plutôt que la marque de commerce « doit être connue au moins jusqu’à un certain point pour annuler le caractère distinctif établi d’une autre marque, et sa réputation au Canada devrait être importante, significative ou suffisante » [Bojangles International LLC c Bojangles Café Ltd, 2006 CF 657, au para 34; voir également Sadhu Singh Hamdard Trust c Navsun Holdings Ltd, 2019 CAF 10, au para 4]. En l’espèce, à tout le moins, je ne suis pas convaincu que l’Opposante a démontré une réputation suffisante quant à ses marques de commerce ou son nom commercial et, en particulier, il n’y a aucune preuve d’annulation du caractère distinctif de la Marque visée par la demande.
[86] Par conséquent, le motif d’opposition fondé sur l’absence de caractère distinctif est rejeté.
Motif fondé sur l’article 30i) – non-conformité
[87] En vertu de l’article 38(2)a) de la Loi, l’Opposante fait valoir que la demande n’est pas conforme à l’article 30i) de la Loi, puisque la Requérante n’aurait pas pu être convaincue de son droit d’employer la Marque au Canada en liaison avec les services visés par la demande compte tenu des Marques de commerce de l’Opposante et du nom commercial Silver Jeans Co. qui avaient été précédemment employés au Canada et que la Requérante aurait dû connaître compte tenu de l’enregistrement antérieur et de l’emploi répandu de longue date des Marques de commerce de l’Opposante et du nom commercial Silver Jeans Co. par l’Opposante.
[88] Il est bien établi que cette forme d’argument n’est pas viable en vertu de l’article 38(2)a) de la Loi.
[89] Par conséquent, le motif d’opposition fondé sur l’article 30i) de la Loi est rejeté.
Opposition contre la Marque figurative
[90] Comme il en a été question ci-dessus, les motifs invoqués et la preuve versée au dossier sont essentiellement les mêmes dans la procédure contre la demande pour la Marque figurative. Par conséquent, autre que pour la présence de l’élément figuratif Silver Icing Logo dans la Marque figurative, je n’estime pas que les analyses à l’égard de chacun des motifs d’imposition diffèrent grandement des analyses ci-dessus.
[91] En ce qui a trait aux motifs fondés sur la confusion, l’élément figuratif accroît le caractère distinctif inhérent de la Marque figurative, mais n’a pas une grande influence sur le degré de ressemblance entre les marques de commerce des parties dans la présentation et n’a aucune influence sur le son et l’idée suggérée, compte tenu de l’élément SILVER commun. En effet, le placement de l’élément figuratif sert à séparer les éléments nominaux dans la Marque figurative, renforçant l’importance du premier élément SILVER. Autrement, les questions susmentionnées à l’égard de la preuve et l’analyse à l’égard des autres circonstances de l’espèce s’appliquent tout autant dans ce cas-ci.
[92] Par conséquent, dans la mesure où les motifs fondés sur les articles 12(1)d) et 16 de la Loi visent la confusion avec la Marque de commerce Silver de l’Opposante, ceux-ci sont accueillis.
[93] Cependant, pour les mêmes raisons énoncées ci-dessus, les autres motifs (y compris les motifs fondés sur la confusion en ce qui a trait aux Marques de commerce Silver Jeans de l’Opposante) sont rejetés.
Décision
[94] Dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, je rejette les demandes d’enregistrement selon les dispositions de l’article 38(12) de la Loi.
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Andrew Bene
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada
Traduction certifiée conforme
William Desroches
Le français est conforme aux WCAG.
Comparutions et agents inscrits au dossier
DATE DE L’AUDIENCE : 2022-10-25
COMPARUTIONS
Pour l’Opposante : Eric Macramalla
Pour la Requérante : Pablo Tseng
AGENTS AU DOSSIER
Pour l’Opposante : Gowling WLG (Canada) LLP
Pour la Requérante : McMillan LLP