Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2023 COMC 028

Date de la décision : 2023-02-16

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION

Opposante : Nitro SA

Requérante : Nitro Circus IP Holdings LP, Limited Partnership Delaware

Demande : 1,798,660 pour NITRO CIRCUS

Introduction

[1] Nitro SA (l’Opposante) s’oppose à l’enregistrement de la marque de commerce NITRO CIRCUS (la Marque), qui fait l’objet de la demande n^o 1,798,660 (la Demande), qui appartient à Nitro Circus IP Holdings LP, Limited Partnership Delaware (anciennement appelée Nitro Circus IP Holdings LP) (la Requérante) et qui est fondé sur l’emploi de la Marque au Canada en liaison avec les produits suivants, tels que révisés par la Requérante : [traduction] « Planches à roulettes; rampes et obstacles de planche à roulettes, de patin à roues alignées et d’échasse sauteuse » (les Produits).

[2] La question principale dans la présente procédure est de savoir s’il y existerait une probabilité de confusion entre la Marque employée en liaison avec les Produits et la marque de commerce NITRO de l’Opposante, qui est enregistrée au Canada sous le n^o LMC397323 en liaison avec des [traduction] « Articles et matériel sport, nommément planches à neige » et qui fait l’objet d’une demande de marque de commerce canadienne en instance, à savoir la demande n^o 1,794,248, fondée sur l’emploi projeté de la marque de commerce en liaison avec : [traduction] « Sacs à dos; sacs de sport; sacs à chaussures de sport; cuir et imitations du cuir; malles et valises de voyage; sellerie[;] Sacs de snowboard; sacs de planches à roulettes ».

[3] Pour les raisons qui suivent, l’opposition est accueillie.

Le dossier

[4] La Demande a été produite le 26 août 2016 et revendique la priorité d’une demande correspondante produite le 26 février 206 aux États-Unis d’Amérique. La Demande a été annoncée aux fins d’opposition dans le Journal des marques de commerce le 10 juillet 2019.

[5] Le 6 septembre 2019, l’Opposante s’est opposée à la Demande en produisant une déclaration d’opposition en vertu de l’article 38 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T-13 (la Loi). Les motifs d’opposition soulevés par l’Opposant sont fondés sur la non-enregistrabilité de la Marque en vertu de l’article 12(1)d) de la Loi, l’absence du droit à l’enregistrement de la Requérante en vertu des articles 16(3)a), 16(1)b) et 16(1)c) de la Loi, l’absence de caractère distinctif de la Marque en vertu de l’article 2 de la Loi, et la non-conformité de la Demande à l’article 38(2)e) de la Loi.

[6] La Requérante a produit une contre-déclaration niant les motifs d’opposition.

[7] À l’appui de son opposition, l’Opposante a produit, comme preuve principale, l’affidavit de son directeur-gérant, Johannes Späth, souscrit le 6 mars 2020 (l’affidavit Späth). À l’appui de sa Demande, la Requérante a produit un affidavit d’Andrew James Edwards, président, Asie-Pacifique de Thrill One Sports & Entertainment (Thrill One Sports), souscrit le 16 décembre 2020 (l’affidavit Edwards), et un affidavit de Wayne Covell, un avocat de la Cour suprême de la Nouvelles-Galles du Sud et un avocat australien spécialisé en marques de commerce, souscrit le 17 décembre 2020 (l’affidavit Covell). L’Opposante a ensuite produit comme contre-preuve un affidavit de Kimberly Sévigny, une parajuriste employée par l’Opposante, souscrit le 22 janvier 2021 (l’affidavit Sévigny). Aucun des déposants n’a été contre-interrogé.

[8] Les deux parties ont produit des observations écrites. Aucune audience n’a été demandée.

Analyse

Fardeau de preuve et fardeau ultime

[9] L’Opposante a le fardeau de preuve initial de produire une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l’existence des faits allégués à l’appui de chaque motif d’opposition. Une fois que l’Opposante s’est acquittée de ce fardeau de preuve initial, la Requérante doit s’acquitter du fardeau ultime d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que les motifs d’opposition en question ne devraient pas faire obstacle à l’enregistrement de la Marque [John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^re inst); Dion Neckwear Ltd c Christian Dior, SA et al, 2002 CAF 29, 20 CPR (4th) 155].

Non-conformité de la demande à l’article 38(2)e) de la Loi

[10] Je note que l’Opposante a admis dans ses observations écrites qu’il n’y a aucune preuve au dossier permettant à l’Opposante de s’acquitter de son fardeau de preuve initial à l’égard du motif d’opposition fondé sur l’article 38(2)e). Ce motif est donc rejeté.

Non-enregistrabilité de la Marque en vertu de l’article 12(1)d) de la Loi

[11] L’Opposante fait valoir que la Marque n’est pas enregistrable, puisqu’elle crée de la confusion avec la marque de commerce NITRO déposée susmentionnée de l’Opposante.

[12] J’ai exercé le pouvoir discrétionnaire du registraire et je confirme que cet enregistrement est en règle à la date d’aujourd’hui, qui est la date pertinente pour l’évaluation d’un motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)d) [Park Avenue Furniture Corp c Wickers/Simmons Bedding Ltd (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)].

[13] Ainsi, l’Opposante s’est acquittée de son fardeau de preuve à l’égard de ce motif d’opposition. Il incombe donc à la Requérante d’établir, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’existe aucune probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque de commerce NITRO de l’Opposante.

Test en matière de confusion

[14] Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. L’article 6(2) de la Loi prévoit que l’emploi d’une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l’emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou services soient ou non de la même catégorie générale ou figurent ou non dans la même classe de la classification de Nice.

[15] Par conséquent, l’article 6(2) de la Loi ne concerne pas la confusion entre les marques de commerce elles-mêmes, mais la confusion portant à croire que les produits ou les services provenant d’une source proviennent d’une autre source. En l’espèce, la question est essentiellement de savoir si un consommateur, qui a un souvenir imparfait de la marque de commerce NITRO de l’Opposante, qui voit les Produits de la Requérante en liaison avec la Marque, penserait qu’ils sont vendus par l’Opposante ou autrement proviennent de cette dernière, ou qu’ils sont approuvés, autorisés ou appuyés par l’Opposante.

[16] Lorsqu’il applique le critère en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l’espèce, y compris celles énoncées à l’article 6(5) de la Loi, à savoir : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; b) la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; c) le genre de produits, services ou entreprises; d) la nature du commerce; et e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce, y compris dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent. Cette liste n’est pas exhaustive et tous les facteurs pertinents doivent être pris en considération. De plus, le poids qu’il convient d’accorder à chacun de ces facteurs n’est pas nécessairement le même et varie en fonction des circonstances [voir Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc, 2006 CSC 22, 49 CPR (4th) 321; Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée, 2006 CSC 23, 49 CPR (4th) 401; et Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc, 2011 CSC 27, 92 CPR (4th) 361 pour un examen approfondi des principes généraux qui régissent le test en matière de confusion].

Caractère distinctif inhérent des marques de commerce et mesure dans laquelle elles sont devenues connues

[17] Les marques de commerce en cause possèdent toutes deux un caractère distinctif inhérent, bien qu’elles soient quelque peu suggestives dans le contexte de leurs produits connexes.

[18] Dans ses observations écrites, la Requérante soutient que la marque de commerce NITRO de l’Opposante suggère quelque peu les produits liés au sport extrême de l’Opposante, puisqu’elle serait comprise comme un nom suggérant de la nitroglycérine, c’est-à-dire un liquide explosif, et qu’elle serait probablement comprise comme suggérant que les planches à neige de l’Opposante conviennent à un mouvement très rapide et explosif. Je suis d’accord. À cet égard, je note que le mot NITRO est défini dans le Oxford Canadian Dictionary (2^e édition) comme étant le nom informel de la nitroglycérine. Toutefois, le même commentaire s’applique à la Marque, puisque la combinaison fantaisiste des mots NITRO et CIRCUS serait probablement comprise comme signifiant que les Produits liés aux sports extrêmes de la Requérante offrent des sensations fortes et excitantes évoquant une performance de cirque mettant en vedette des cascades et des mouvements explosifs. Je reviendrai sur ce point au moment d’évaluer le degré de ressemblance entre les marques de commerce des parties dans les idées qu’elles suggèrent. Je me prononcerai également plus tard sur la preuve de l’état du registre produite par la Requérante, qui indique la présence d’autres marques de commerce déposées comprenant le mot NITRO.

[19] Le caractère distinctif d’une marque de commerce peut être renforcé en la faisant connaître par sa promotion ou son emploi.

[20] Cela m’amène à examiner la preuve sur ce point qui a été produite au moyen des affidavits Späth et Edwards, à la lumière de certaines des observations présentées par les parties dans leurs observations écrites.

Preuve de l’Opposante produite au moyen de l’affidavit Späth

[21] Je résume ci-dessous les parties de l’affidavit Späth que je considère comme les plus pertinentes en ce qui a trait à la mesure dans laquelle la marque de commerce NITRO de l’Opposante a été employée et promue.

[22] M. Späth atteste essentiellement ce qui suit :

• il est le directeur-gérant de l’Opposante depuis 2013 et il est employé par l’Opposante depuis 2001, où il a occupé le poste de directeur des ventes internationales de 2001 à 2013 [para 1];
• l’Opposante est une société suisse qui a été créée en 1990 et qui se spécialise dans la conception, la fabrication, la distribution et la vente de planches à neige et de matériel et accessoires de snowboard sous la marque de commerce NITRO [para 4];
• la gamme de produits de l’Opposante vendus sous la marque de commerce NITRO comprend principalement des planches à neige, des bottes de planche à neige, des fixations de planche à neige, des sacs et des vêtements [para 5];
• les produits de marque NITRO de l’Opposante sont généralement offerts en vente et vendus partout dans le monde où des sports de glisse sont pratiqués, et ils sont vendus au Canada depuis 30 ans [para 6 et 7];
• depuis 2016, les produits de marque NITRO de l’Opposante sont distribués exclusivement au Canada par Nitro Snowboards Canada Inc. (« Nitro Canada »), une société située à Edmonton (Alberta) [para 8];
• en date du 30 janvier 2020, environ 140 détaillants vendaient les produits de marque NITRO de l’Opposante partout au Canada [para 11];
• les produits de marque NITRO de l’Opposante sont vendus par des détaillants d’équipement général de sport (comme Sports aux puces), ou des magasins spécialisés dans les sports de glisse (ski et planche à neige, comme Oberson) ou les sports à planche (planche à roulettes et planche à neige, comme les magasins Empire) [para 11];
• en ce qui concerne les ventes, M. Späth fournit un tableau indiquant ce qu’il décrit comme les chiffres de ventes annuelles de l’Opposante à ses distributeurs au Canada depuis 2011, lesquelles représentent un total de plus de 7,5 millions de dollars. Ces chiffres de ventes ne sont pas ventilés par produit, sauf lorsque M. Späth affirme qu’environ 50 % des ventes sont liées aux planches à neige, tandis que les 50 % restants sont liés à d’autres produits de marque NITRO. Späth affirme également que les distributeurs de l’Opposante ont vendu ces produits à profit à des détaillants NITRO qui, à leur tour, ont vendu les produits à profit aux consommateurs. Par conséquent M. Späth affirme que les chiffres réels des ventes aux consommateurs au Canada de produits de marque NITRO sont supérieurs à ceux indiqués dans le tableau susmentionné [para 13 à 15];
• en ce qui concerne la publicité et la commercialisation, M. Späth présente un tableau indiquant le budget annuel nord-américain de l’Opposante pour le Canada et les États-Unis d’Amérique pour les années 2007 à 2020, qui s’élève à plus de 5 millions de francs suisses. Commentant le fait que ces chiffres sont en baisse, M. Späth affirme que c’est trompeur, puisque les distributeurs canadiens et américains de l’Opposante ont, au fil des années, assumé de plus en plus des dépenses promotionnelles pour les produits de marque NITRO vendus en Amérique du Nord, de sorte que les activités promotionnelles n’ont pas diminué de façon significative. Il explique également qu’il n’a tout simplement pas accès aux chiffres de Nitro Canada et de son homologue américain pour remplir le tableau susmentionné [para 18 et 19];
• les investissements de l’Opposante dans la commercialisation et la publicité prennent la forme de publicités ciblées (comme des courriels de masse), de publicités dans des magazines spécialisés et de commandites d’événements et d’athlètes, et ils ont suscité une visibilité importante pour la marque NITRO [para 19 à 27];
• l’Opposante a également collaboré avec Red Bull pour produire des courts-métrages présentant le mode de vie du monde de la planche à neige et les réalisations des membres de l’équipe NITRO. Ces courts-métrages, 28 Winters (50 minutes) et Boom (38 minutes), ont été tournés en partie au Canada et sont disponibles sur le site Web de Red Bull aux adresses www.redbull.com/us-en/films/28-winters et www.redbull.com/us-en/films/boom [para 28].

[23] À l’appui de ses affirmations d’emploi et de promotion de la marque de commerce NITRO, M. Späth joint les pièces suivantes à son affidavit :

• Pièce JS-1 : imprimés datés du 21 février 2020 provenant du site Web de l’Opposante situé à l’adresse https://nitrosnowboards.com, qui, selon M. Späth, représentent la gamme complète des produits de l’Opposante vendus sous la marque de commerce NITRO. Dans ses observations écrites, la Requérante souligne que la majorité de ces imprimés semblent illustrer des planches à neige, des bottes de planche à neige et des fixations de planche à neige. Toutefois, ils illustrent également des sacs et quelques vêtements;
• Pièce JS-2 : liste des distributeurs mondiaux des produits de l’Opposante vendus sous la marque de commerce NITRO;
• Pièce JS-3 : imprimés provenant du site Web de Nitro Canada qui illustrent des planches à neige, des bottes de planche à neige, des fixations de planche à neige, des sacs et quelques articles vestimentaires de marque NITRO. M. Späth souligne que, « si la marque NITRO n’apparaît pas nécessairement de manière évidente sur la face supérieure de certains des snowboards illustrés dans la Pièce JS-3, la marque NITRO apparaît toujours de manière dominante sur la face inférieure (celle sur laquelle on glisse, mais aussi celle qui est visible lorsque le planchiste est dans le remonte-pente), comme on peut le voir dans l’exemple illustratif ci-dessous » [para 8] :

• Pièce JS-4 : liste des détaillants qui vendent des produits de marque NITRO au Canada;
• Pièce JS-8 : imprimé de ce que M. Späth décrit comme un journal de facturation (en allemand) concernant les ventes de produits de marque NITRO au Canada depuis 2011 [para 17]. Bien que M. Späth affirme que ce journal de facturation indique le distributeur ou le client, le nom du produit, le nombre des articles vendus, le prix unitaire de chaque produit et le total des ventes en dollars canadiens, comme l’a fait remarquer l’avocat de la Requérante dans ses observations écrites, il n’établit aucune corrélation entre les ventes de l’Opposante et des articles particuliers (par exemple, planches à neige, accessoires de planche à neige, vêtements et sacs);
• Pièce JS-9 : « une facture représentative envoyée par [l’Opposante] à son distributeur Nitro Canada ». Dans ses observations écrites, la Requérante fait remarquer que la facture produite en preuve, datée du 1^er décembre 2019, a en fait été émise par Nitro Canada à Comor – Go play outside, à Vancouver (Colombie-Britannique). Je note que cette entité figure dans la liste des détaillants qui vendent des produits de marque NITRO au Canada (Pièce JS-4). Toutefois, il n’est pas possible de déterminer la nature des produits vendus en se fondant sur les descriptions de produits figurant sur la facture;
• Pièces JS-10 et JS-11 : copie d’articles de presse publiés par GlobalNews.ca et ici.radio-canada.ca, le 23 février 2018 et le 19 décembre 2018, respectivement, qui renvoient, entre autres, aux médailles olympiques remportées par Sébastian Toutan (médaille d’or à l’épreuve snowboarding big air aux Jeux olympiques d’hiver de 2018 à Pyeongchang) et Laurie Blouin (médaille d’argent à l’épreuve slopestyle aux mêmes Jeux olympiques), et qui comprennent des photographies de chacun d’eux en action sur leur planche à neige, dont le dessous arbore bien en vue la marque de commerce NITRO. M. Späth affirme que l’Opposante parraine 22 athlètes canadiens de haut niveau qui s’affrontent dans les circuits internationaux. Il fournit également un tableau énumérant les noms de quelques-uns de ces athlètes, ainsi que leur classement dans certaines de ces compétitions internationales qui se sont tenues entre 2003 et 2020 [para 20, 21, 22 et 27];
• Pièce JS-12 : exemple d’un courriel de masse daté du 5 décembre 2019 qui présente de nouveaux modèles de planches à neige et de fixations de planche à neige de l’Opposante. M. Späth affirme que depuis septembre 2018, l’Opposante, en collaboration avec Nitro Canada, envoie des courriels de masse aux personnes intéressées au Canada et présente ses nouveaux produits et des articles d’intérêt aux amateurs de planche à neige. Entre six et sept courriels de masse sont envoyés chaque année et la liste de distribution pour le Canada comprend environ 2 000 destinataires, soit environ 500 détaillants et 1 500 personnes [para 23];
• Pièces JS-13 et JS-14 : imprimés datés du 25 février 2020 provenant des versions en ligne des magazines King Snow et Snowboard Canada, qui contiennent des renvois aux produits de l’Opposante. M. Späth affirme que les magazines spécialisés dans les sports de glisse, en général, ou la planche à neige, en particulier (tant ceux distribués dans le monde entier que ceux distribués au Canada), publient régulièrement des articles évaluant les produits de l’Opposante. Après avoir examiné ces imprimés, je note que les articles complets ne sont pas fournis, mais que les imprimés ne sont qu’une brève introduction des articles, comme l’illustrent les exemples reproduits ci-dessous [para 25];

• Pièce JS-15 : copie d’un article publié dans le magazine Snowboard Canada au sujet de la boutique pop-up « Nitro Snowboard Co. » qui a été exploitée par Nitro Canada au Manulife Place, au centre-ville d’Edmonton, en septembre 2018. L’article comprend une photographie de la boutique, qui illustre certains des produits de la Requérante offerts en vente (par exemple, des sacs, des articles vestimentaires, des planches à neige et des bottes de planche à neige) [para 9 et 26].

[24] Dans ses observations écrites, la Requérante soutient que, dans la majorité de la preuve alléguée de l’Opposante concernant l’emploi de sa marque de commerce NITRO, la preuve démontre généralement l’emploi des versions figuratives suivantes de la marque :

[25] La Requérante soutient que, surtout sous l’angle de la première impression, ces dessins-marques sont susceptibles d’être perçus comme étant « NMRO » plutôt que « NITRO », et que, par conséquent, cette preuve offre un avantage limité à l’Opposante en ce qui a trait au caractère distinctif acquis de sa marque au Canada.

[26] Les allégations de la Requérante ne me convainquent pas, ne serait-ce que parce que l’affidavit Späth fournit également une preuve abondant de l’emploi et de la promotion de la marque nominale NITRO en soi, ainsi que d’autres formes stylisées de celle-ci, surtout sur le dessous des planches à neige. J’ajouterai également à cet égard que, malgré la position de la Requérante, je suis convaincue que l’emploi de toutes les formes stylisées de la marque de commerce NITRO constitue un emploi de la marque nominale NITRO, qui, à mon avis, conserve son identité et reste globalement reconnaissable dans le contexte de son emploi [selon Registraire des marques de commerce c Compagnie Internationale pour l’informatique CII Honeywell Bull (1985), 1985 CanLII 5537 (CAF), 4 CPR (3d) 523 (CAF); et Nightingale Interloc Ltd c Prodesign Ltd (1984), 2 CPR (3d) 535 (COMC)].

[27] Compte tenu de ce qui précède, et malgré l’absence de factures détaillées, j’accepte que l’Opposante ait démontré un emploi assez étendu de sa marque de commerce NITRO au Canada en liaison avec ses produits [traduction] « Articles et équipements de sport, nommément planches à neige » visés par son enregistrement depuis au moins aussi tôt que 2018. Selon une lecture équitable de l’affidavit Späth dans son ensemble, je n’ai aucune raison de douter que la marque de commerce NITRO de l’Opposante aurait également été employée et présentée sur les planches à neige de l’Opposante vendues au Canada entre 2011 et 2018. Toutefois, dans la mesure où les accessoires de planche à neige, vêtements et sacs de l’Opposante peuvent contribuer à la mesure dans laquelle les produits visés par l’enregistrement sont devenus connus et parce que les sacs de l’Opposante seront pertinents pour les motifs d’opposition fondés sur les articles 2 et 16, je dois ajouter que je ne suis pas disposée à conclure que la marque de commerce NITRO est connue dans une mesure importante en liaison avec certains ou l’ensemble de ces autres produits de marque NITRO, puisque les chiffres de ventes annuelles de ces produits ne sont pas ventilés par catégorie de produits et pourrait être liés aux ventes d’un seul ou plusieurs de ces produits. M. Späth n’établit pas non plus de corrélation entre les ventes de l’Opposante indiquées dans le journal de facturation (Pièce JS-8) et des articles particuliers. À cet égard, il convient de rappeler que la demande d’enregistrement n^o 1,794,248 susmentionnée de l’Opposante pour la marque de commerce NITRO en liaison avec presque tous les types de sacs a été produite le 3 août 2016 et était fondée sur l’emploi projeté de la marque au Canada. En tant qu’autre lacune dans la preuve de l’Opposante, l’affidavit Späth ne fournit aucun renseignement sur l’effet des efforts publicitaires de l’Opposante, qui semblent avoir été principalement axés sur ses planches à neige (et, soit dit en passant, sur ses fixations de planche à neige). Il suffit de dire que l’affidavit Späth ne fournit aucun renseignement sur le trafic du site Web avec des données pour le Canada et qu’aucun chiffre n’a été fourni sur la circulation.

Preuve de la Requérante produite au moyen de l’affidavit Edwards

[28] Je résume ci-dessous les parties de l’affidavit Edwards que je considère comme les plus pertinentes en ce qui a trait à la mesure dans laquelle la Marque a été employée et promue.

[29] Comme le résume généralement la Requérante aux paragraphes 13 à 21 de ses observations écrites, M. Edwards atteste essentiellement ce qui suit :

• au moment de la signature de son affidavit, M. Edwards était le président, Asie-Pacifique de Thrill One Sports, dont la Requérante est l’une de ses sociétés du groupe, et il était auparavant le président-directeur général de la Requérante [para 1];
• l’entreprise de la Requérante, ainsi que l’emploi de la Marque par cette dernière, est passée d’une petite entreprise qui produit des DVD dans un garage de l’Utah (États-Unis), en 2003, à un spectacle de sports d’action en direct qui a visité cinq continents [para 5 à 10];
• dans le cadre de son entreprise, la Requérante et ses licenciés offrent [traduction] « une vaste gamme » de marchandises NITRO CIRCUS vendues dans les salles de spectacle et les stades où se produit le spectacle (y compris des tee-shirts, des maillots, des pulls d’entraînement, des chasubles, des chapeaux, des petits bonnets, des chandails à capuchon, des chaussettes, des gants, des jouets, des affiches et des livres). Des marchandises NITRO CIRCUS ont également été vendues au Canada par l’entremise de [traduction] « diverses voies de vente au détail », y compris des magasins [traduction] « traditionnels », et en ligne (par exemple, par l’entremise de la boutique en ligne Nitro Circus (shop.nitrocircus.com) (la Boutique en ligne Nitro Circus), d’Amazon.ca et de Walmart Canada) [para 10 et 28];
• la Marque a été employée et fortement promue dans le cadre de plusieurs films, documentaires et présentations en direct, qui ont été reconnus dans un certain nombre de publications médiatiques de tiers. Grâce à un emploi si large et à une publicité si étendue, NITRO CIRCUS a obtenu le titre de marque de tournées de sports extrêmes et d’action la plus prospère au monde [para 11 à 20];
• la Marque a été employée pour la première fois au Canada en 2009 dans le cadre de l’émission de télévision NITRO CIRCUS diffusée par MTV. La série télévisée connexe, NITRO CIRCUS LIVE, a été diffusée pendant quatre saisons sur MTV2, du 27 mars 2012 au 19 novembre 2014 [para 7 et 22];
• la Requérante a délivré à des licenciés tiers des licences d’emploi de la Marque en liaison avec la vente de produits au Canada, y compris des livres, des casques et de l’équipement de protection, des trottinettes, des rampes et des rails, des jouets, des vélos BMX et des planches à roulettes. La Marque est employée sur tous ces produits et sur les emballages dans lesquels ils sont distribués, ainsi que sur des documents publicitaires et de commercialisation concernant ces produits [para 23];
• à l’heure actuelle, les planches à roulettes, les rampes et l’équipement connexe de marque NITRO CIRCUS visés par la Demande sont vendus par l’entremise de boutiques en ligne, y compris la Boutique en ligne Nitro Circus, Amazon.ca, The Vault Pro Scooters et Broadway Pro Scooters [para 53];
• la première tournée NITRO CIRCUS au Canada a eu lieu en 2014 et la Requérante a régulièrement visité le Canada à de nombreuses reprises depuis cette date; des milliers d’amateurs ont assisté aux spectacles NITRO CIRCUS [para 22 et 54, y compris un tableau énumérant les dates, les villes et les lieux des spectacles de l’Opposante, ainsi que le nombre de personnes qui y ont assisté]. La Requérante a conclu une entente à long terme avec Ticketmaster Canada pour la prestation de services de billetterie en liaison avec les visites et les événements de la Requérante au Canada [para 24];
• la Requérante a généré plus de 13 000 000 $ CA de revenus liés aux ventes au Canada relativement à ses événements de tournée en direct et à ses ventes de marchandises lors de ces événements depuis 2014. Toutefois, aucune ventilation n’est fournie par année, par événement de tournée ou par marchandise vendue lors des événements de tournée [para 48];
• depuis le lancement de la Boutique en ligne Nitro Circus vers 2016, la Requérante a généré des ventes de plus de 100 000 $ US par l’entremise de la Boutique en ligne Nitro Circus. Toutefois, aucune ventilation par année et par produit n’est fournie;
• la Requérante fait également appel à un distributeur canadien de médias, Juice International Holdings, dans le cadre de la vente de ses films téléchargeables, y compris Action Figures et Action Figures 2, par l’entremise de grandes plateformes de téléchargement et de diffusion en continu numériques à l’échelle internationale, comme Amazon Prime, Google Play et iTunes [para 25]. Toutefois, aucune ventilation pour le Canada n’est fournie;
• les spectacles en direct des tournées NITRO CIRCUS, y compris les tournées canadiennes susmentionnées, [traduction] « présentent tous, bien en vue, diverses rampes et obstacles pour planches à roulettes, trottinettes, vélos, motos, patins, en fait, tout ce qui peut être sur roues » [para 30];
• pour la période de 2018 à novembre 2020, il y a eu plus de 1,4 million de visites de clients canadiens sur les sites Web de la Requérante nitrocircus.com, shop.nitrocircus.com et www.nitroworldgames.com [para 40 et 41, qui comprennent également une ventilation par année du nombre de visites sur chacun de ces trois sites Web]; À cet égard, je note que, dans une procédure d’opposition connexe entre les mêmes parties concernant la demande en instance n^o 1,724,719 de la Requérante pour la marque de commerce NITRO CIRCUS, M. Edwards a déclaré au paragraphe 51 de son affidavit souscrit le 22 octobre 2021 qu’il avait conclu [traduction] « que les divulgations antérieures [indiquées dans son affidavit versé au dossier de l’espèce] ne reflétaient pas les chiffres les plus récents dans [les] dossiers [de la Requérante] » et que les chiffres indiqués dans son affidavit au dossier de la demande n^o 1,724,719 [traduction] « sont fondés sur des données mises à jour ou corrigées ». Plus particulièrement, M. Edwards a affirmé au paragraphe 50 de cet autre affidavit que, [traduction] « pour la période s’étendant de 2018 au 19 octobre 2021, il y a eu plus de 5,9 millions de visites dans le monde, dont environ 250 000 visites de clients résidant au Canada, vérifiés au moyen de dispositifs géolocalisés (c’est-à-dire à l’exclusion des clients canadiens dont les données géographiques ne sont pas disponibles), sur les sites Web susmentionnés ». Toutefois, aucune correction n’a été apportée au présent dossier;
• la Requérante a également fait la promotion de ses produits et services en liaison avec la Marque sur les plateformes de médias sociaux. En date du 3 novembre 2020 :
• la page Facebook NITRO CIRCUS comptait 11 millions d’abonnés, dont environ 470 000 proviennent du Canada [para 42],
• la page Twitter NITRO CIRCUS comptait 44 400 abonnés [para 43],
• la page Instagram NITRO CIRCUS comptait 3 millions d’abonnés, dont plus de 118 000 proviennent du Canada [para 44];
• la page YouTube NITRO CIRCUS officielle comptait 1,38 million d’abonnés (dont plus de 21 000 proviennent du Canada) et 290 135 899 vues (aucune ventilation pour le Canada n’est fournie).

[30] À l’appui de ses affirmations d’emploi et de promotion de la Marque, M. Edwards joint les pièces suivantes à son affidavit :

• Pièce A : copie d’un article publié dans Media in Canada le 9 mars 2009, qui renvoie au lancement de la nouvelle série télévisée, NITRO CIRCUS;
• Pièce C : copie d’un article publié le 13 décembre 2012 dans le Toronto Star, selon lequel Nitro Circus: The Movie était numéro 9 sur dans le palmarès des films des plus téléchargés sur iTunes. M. Edwards affirme que le film est sorti au Canada et aux États-Unis le 8 août 2012 ou vers cette date. Il affirme également que le DVD est sorti au Canada le 4 décembre 2012 ou vers cette date et a été ajouté à Netflix au Canada le 29 juin 2019 ou vers cette date [para 11];
• Pièce C : captures d’écran de l’épisode 3 de la saison 4 de la série télévisée NITRO CIRCUS, qui présente la championne nationale de motocross chez les femmes, Jolene Van Vugt, offrant une représentation pour son public d’origine en Ontario;
• Pièce D : copie d’un extrait en ligne du magazine Forbes, qui énumérait la Requérante au numéro 22 de sa liste des entreprises les plus prometteuses d’Amérique en 2015;
• Pièces E à H, et K : captures d’écran de films, de documentaires et de présentations en direct qui présentent la Marque, y compris des captures d’écran de la plateforme de diffusion en continu Netflix, ainsi que des copies d’articles dans Direct Motorcross (daté du 3 novembre 2015), Global News (daté du 5 octobre 2020) et Forbes (daté du 2 novembre 2020), respectivement, concernant le même sujet. Notamment, M. Edwards affirme que :
• la version longue du documentaire Never Say Can’t: The Bruce Cook Story, qui raconte l’histoire de l’athlète canadien de FMX de Nitro Circus, Bruce Cook, qui a tragiquement perdu l’usage de ses jambes en 2014 en essayant un le premier double saut périlleux sur une moto, a généré plus de 40 000 vues sur YouTube et plus de 625 000 vues sur Facebook par des téléspectateurs canadiens depuis 3 octobre 2020,
• la présentation en direct Evel Live, un événement en direct de trois heures présentant la Marque et indiquant l’étoile fondatrice de la Requérante, Travis Pastrana, rendant hommage à Evel Knievel, a été diffusée à l’échelle internationale à partir de Las Vegas. Elle a été diffusée en avant-première aux États-Unis et au Canada le dimanche 8 juillet 2018, sur la chaîne HISTORY, et a attiré un total de 3,5 millions de téléspectateurs et a été le numéro un des spéciaux du câble cette année-là. Toutefois, aucune ventilation pour le Canada n’est fournie,
• la présentation en direct Evel Live 2, également un événement en direct de trois heures présentant des cascades de moto qui ont battu des records, a été diffusée à l’échelle internationale sur la chaîne HISTORY. Elle a été diffusée en avant-première aux États-Unis et au Canada le dimanche 8 juillet 2019, sur la chaîne HISTORY, et a attiré un total de 1,2 million de téléspectateurs. Toutefois, aucune ventilation pour le Canada n’est fournie,
• le film Nitro Circus: Action Figures 2, produit en 2019 par la Requérante pour la plateforme Crackle de Sony, qui a été diffusé aux États-Unis le 28 juin 2018 et qui présente la Marque et indique diverses activités de sports d’action, des figures et des cascades, notamment de motocross, de voiture de rallye, de course, de vélos BMX et de planche à roulettes, a été ajouté à Netflix Canada le 1^er avril 2019 ou vers cette date;
• Pièce J : photo du tee-shirt NITRO CIRCUS arborant le dessin d’une feuille d’érable. M. Edwards affirme que, depuis juin 2018, la Requérante vend un tee-shirt NITRO CIRCUS arborant le dessin d’une feuille d’érable par l’entremise de la Boutique en ligne Nitro Circus;
• Pièce L : capture d’écran non datée d’exemples de casques NITRO CIRCUS vendus au Canada par l’entremise d’Amazon.ca;
• Pièce M : captures d’écran non datées d’exemples de marchandises NITRO CIRCUS (par exemple, chapeaux, petits bonnets, masques, maillots, pulls d’entraînement, chaussettes, sous-vêtements, gants, trottinettes, vélos, livres, tasses, téléchargements gratuits [fond d’écran de bureau et fond d’écran pour appareil mobile], affiches, autocollants et timbres, jouets et articles à collectionner, et housse pour attelage de remorque) offertes en vente au Canada par l’entremise de la Boutique en ligne Nitro Circus;
• Pièce N : capture d’écran non datée des planches à roulettes NITRO CIRCUS vendues au Canada chez Walmart et promues par l’entremise de la Boutique en ligne Nitro Circus;
• Pièce O : captures d’écran non datées des couvertures d’une série de livres NITRO CIRCUS actuellement disponibles en ligne au Canada par l’entremise de Simon & Schuster, d’Amazon.ca et de la Boutique en ligne Nitro Circus;
• Pièce P : captures d’écran non datées de vélos et de répliques de vélos pour enfant NITRO CIRCUS vendus au Canada chez Walmart;
• Pièce Q : capture d’écran non datée d’échasses sauteuses NITRO CIRCUS vendus en Australie, qui, selon M. Edwards, est le premier marché dans lequel ces produits ont été vendus, avec une intention de vendre également ces produits dans d’autres marchés internationaux;
• Pièce R : captures d’écran non datées des rampes NITRO CIRCUS vendues en Australie pour utilisation avec des trottinettes, des planches à roulettes, des patins, des vélos BMX et des voitures télécommandées, qui, selon M. Edwards, sont également disponibles à la vente au Canada par l’entremise d’Amazon.ca, de The Vault Pro Scooters et de Broadway Pro Scooters. La Pièce R contient également une capture d’écran non datée d’Amazon.ca;
• Pièce S : captures d’écran non datées des rampes NITRO CIRCUS vendues au Canada pour utilisation en liaison avec des trottinettes, des planches à roulettes, des patins et des vélos BMX, qui sont disponibles à la vente par l’entremise d’Amazon.ca, d’eBay.ca et de The Vault Pro Scooters;
• Pièce T : quatre factures de vente datées du 7 novembre 2018 et du 10 février 2019 concernant des marchandises de marque NITRO CIRCUS (nommément quelques vêtements, comme des chapeaux, des petits bonnets, des chandails à capuchon, des chandails, des tee-shirts et des chaussettes, ainsi qu’une tasse) achetées dans la Boutique en ligne Nitro Circus par des résidents canadiens;
• Pièces U à X, et Z : captures d’écran des pages Facebook, Twitter et Instagram de la Requérante, de la page « À PROPOS » de la chaîne NITRO CIRCUS de la Requérante dans YouTube, et de la page NITRO CIRCUS dans Vimeo, respectivement, qui présentent généralement des images de diverses cascades sur roues, comme l’illustrent les exemples ci-dessous :

• Pièce Y : captures d’écran de la chaîne vidéo de Ryan Williams, qui a voyagé dans le monde avec la Requérante, lesquelles présentent diverses images de la publication « CRAZY FIRST SHOW » [premier spectacle fou] de Ryan Williams avec son scooter pendant la tournée de 2018 au Canada. M. Edwards affirme qu’il y a beaucoup plus d’autres chaînes YouTube qui diffusent du contenu de NITRO CIRCUS, comme la chaîne de Ryan Williams;
• Pièce AA : capture d’écran de [traduction] « [l’]ultime guide de cadeau de vacances » publié en ligne en 2019 par le magazine mensuel Toronto Life, qui présente le livre-cadeau Nitro Circus « Legends, Stories and Epic Stunts » [légendes, histoires et cascades épiques];
• Pièce AB : capture d’écran d’une publication du magazine NOW Toronto, qui fait la promotion du spectacle NITRO CIRCUS de 2015 qui a eu lieu au Centre Air Canada, le 14 octobre 2015, y compris la promotion d’un prix de groupe pour des billets VIP;
• Pièce AC : capture d’écran du site Web de voyage en ligne, To Do Canada, qui annonce le spectacle NITRO CIRCUS de 2018 qui a eu lieu au Rogers Place, à Edmonton, le 7 octobre 2018;
• Pièce AD : capture d’écran de la page annonçant la publication de la collection de sous-vêtements Ethica x Nitro Circus disponible en ligne sur le site Web www.ethica.com, à compter du 28 juin 2017, qui, selon M. Edwards, continue d’être disponible à la vente au Canada et aux États-Unis;
• Pièce AE : captures d’écran de publications par Rogers Place sur Twitter relativement aux kiosques de vente de marchandises du spectacle NITRO CIRCUS de 2018 à Edmonton;
• Pièce AF : copies d’articles médiatiques qui font la promotion des tournées NITRO CIRCUS au Canada entre le printemps 2016 et l’automne 2018;
• Pièces AG à AI : copies de reportages médiatiques, de communiqués de presse et d’articles médiatiques sur les tournées NITRO CIRCUS qui étaient prévues au Canada en 2020 et en 2021, avant la pandémie de COVID-19 [Pièces AG et AH], ou qui annoncent la tournée nord-américaine NITRO CIRCUS de 2021 qui était prévue dans 21 arénas extérieurs au États-Unis, ainsi que dans des villes non identifiées au Canada [Pièce AI].

[31] Je note que la majorité de la preuve d’emploi de la Marque produite par la Requérante démontre généralement l’emploi de la version figurative suivante de la Marque :

[32] Comme pour la marque de commerce de l’Opposante, je conclus que tout emploi de cette variante de la Marque équivaut à un emploi de la Marque, puisque les mots CITRO CIRCUS se démarquent clairement de l’élément figuratif constitué par le dessin stylisé d’une bombe [voir, par analogie, les décisions Lion Global Investors Ltd c Lion Capital LLP, 2012 COMC 252, au para 17, et Weetabix Limited c Alpina Productos Alimenticios SA, 2011 COMC 57, au para 16 pour le principe selon lequel l’emploi d’une marque nominale peut être étayé par l’emploi d’une marque figurative composite comportant la marque nominale et d’autres éléments].

[33] Compte tenu de ce qui précède, j’accepte que la Requérante ait démontré un emploi très large de la Marque au Canada depuis au moins 2014 en liaison avec la production de films, de documentaires et d’événements en direct, y compris les représentations et les spectacles tenus dans le cadre de tournées Nitro Circus Live, qui représentent l’essentiel de l’entreprise de la Requérante.

[34] Je suis également disposée à accepter que la Requérante ait démontré l’emploi de la Marque au Canada en liaison avec une assez vaste gamme de marchandises de marque NITRO CIRCUS (qu’il s’agisse d’articles vestimentaires et de tasses – pour lesquels une preuve d’achat par l’entremise de la Boutique en ligne Nitro Circus a été fournie [Pièce T] –, ou de livres, de DVD, d’affiches, de jouets, de casques à vélos, de trottinettes, de planches à roulettes, de rampes et de rails – à l’égard desquels, je conclus, il est raisonnable d’inférer que, à la lumière d’une lecture équitable de l’affidavit Edwards dans son ensemble, ainsi que des imprimés de sites Web et des photographies qui l’accompagnent, des ventes ont effectivement eu lieu au moment de la signature de l’affidavit Edwards). Toutefois, la portée de ces ventes et la mesure dans laquelle la Marque est devenue connue en liaison avec ces produits particuliers demeurent très peu claires. En effet, comme pour la preuve de l’Opposante, je suis d’avis que la preuve de la Requérante souffre d’un certain nombre de lacunes liées à la preuve. Par exemple, en ce qui concerne les ventes, il n’est pas possible de déterminer quel pourcentage des revenus cumulés de la Requérante liés aux ventes, soit 13 000 000 $ CA, est attribuable à ses événements de tournées en direct et quel montant des revenus se rapporte aux ventes de marchandises lors de ces événements. De même, bien que M. Edwards affirme que les revenus de la Requérante liés aux ventes de produits à des clients au détail et aux ventes par d’autres voies ne sont pas inclus dans ces montants totaux, et que la Requérante a généré plus de 120 000 $ US en ventes par l’entremise de la Boutique en ligne Nitro Circus au Canada entre 2017 et 2021, aucune ventilation par produit n’est fournie, ni aucune indication de la valeur et des dates des ventes réalisées par ces [traduction] « autres voies ».

Conclusion – examen global du facteur de l’article 6(5)a)

[35] Comme je l’ai indiqué ci-dessus, je suis d’avis que la preuve de chacune des parties, résumée ci-dessus, présente sa part de lacunes.

[36] En fin de compte, malgré ces lacunes, je suis disposée à conclure que la marque de commerce de l’Opposante, employée en liaison avec des planches à neige, est devenue connue au moins dans une certaine mesure au Canada. Bien que j’accepte également que la Marque soit devenue connue au Canada dans une mesure importante en liaison avec la production de films, de documentaires et d’événements de tournées en direct, en particulier ceux qui présentent [traduction] « tout ce qui peut être sur roues », je ne suis pas disposée à conclure que la Marque est devenue, nécessairement et incidemment, connue dans une mesure importante en liaison avec une partie ou la totalité des Produits visés par la Demande. En effet, je conclus que la preuve est beaucoup trop vague pour tirer une conclusion raisonnable à cet égard en faveur de la Requérante. Cela étant dit, je reviendrai à la question de la mesure dans laquelle la Marque est devenue connue en liaison avec l’entreprise principale de la Requérante au moment d’examiner les autres circonstances de l’espèce.

[37] Dans l’ensemble, je conclus donc que ce facteur, lequel est une combinaison de caractère distinctif inhérent et acquis, favorise l’Opposante.

Période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

[38] Compte tenu de mes conclusions tirées ci-dessus, ce facteur favorise également l’Opposante.

Genre des produits, services ou entreprises, et nature du commerce

[39] Pour évaluer le genre des produits, services ou entreprise et la nature du commerce, je dois comparer l’état déclaratif des produits de la Requérante avec l’état déclaratif des produits et services figurant dans l’enregistrement invoqué par l’Opposante [Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien c Super Dragon Import Export Inc (1986), 12 CPR (3d) 110 (CAF); Mr Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd, 1987 CanLII 8953, 19 CPR (3d) 3 (CAF)]. Toutefois, il faut interpréter ces états déclaratifs de manière à déterminer le genre probable d’entreprise ou la nature possible du commerce envisagé par les parties plutôt que l’ensemble des commerces qui pourraient être visés par le libellé. La preuve établissant la nature réelle des commerces des parties est utile à cet égard [McDonald’s Corp c Coffee Hut Stores Ltd, 1996 CanLII 3963, 68 CPR (3d) 168 (CAF); Procter & Gamble Inc c Hunter Packaging Ltd (1999), 2 CPR (4th) 266 (COMC); American Optional Corp c Alcon Pharmaceuticals Ltd (2000), 5 CPR (4th) 110 (COMC)].

[40] Dans ses observations écrites, la Requérante soutient que, lorsque l’état déclaratif des produits figurant dans un enregistrement antérieur vise des produits donnés et particuliers, la portée de l’enregistrement antérieur devrait être interprétée en ce sens. La Requérante soutient également que, bien que les produits des parties soient de la même catégorie générale d’équipement de sport, il existe d’importantes différences dans le genre des produits. Plus particulièrement, elle soutient que les planches à neige de l’Opposante sont des articles de sport d’hiver et ne peuvent être utilisées que pendant les mois d’hiver, tandis que les Produits de la Requérante sont des articles de sport d’été et ne peuvent pas être utilisés pendant les mois d’hiver. En toute déférence, je conclus que les observations de la Requérante ne sont pas convaincantes.

[41] Premièrement, il convient de rappeler qu’il n’est pas nécessaire que les parties exercent leurs activités dans le même domaine général ou dans la même industrie générale, ou que leurs produits respectifs soient du même type ou de la même qualité pour qu’il y ait une probabilité de confusion. Comme l’indique l’article 6(2) de la Loi, la confusion peut survenir « que [l]es produits ou services soient ou non de la même catégorie générale ». Deuxièmement, je conclus qu’il y a des similitudes entre les planches à neige et les planches à roulettes, comme l’explique M. Späth au paragraphe 31 de son affidavit :

[…] le skateboard et le snowboard sont tous les deux des sports de planche et font tous deux partie des sports dits « extrêmes » où les acrobaties constituent un élément central pour bien des amateurs de ces sports et aux yeux du public en général. Par exemple, tant le snowboard que le skateboard sont des sports à l’épreuve dans les X Games, soit le plus grand circuit de compétition de sports extrêmes au monde.

[42] À cet égard, contrairement à la position de la Requérante, je ne conclus pas que le fait que M. Späth n’affirme pas explicitement que des épreuves de planche à roulettes et de planche à neige [traduction] « ont lieu dans différentes compétitions des X Games, à différents moments de l’année » nuit à la fiabilité de la déclaration de M. Späth et que cela atténue les similitudes qui existent entre la planche à roulettes et la planche à neige.

[43] Je note également que M. Späth affirme au paragraphe 32 de son affidavit que « [l]a clientèle cible des snowboards et des skateboards est surtout constituée d’adolescents et de jeunes adultes qui s’identifient beaucoup à un style de vie marginal et qui sont en quête de sensations fortes ». En l’absence de preuve contraire, je n’ai aucune raison de douter qu’il y ait un chevauchement potentiel entre la clientèle cible des parties, en ce sens que ces dernières peuvent à la fois cibler les adolescents et les jeunes adultes, qu’ils s’identifient ou non à un style de vie alternatif ou qu’ils soient ou non en quête de sensations fortes. En outre, je note que les Pièces JS-7, et JS-16 à JS‑19 jointes à l’affidavit Späth (examinées plus en détail ci-dessous) indiquent qu’il existe des magasins spécialisés dans les planches à neige et les planches à roulettes (et leurs accessoires connexes), comme les magasins Empire que j’ai mentionnés ci-dessus dans mon examen de l’affidavit Späth. De plus, sur ce point, les imprimés du site Web de l’Opposante joints à titre de Pièce JS-1 à l’affidavit Späth présentent, parmi les illustrations de la collection de sacs de l’Opposante, une photographie d’un adolescent ou d’un jeune adulte transportant, à l’arrière de son vélo, une planche à roulettes, comme il est illustré ci-dessous :

[44] De plus, je note que, dans ma décision (datée du jour d’aujourd’hui) dans la procédure d’opposition connexe susmentionnée concernant la demande n^o 1,724,719 de la Requérante [2023 COMC 027], j’ai conclu qu’il y a chevauchement entre les produits visés par la demande la Requérante qui ont été décrits comme des [traduction] « planches nautiques » et des [traduction] « planches de surf », et les planches à neige de l’Opposante parce qu’ils visent tous des sports de planche et que la preuve démontrait qu’ils peuvent être produites par la même source. Aucune preuve correspondante n’a été versée au dossier en l’espèce. Néanmoins, je suis d’avis qu’il n’est pas déraisonnable de conclure qu’en tant que sports de planche, les planches à roulettes et les planches à neige peuvent aussi être perçus comme provenant de la même source. En l’absence de preuve contraire, je conclus que le même commentaire s’applique au reste des rampes et équipement connexe visés par la Demande de la Requérante, décrits comme des [traduction] « rampes et obstacles de planche à roulettes, de patin à roues alignées et d’échasse sauteuse », en ce sens que ces produits permettraient aux planchistes d’effectuer des [traduction] « figures », ce qui est également l’objectif de la planche à neige, comme l’indique la preuve [voir, par exemple, les photographies des athlètes olympiques Sébastian Toutan et Laurie Blouin, mentionnées ci-dessus, qui figurent dans les Pièces JS-10 et JS-11].

[45] En ce qui concerne les voies de commercialisation des parties, la Requérante soutient dans ses observations écrites qu’il existe d’importantes différences dans la nature des commerces et les établissements par lesquels les produits sont vendus. Plus particulièrement, elle soutient ce qui suit :

[traduction]

68. […] Tant les produits de l’Opposante que les Produits de la Requérante sont offerts par l’entremise de leurs propres magasins spécialisés respectifs […]. Les planches à roulettes, les rampes et l’équipement connexe de la Requérante sont également vendus par l’entremise de boutiques en ligne, y compris la Boutique en ligne Nitro Circus, Amazon.ca, The Vault Pro Scooters et Broadway Pro Scooters.

69. Bien que le déposant de l’Opposante affirme également qu’il existe des magasins spécialisés de planche à neige, de planche à roulettes et d’accessoires qui sont des magasins de détail NITRO (c.-à-d. des magasins qui vendent des planches à roulettes et des planches à neige), il ne mentionne que quatre de ces sites [affidavit Späth, Pièces JS-16 à JS-19], et la Requérante note qu’aucun des imprimés des quatre de ces boutiques inclus dans l’affidavit Späth indique l’offre en vente de planches à neige et de planches à roulettes. Dans la mesure où il existe de tels magasins de « planches » qui offrent à la fois des planches à roulettes et des planches à neige, la Requérante note que les différents produits seraient vendus à différents moments de l’année et dans différentes zones des mêmes magasins. De même, bien que l’Opposante affirme que les produits de l’Opposante sont vendus dans des magasins de sport et dans le service des sports de grands magasins de détail [affidavit Späth, au para 30], dans la mesure où les planches à roulettes de la Requérante et les planches à neige de l’Opposante seraient vendues dans des magasins de sport et dans le service des sports de grands magasins de détail, la Requérante note à nouveau que les planches à roulettes et les planches à neige seraient vendues à des différents moments de l’année et dans différentes zones des magasins. L’Opposante n’a produit aucune preuve suggérant que les planches à roulettes et les planches à neige sont vendues côte à côte dans les mêmes zones de « magasins de planche », de magasins de sport ou de grands magasins de détail, et en l’absence d’une telle preuve, la Requérante soutient que les différences dans les produits suggèrent qu’il y aurait des différences correspondantes dans la façon dont ces produits seraient offerts aux consommateurs par l’entremise de ces magasins.

[46] En toute déférence, je conclus que ces observations ne sont pas convaincantes.

[47] Premièrement, étant donné qu’il n’y a aucune restriction dans la Demande ou l’enregistrement de l’Opposante, il est possible que les produits puissent emprunter les mêmes voies de commercialisation et même être vendus dans les mêmes magasins. À cet égard, je note que M. Edwards déclare, au paragraphe 53 de son affidavit, [traduction] « [qu’]il est prévu que [les produits NITRO CIRCUS de la Requérante] soient également mis en vente au Canada dans des magasins de grande surface, des magasins spécialisés et des magasins indépendants ». De plus, comme l’a rappelé la Cour suprême dans Masterpiece, précité, aux paragraphes 53 à 59, il ne faut pas perdre de vue la portée complète des droits conférés par l’enregistrement de marque de commerce demandé par la Requérante. Il faut s’attacher aux termes employés dans la Demande d’enregistrement de la Marque et sur ce que « l’enregistrement permettrait à [la Requérante] de faire, et non pas ce qu’elle fait actuellement ». Bien que l’emploi réel ne soit pas dénué de pertinence, « il ne doit pas non plus remplacer complètement l’examen d’autres emplois qui pourraient être faits en conformité avec l’enregistrement ».

[48] Deuxièmement, bien que je reconnaisse qu’aucune des pièces jointes à l’affidavit Späth n’indique l’offre en vente de planches à roulettes et de planches à neige côte à côte ou près les unes des autres dans des magasins [traduction] « traditionnels », cela n’est pas déterminant. Comme il a été souligné ci-dessous, l’article 6(2) de la Loi n’exige pas que les produits des parties soient vendus côte à côte ni qu’ils soient de la même catégorie générale. De même, même si les produits des parties étaient vendus à différents moments de l’année dans ces magasins, cela ne différencierait pas les voies de commercialisation des parties. Comme il a été mentionné ci-dessus, les produits des parties peuvent toujours cibler les mêmes consommateurs. En fait, les imprimés des pages d’accueil des sites Web des cinq détaillants NITRO joints à l’affidavit Späth à titre de Pièces JS-7, et JS-16 à JS-19 indiquent que ces détaillants offrent en vente à la fois des planches à roulettes et des planches à neige, comme l’illustrent les exemples ci-dessous :

Degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent

[49] Lorsqu’on examine le degré de ressemblance entre les marques de commerce, on doit les considérer dans leur totalité; il n’est pas exact de les placer côte à côte et de comparer et d’observer des ressemblances ou des différences entre les éléments ou les composantes des marques de commerce [Veuve Clicquot, précité, au para 20].

[50] Dans Masterpiece, précité, au paragraphe 64, la Cour a en outre indiqué que, bien que dans certains cas, le premier mot ou la première syllabe d’une marque de commerce soit l’élément le plus important aux fins de la distinction, pour examiner la ressemblance, il est préférable de « se demander d’abord si l’un des aspects de celle‑ci est particulièrement frappant ou unique ».

[51] En appliquant ces principes à l’espèce, je conclus que les marques de commerce des parties sont à peu près aussi semblables que différentes.

[52] En ce qui concerne la Marque, je conclus qu’aucun des termes NITRO ou CIRCUS n’est plus frappants ou dominants que l’autre. Bien que la Marque incorpore la totalité de la marque de commerce NITRO de l’Opposante, qui figure au début de la Marque, la présence du mot CIRCUS dans la Marque crée, lorsque la Marque est considérée dans sa totalité sous l’angle de la première impression, certaines différences visuelles et phonétiques (c’est-à-dire une expression ou une unité conceptuelle composée de deux mots par rapport au mot unique NITRO), et modifie également quelque peu les idées suggérées par les marques des parties. En effet, dans le contexte des produits de sports d’action de la Requérante, le mot CIRCUS introduit l’idée d’une activité ou d’un spectacle animé et chaotique. Néanmoins, la Marque dans son ensemble suggère également, tout comme la marque de commerce de l’Opposante, que les produits visés par la Demande de la Requérante conviennent aux mouvements explosifs en raison du mot NITRO. À cet égard, je note que la Requérante soutient que, bien que le mot NITRO soit considéré par les consommateurs comme un nom dans le contexte des produits de l’Opposante, le mot NITRO dans le contexte de la totalité de la Marque serait considéré comme un adjectif modifiant le mot CIRCUS et prend donc une connotation quelque peu différente et est moins importante dans la perception de la Marque dans son ensemble. Toutefois, je ne conclus pas que ces types de considérations grammaticales se produiraient sous l’angle de la première impression.

[53] Avant d’aborder les autres circonstances de l’espèce, je note que la Requérante soutient dans ses observations écrites qu’il y a peu de ressemblance entre les marques des parties, [traduction] « particulièrement entre la [Marque] de la Requérante et la version figurative de la marque de commerce NITRO de l’Opposante présentée en preuve […] ». Toutefois, il ne faut pas perdre de vue la portée complète des droits conférés par l’enregistrement de la marque nominale NITRO de l’Opposante. En effet, conformément au principe énoncé au paragraphe 55 de l’affaire Masterpiece, précité, l’enregistrement de la marque nominale NITRO permet à l’Opposante de l’employer « dans la taille, le style de lettres, la couleur ou le motif de son choix », ce qui est toutefois compris comme voulant qu’« il faut faire attention de ne pas accorder une portée trop large au principe formulé au paragraphe 55 de l’arrêt Masterpiece, puisqu’il ne serait ainsi plus nécessaire d’enregistrer une marque figurative lorsque l’on possède une marque verbale. […] Lorsque l’on compare les marques, l’examen est toujours limité à un “emploi […] dans le champ d’application d’un enregistrement” (Masterpiece, au para. 59) » [Pizzaiolo Restaurants inc c Les Restaurants La Pizzaiolle inc, 2016 CAF 265 (CanLII), au para 33].

Autres circonstances de l’espèce

Preuve de l’état du registre

[54] La preuve de l’état du registre favorise un requérant lorsqu’il peut être démontré que la présence d’un élément commun dans les marques inciterait les consommateurs à porter une plus grande attention aux autres caractéristiques de ces marques et à les distinguer les unes des autres au moyen de ces autres caractéristiques [McDowell c Laverana GmbH & Co KG, 2017 CF 327, au para 42]. Des déductions concernant l’état du marché peuvent être tirées de ces éléments de preuve dans deux situations : lorsqu’un grand nombre d’enregistrements pertinents sont trouvés ou lorsqu’il y a preuve d’emploi commun dans le marché des marques d’une tierce partie pertinente [Kellogg Salada Canada Inc c Maximum Nutrition Ltd, 1992 CanLII 14792 (CAF), 43 CPR (3d) 349 (CAF); McDowell c Laverana GmbH & Co KG, précité, aux para 41 à 46; et Cie Gervais Danone c Astro Dairy Products Ltd (1999), 87 CPR (3d) 262 (CF)]. Les marques de commerce pertinentes comprennent celles qui : (i) sont déposées ou autorisées et fondées sur l’emploi; (ii) concernent des produits et services semblables à ceux visés par les marques en cause; et (iii) comprennent l’élément en cause en tant qu’élément important [Sobeys West Inc c Schwan’s IP, LLC, 2015 COMC 197].

[55] En l’espèce, la Requérante se fonde sur les résultats des recherches de marques de commerce effectuées dans la Base de données sur les marques de commerce canadiennes par M. Covell le 17 décembre 2020, lesquels sont joints à son affidavit à titre de Pièces A à C. Plus particulièrement, la Requérante soutient que M. Covell a trouvé 234 marques de commerce contenant le mot NITRO en liaison avec différents produits et services, dont 132 sont en instance et enregistrées. Plus particulièrement, la Requérante souligne les marques de commerce déposées de tiers, enregistrées en liaison avec des produits et services appartenant à la classe de Nice 28 :

Marque de commerce	Numéro et date d’enregistrement	Propriétaire	Produits et services
NITRO GAMES	LMC1101437/ 2021-06-04	Nitro Games Oyi	Produits comprenant : [traduction] « Jeux informatiques téléchargeables, jeux informatiques multimédias interactifs et jeux de réalité virtuelle, tous les produits susmentionnés excluant ceux utilisés relativement aux logiciels de jeux de course automobile; émissions de télévision téléchargeables, vidéos d’animation et films, tous les produits susmentionnés excluant ceux utilisés relativement aux logiciels de jeux de course automobile; publications électroniques téléchargeables, nommément magazines, livres, bulletins d’information et articles dans le domaine des jeux informatiques, clés USB à mémoire flash, logiciels pour la création de jeux informatiques, casques d’écoute, tous les produits susmentionnés excluant ceux utilisés relativement aux logiciels de jeux de course automobile. »
NITRO	LMC800203/ 2011-06-17	Lloyd IP Limited	[traduction] « Casques de moto; bottes de moto[; divers types de vêtements de protection pour les motocyclistes, nommément] équipement de protection pour le corps, nommément protecteurs oculaires, masques protecteurs, coudières et genouillères, plastrons pour motocyclistes; vêtements, articles chaussants et couvre-chefs de motocycliste; ensembles de conduite de motocycliste; vestes de motocycliste; pantalons de motocycliste; vêtements imperméables de motocycliste. »
NITRO	LMC501991/ 1998-10-07	NitroGolf, LLC	[traduction] « Balles de golf[;] Équipement de golf, nommément bâtons de golf et pièces et accessoires connexes, sacs, tés, accessoires de golf, sacs pour la récupération de balles de golf, marqueurs de balle de golf, assujettiseurs de mottes; vêtements de golf, nommément gants de golf et chapeaux. »
NERF NITRO	LMC1050431/ 2019-08-21	Hasbro, Inc.	[traduction] « Lance-projectiles jouets qui lancent des voitures en mousse, des fléchettes jouets en mousse ainsi que des balles et des ballons jouets en mousse; véhicules jouets; matériel de jeu pour utilisation avec des véhicules jouets et des lance-projectiles jouets qui lancent des voitures en mousse, des fléchettes jouets en mousse ainsi que des balles et des ballons jouets en mousse. »
NITRO GRINDER et NITRO GRINDERS & Dessin	LMC958353/ 2016-12-19; et LMC958376/ 2016-12-19	BOTI Europe B.V.	Produits comprenant : [traduction] « Jouets, jeux et articles de jeu, nommément figurines de jeu, figurines modelées en tissu, figurines jouets modelées en plastique, jouets souples et marionnettes souples, jouets en peluche, jouets doux, jeux de plateau, casse-tête, modèles réduits, véhicules jouets; ensembles de jeu; figurines d’action jouets; jeux de cartes, nommément cartes à collectionner; plateaux de jeu pour jeux de cartes à collectionner. »
TOMMY NITRO	LMC681541/ 2007-02-12	Spin Master Ltd	[traduction] « Vidéos, DVD et bandes à vocation éducative pour activités d’enfants et activités sportives; tapis d’instruction, appareils de sport et vêtements connexes, nommément sacs gonflable lourds, planches pouvant être cassées à plusieurs reprises et tenues et ceintures de karaté. »
NYTRO TECH NUTRITION & Design	LMC584581/ 2003-07-07	Northern Innovations Holding Corp	Produits comprenant : « Poids[;] Haltères[;] Bancs d’exercices[;] Machine d’entraînement pour le conditionnement physique et culturisme soit des barres à disques, poids d’exercise, appareils à contrepoids[;] Machine d’entraînement pour le conditionnement cardio-vasculaire[;] Pantalons de sport[;] Short de sport[;] T-shirt[;] Sweatshirt[;] Veste de sport. »
MERKUR NITRO GAME; and MERKUR NITRO JACKPOT	LMC1064146/ 2019-11-25; et LMC1064151/ 2019-11-25	adp Gauselmann GmbH	Produits comprenant divers types de [traduction] « appareils de jeu », de [traduction] « tables de jeu, notamment pour jouer au soccer sur table, au billard ou à des jeux de glisse; jeux de palets (articles de jeu) et jeux de fléchettes », et de [traduction] « consoles de jeu à afficheur ACL ».

[56] Je note que l’enregistrement n^o LMC681541 a été radié pour défaut de renouvellement le 1^er septembre 2022. Cela dit, je suis disposée à accepter que l’existence des autres enregistrements puisse constituer une autre circonstance de l’espèce qui favorise la Requérante. Toutefois, je suis réticente à lui accorder un poids important ou à la considérer comme déterminante en l’espèce. En effet, je ne peux pas conclure que les consommateurs accorderaient nécessairement plus d’attention au mot CIRCUS dans la Marque de la Requérante, de sorte à distinguer la Marque et la marque de commerce de l’Opposante, en raison du nombre relativement faible d’enregistrements pertinents trouvés et de l’absence de preuve d’un emploi commun dans le marché de l’une ou l’autre de ces marques de commerce de tiers.

Autres enregistrements de la Requérante au Canada et dans des pays étrangers

[57] Aux paragraphes 60 à 62 de son affidavit, M. Edwards déclare que la Requérante est la propriétaire de nombreux enregistrements de marques de commerce dans le monde (dans plus de 60 pays) qui comprennent les mots NITRO CIRCUS, et que les marques de commerce NITRO CIRCUS de la Requérante coexistent avec les enregistrements de la marque de commerce NITRO de l’Opposante dans de nombreux pays, dont l’Australie, le Canada, les États-Unis d’Amérique et en Europe.

[58] Toutefois, le fait que les marques des parties puissent coexister dans des registres de marques de commerce étrangers ne lie pas le registraire, puisque les enregistrements dans d’autres administrations sont fondés sur la procédure et le droit étrangers, tel qu’établi par le registraire dans Quantum Instruments Inc c Elinca SA (1995), 60 CPR (3d) 264 :

[traduction]

Comme autre circonstance de l’espèce concernant la question de la confusion, le requérant a produit une preuve établissant que des enregistrements ont été obtenus par les deux parties en Grande-Bretagne et aux États-Unis d’Amérique à l’égard des marques de commerce QUANTA et QUANTUM. Toutefois, ainsi qu’il a été souligné […] dans Haw Par Brothers International Ltd. c. Canada (Registraire des marques de commerce) (1979), 48 C.P.R. (2d) 65 (C.F. 1^re inst.), à la p. 68, on ne peut guère tirer de conclusions du fait que les marques de commerce en cause coexistent dans d’autres juridictions […] le registraire doit fonder sa décision sur les normes canadiennes, en tenant compte de la situation qui prévaut au Canada. De plus, dans Sun-Maid Growers of California c. Williams & Humbert Ltd. (1981), 54 C.P.R. (2d) 41 (C.F. 1^re inst.), à la p. 49, [la Cour] a fait observer qu’« on ne peut attacher d’importance à l’omission de s’opposer à des enregistrements dans d’autres juridictions puisque de telles actions sont, nécessairement, entièrement fondées sur le droit et la procédure qui prévalent à l’étranger ». En outre, bien que le requérant ait invoqué la preuve de la coexistence des marques de commerce en cause aux registres de la Grande-Bretagne et des États-Unis d’Amérique, aucune preuve de la coexistence des marques de commerce en cause sur le marché de l’un ou l’autre de ces pays n’a été présentée […] Par conséquent, cette preuve ne m’apparaît pas convaincante en l’espèce.

[59] De plus, comme dans l’affaire Quantum, aucune preuve de la coexistence des marques de commerce en cause sur le marché dans ces pays étrangers n’a été produite.

[60] Compte tenu de ce qui précède, je ne crois pas qu’il soit nécessaire d’examiner les observations de chaque partie concernant la Pièce D jointe à l’affidavit Covell, qui comprend une copie des observations présentée par l’Opposante au United States Patent and Trademark Office (USPTO) en réponse à une décision finale rendue à l’égard de la demande d’enregistrement de marque de commerce n^o 79,196,13, et l’affidavit Sévigny, produit en contre-preuve en l’espèce et comprenant une copie d’une autre décision finale rendue par l’USPTO en réponse à la réponse de l’Opposante à la décision finale datée du 17 mai 2017. Quoi qu’il en soit, je note que ces observations portent essentiellement sur le degré de ressemblance entre les marques de commerce des deux parties et ne modifient pas mes conclusions ci-dessus concernant le facteur de l’article 6(5)e) [voir aussi Molson Breweries c Labatt Brewing Co (1996), 68 CPR (3d) 202 (CF 1^re inst), où la Cour a statué que, indépendamment des positions antérieures d’une partie, je dois déterminer la confusion conformément à la loi et à la jurisprudence pertinente].

[61] En ce qui concerne les enregistrements canadiens n^o LMC877589 et n^o LMC889571 existants de la Requérante pour sa marque nominale et son dessin-marque NITRO CIRCUS, respectivement, je note d’abord qu’ils ont été modifiés par le registraire le 6 octobre 2022 dans le cadre d’une procédure en vertu de l’article 45 [conformément à la décision BCF s.e.n.c.r.l./BCF LLP c Nitro Circus IP Holdings LP, Limited Partnership Delaware, 2022 COMC 196]. Plus particulièrement, les états déclaratifs des produits et services visés par ces enregistrements se lisent maintenant comme suit :

LMC877589

[traduction]

(1) Films téléchargeables par l’intermédiaire de DVD dont le contenu a trait aux sports d’action et aux évènements connexes, nommément course d’automobiles et de camions sur route et hors route, course de motocross et de supercross, parachutisme, saut de falaise, plongeon depuis une falaise, planche à neige, BMX, ski, surf, planche nautique et autres sports.

(2) Vêtements, nommément-chemises, pulls d’entraînement à capuchon, casquettes et chapeaux.

(1) Services de divertissement, à savoir organisation, exécution et compétition dans des rassemblements de sports d’action nommément rassemblements de motocross et de BMX; distribution et édition de films; production de films cinématographiques.

LMC889571

[traduction]

(1) Films téléchargeables par l’intermédiaire de DVD dont le contenu a trait aux sports d’action et aux évènements connexes, nommément course d’automobiles et de camions sur route et hors route, course de motocross et de supercross, parachutisme, saut de falaise, plongeon depuis une falaise, planche à neige, BMX, planche à roulettes, ski, surf, planche nautique et autres sports.

(2) Vêtements, nommément-chemises, pulls d’entraînement à capuchon, casquettes et chapeaux.

(1) Services de divertissement, à savoir organisation, exécution et compétition dans des rassemblements de sports d’action nommément rassemblements de motocross et de BMX; distribution et édition de films; production de films cinématographiques.

[62] Ensuite, bien que les Produits visés par la Demande soient liés d’une certaine façon aux services visés par les enregistrements de la Requérante et pourraient être considérés comme une extension de l’entreprise principale de la Requérante, je suis réticente à accorder un poids important à l’existence de ces deux enregistrements, puisqu’il est bien établi que l’article 19 de la Loi ne confère pas au propriétaire d’un enregistrement le droit automatique d’obtenir l’enregistrement d’autres marques, même si ces marques sont étroitement liées à la marque déposée originale [voir Groupe Lavo Inc c Procter & Gamble Inc (1990), 32 CPR (3d) 533, à la p. 538 (COMC); Coronet-Werke Heinrich Schlerf GmbH c Produits Ménagers Coronet Inc (1985), 4 CPR (3d) 108, à la p. 115 (COMC)], ainsi que pour les raisons examinées ci-dessous dans mon examen de l’autre circonstance de l’espèce relative à la mesure dans laquelle la Marque est devenue connue en liaison avec l’entreprise principale de la Requérante.

Absence de cas de confusion réelle

[63] Dans ses observations écrites, la Requérante soutient qu’aucune preuve de confusion réelle n’a été produite par l’Opposante en l’espèce, et que M. Edwards déclare, au paragraphe 63 de son affidavit, qu’il n’est au courant d’aucun cas de confusion réelle causé par l’emploi de la Marque et de la marque de commerce NITRO de l’Opposante au Canada ou dans tout autre pays.

[64] Une conclusion négative concernant la probabilité de confusion peut être tirée lorsque la preuve d’emploi concurrent des marques de commerce des parties est significative et qu’aucune preuve de confusion n’a été fournie par l’opposant [Christian Dior SA c Dion Neckwear Ltd, 2002 CAF 29 (CanLII), 20 CPR (4th) 155, au para 19]. Compte tenu des imprécisions susmentionnées dans mon examen de l’affidavit Edwards, je ne suis pas convaincue qu’il y ait une preuve d’emploi concurrent significatif en l’espèce en ce qui a trait aux Produits visés par la Demande de la Requérante. Par conséquent, je ne suis pas disposée à accorder un poids important à cette circonstance de l’espèce.

Mesure dans laquelle la Marque est devenue connue en liaison avec l’entreprise principale de la Requérante

[65] Comme je l’ai indiqué ci-dessus, j’accepte également que la Marque soit devenue connue au Canada dans une mesure importante en liaison avec la production de films, de documentaires et d’événements de tournées en direct, en particulier ceux qui présentent [traduction] « tout ce qui peut être sur roues ». Cela dit, en l’absence d’une preuve plus précise de ventes des Produits, ce facteur n’est pas déterminant et ne permet pas nécessairement de conclure que les consommateurs sont en mesure de distinguer la source des produits de l’Opposante vendus en liaison avec sa marque de commerce des Produits vendus en liaison avec la Marque, compte tenu du chevauchement entre ces Produits et les planches à neige.

Conclusion concernant le motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)d)

[66] Comme il est indiqué ci-dessus, la Requérante a le fardeau ultime d’établir, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’y a aucune probabilité raisonnable de confusion quant à la source des produits des parties. En raison du fardeau qui incombe à la Requérante, si, après avoir évalué l’ensemble de la preuve, l’on ne peut en venir à une conclusion déterminante, la question doit être tranchée à l’encontre de la Requérante [voir John Labatt, précité].

[67] Après avoir tenu compte de toutes les circonstances de l’espèce, j’arrive à la conclusion que la probabilité de confusion est également partagée entre une conclusion de confusion et une conclusion d’absence de confusion. Plus précisément, compte tenu du chevauchement dans la nature des produits, les voies de commerce et le public cible, ainsi que du degré de ressemblance entre les marques, la Requérante n’a pas démontré qu’un consommateur ordinaire qui voit la marque en liaison avec les produits visés par la Demande et qui n’a qu’un souvenir imparfait de la marque de commerce de l’Opposante ne conclurait pas, sous l’angle de la première impression, que les Produits sont vendus par le propriétaire de l’enregistrement pour la marque NITRO ou autrement proviennent de celui-ci, ou qu’ils approuvés, autorisés ou appuyés par le propriétaire de l’enregistrement pour la marque NITRO. En effet, je ne suis pas convaincue que la Requérante ait suffisamment distingué sa Marque de la marque NITRO de planches à neige établie par l’Opposante. Bien que je reconnaisse que les consommateurs qui connaissent la Marque et son lien avec l’entreprise principale de la Requérante pourraient considérer les Produits comme une extension de l’entreprise principale de la Requérante, je ne suis pas convaincue que la preuve au dossier établit que la Marque est devenue connue auprès des consommateurs pertinents dans une telle mesure que cela fait pencher la balance des probabilités en faveur de la Requérante, d’autant plus que la confusion est considérée comme une question de première impression. Si la preuve de la Requérante avait démontré de façon concluante la coexistence des marques de commerce des parties en ce qui a trait aux Produits visés par la Demande, j’aurais pu en venir à une conclusion différente.

[68] Par conséquent, le motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)d) est accueilli.

Absence de droit à l’enregistrement de la Requérante en vertu de l’article 16 de la Loi

[69] L’Opposante a fait valoir que la Requérante n’est pas la personne qui a droit à l’enregistrement de la Marque parce qu’à la date de production de la Demande, la Marque créait de la confusion avec :

• la marque de commerce NITRO de l’Opposante, qui a été employée antérieurement au Canada en liaison tant avec les produits visés par l’enregistrement de l’Opposante décrits comme des [traduction] « Articles et matériel sport, nommément planches à neige » qu’avec les produits visés par la Demande décrits comme des « Sacs à dos; sacs de sport; sacs à chaussures de sport; cuir et imitations du cuir; malles et valises de voyage; sellerie[;] Sacs de snowboard; sacs de planches à roulettes » [article 16(1)a) de la Loi];
• le nom commercial Nitro AG (ou la version française de celui-ci, à savoir Nitro SA) de l’Opposante, qui a également été employé antérieurement au Canada par l’Opposante [article 16(1)c) de la Loi];
• la marque de commerce NITRO de l’Opposante à l’égard de laquelle la demande n^o 1,794,248 en instance avait produite antérieurement [article 16(1)b) de la Loi].

[70] J’examinerai d’abord les motifs d’opposition sur l’absence de droit à l’enregistrement en raison d’un emploi antérieur.

Motifs d’opposition fondés sur les articles 16(1)a) et c)

[71] Afin de s’acquitter du fardeau initial qui lui incombe en vertu des articles 16(1)a) et c) de la Loi, l’Opposante doit démontrer qu’à la date de production de la Demande (en l’espèce, la date de priorité est le 26 février 2016), sa marque de commerce et son nom commercial avaient été employés antérieurement au Canada et n’avaient pas été abandonnés à la date de l’annonce de la Demande [article 16(3) de la Loi]. À cet égard, et comme l’a fait remarquer le registraire dans Olive Me Inc, et al c 1887150 Ontario Inc, 2020 COMC 26, l’article 16 de la Loi n’exige pas que l’opposant établisse un certain niveau d’emploi ou de réputation. Si l’opposant démontre que son emploi satisfait aux exigences de l’article 4 de la Loi, qu’il a eu lieu avant la date de production et que sa marque de commerce (ou son nom commercial) n’avait pas été abandonnée à la date de l’annonce de la demande du requérant, l’opposant se sera acquitté de son fardeau de démontrer l’emploi antérieur aux fins d’une opposition en vertu de l’article 16 de la Loi, même si cette preuve est limitée à une vente ou à un événement unique, dans la pratique normale du commerce [766705 Canada Inc c 9301-7671 Québec Inc, 2015 COMC 150].

[72] Selon mon examen ci-dessus de l’affidavit Späth, j’accepte que l’Opposante se soit acquittée de son fardeau en ce qui a trait à ses produits [traduction] « planches à neige » visés par l’enregistrement.

[73] Toutefois, pour les raisons expliquées ci-dessus au paragraphe 27 de ma décision, je ne suis pas convaincue que l’Opposante se soit acquittée de son fardeau à l’égard de ses produits non visés par son enregistrement décrits comme des [traduction] « Sacs à dos; sacs de sport; sacs à chaussures de sport; cuir et imitations du cuir; malles et valises de voyage; sellerie[;] Sacs de snowboard; sacs de planches à roulettes ».

[74] De même, je ne suis pas convaincue que l’Opposante ait prouvé de façon concluante l’emploi de ses noms commerciaux Nitro AG ou Nitro SA au Canada en date du 26 février 2016 ou à tout moment.

[75] Il incombe donc à la Requérante d’établir, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’existe aucune probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et la marque de commerce NITRO de l’Opposante en ce qui a trait aux planches de neige.

[76] La différence entre les dates pertinentes n’a aucune incidence importante sur ma conclusion concernant le motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)d), comme discuté ci-dessus. À cet égard, même si la preuve tirée des pages Web des détaillants de l’Opposante est datée du « 25/02/2020 », c’est-à-dire après la date pertinente, le registraire peut tenir compte de cette preuve, puisqu’elle peut indiquer une situation qui existait à la date pertinente [voir, par exemple, George Weston Ltd c Corporate Foods Ltd (1988), 19 CPR (3d) 566 (COMC)]. Cela dit, je note en passant que le nombre d’enregistrements pertinents de tiers susmentionnés dans mon examen de la preuve de l’état du registre est encore moins élevé lorsqu’ils sont considérés à la date de production de la Demande. Par conséquent, pour des raisons semblables à celles exprimées dans l’analyse ci-dessus, j’arrive à la même conclusion concernant la probabilité de confusion que celle que j’ai tirée à l’égard du motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)d).

[77] Ce motif d’opposition est donc accueilli.

Motif d’opposition fondé sur l’article 16(1)b)

[78] Afin de s’acquitter de son fardeau initial en vertu de l’article 16(2)b) de la Loi, l’Opposante doit établir que sa demande n^o 1,794,248 avait été produite avant la date de production de la Demande (à savoir le 26 février 2016) et qu’elle n’avait pas été abandonnée à la date de l’annonce de la Demande (le 10 juillet 2019) [article 16(2) de la Loi]. Le registraire a le pouvoir discrétionnaire de consulter le registre pour confirmer l’existence de la demande invoquée par un opposant [voir Quaker Oats of Canada Ltd/La Compagnie Quaker Oats du Canada Ltée c Menu foods Ltd (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)].

[79] J’ai exercé ce pouvoir discrétionnaire, et je confirme que la demande n^o 1,794,248 de l’Opposante, produite au Canada le 3 août 2016, revendique la priorité d’une demande correspondante produite en Suisse le 8 février 2016 (qui est antérieure à la date de priorité du 26 février 2016 de la Requérante), et que la demande canadienne demeure en instance.

[80] Par conséquent, la Requérante doit établir, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’y avait aucune probabilité raisonnable de confusion entre la Marque, employée en liaison avec les Produits, et la marque de commerce NITRO de l’Opposante, employée en liaison avec les produits décrits comme des « Sacs à dos; sacs de sport; sacs à chaussures de sport; cuir et imitations du cuir; malles et valises de voyage; sellerie[;] Sacs de snowboard; sacs de planches à roulettes », à la date de production de la Demande.

[81] Bien que le test en matière de confusion demeure le même, mon analyse des facteurs de l’article 6(5) diffère légèrement, en ce sens qu’il n’y a aucune preuve que la marque de commerce de l’Opposante a été employée ou est devenue connue dans une certaine mesure au Canada en liaison avec la variété de sacs visés par la Demande à la date de production de la Demande. En ce qui concerne le genre des produits et la nature du commerce, je conclus que les arguments suivants soulevés dans les observations écrites de la Requérante ne sont pas convaincants :

[traduction]

Les produits visés par la demande n^o 1,794,248 de l’Opposante […] appartiennent en grande partie à la classe 18, tandis que les [Produits de la Requérante] appartiennent à la classe 28. En ce qui concerne les produits « sacs de planches à roulettes », […] il n’y a aucune preuve quant aux voies de commercialisation par lesquelles ces produits seraient prétendument vendus. Bien que l’Opposante invite l’agent d’audience à conclure que ces « sacs de planches à roulettes » seraient vendus à côté de planches à roulettes et d’autres produits visés par la Demande, il n’y a aucune preuve à cet effet, et certainement aucune se rapportant aux produits [traduction] « rampes et obstacles de planche à roulettes, de patin à roues alignées et d’échasse sauteuse ».

[82] Comme il a été souligné ci-dessous, l’article 6(2) de la Loi n’exige pas que les produits des parties soient vendus côte à côte ni qu’ils soient de la même catégorie générale. De plus, bien que je reconnaisse que la déclaration sous serment de M. Späth au paragraphe 36 de son affidavit, selon laquelle « [i]l va sans dire que des sacs de planches à roulettes et des planches à roulettes (skateboards) sont typiquement vendus côte-à-côte dans les mêmes magasins », n’est pas étayé par des pièces corroborantes, je ne vois aucune raison de ne pas accorder de poids à cette déclaration non contredite. En fait, en l’absence de preuve contraire, je conclus que les sacs de planches à roulettes de l’Opposante sont complémentaires aux Produits de la Requérante, en particulier ceux décrits comme des planches à roulettes, et qu’il y a un chevauchement possible entre les Produits de la Requérante et les sacs de planches à roulettes de l’Opposante, et dans leurs voies de commercialisation correspondantes.

[83] Enfin, en ce qui concerne les autres circonstances de l’espèce, ma conclusion ci-dessus concernant la mesure dans laquelle la Marque est devenue connue en liaison avec l’entreprise principale de la Requérante demeure applicable au présent motif d’opposition. Cela dit, je conclus que la mesure dans laquelle la marque de commerce NITRO de l’Opposante est devenu connue en liaison avec ses planches à neige doit également être prise en compte comme autre circonstance de l’espèce en vertu du présent motif d’opposition. En effet, compte tenu de l’affidavit Späth dans son ensemble, y compris les chiffres de ventes de planches à neige fournis par l’Opposante pour chacune des années 2011 à la date de signature de l’affidavit Späth, je conclus que la mesure dans laquelle la marque de commerce de l’Opposante est devenue connue en liaison avec des planches à neige demeure importante à la date pertinente aux fins de l’évaluation du présent motif d’opposition. Cela étant dit, je conclus que cela renforce l’argument de l’Opposante compte tenu du chevauchement existant entre les planches à neige de l’Opposante et les Produits de la Requérante, comme discuté ci-dessus dans l’évaluation du motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)d).

[84] Compte tenu de tout ce qui précède, je conclus, au mieux pour la Requérante, que la prépondérance des probabilités quant à la probabilité de confusion entre la Marque et la marque de commerce de l’Opposante est également équilibrée. Bien que je reconnaisse que les consommateurs qui connaissent la Marque et son lien avec l’entreprise principale de la Requérante pourraient considérer les Produits comme une extension de l’entreprise principale de la Requérante, je ne suis pas convaincue que la preuve au dossier établit que la Marque est devenue connue auprès des consommateurs pertinents dans une telle mesure que cela fait pencher la balance des probabilités en faveur de la Requérante, d’autant plus que la confusion est évaluée comme une question de première impression. Si la preuve de la Requérante avait démontré de façon concluante la coexistence des marques de commerce des parties en ce qui a trait aux Produits visés par la Demande, j’aurais pu en venir à une conclusion différente.

[85] Par conséquent, le motif d’opposition fondé sur l’article 16(1)b) est accueilli.

Absence de caractère distinctif de la Marque en vertu de l’article 2 de la Loi

[86] L’Opposante a fait valoir que la Marque n’est pas distinctive, en ce sens qu’elle n’est pas adaptée pour distinguer et ne distingue pas réellement les Produits de la Requérante du nom commercial Nitro AG (ou la version française de celui-ci, Nitro SA) de l’Opposante et de sa marque de commerce NITRO qui a été employée au Canada en liaison avec les planches à neige et les sacs de l’Opposante.

[87] Afin de s’acquitter de son fardeau initial à l’appui du motif d’opposition fondé sur l’absence de caractère distinctif, l’Opposante doit démontrer qu’à la date de production de sa déclaration d’opposition, sa marque de commerce ou ses noms commerciaux susmentionnés étaient connus au Canada en liaison avec les produits et services pertinents dans une certaine mesure, ayant acquis une réputation « importante, significative ou suffisante » au point d’annuler le caractère distinctif de la Marque, ou, sinon, étaient « bien connu[s] dans une région particulière du Canada » [Motel 6, Inc c No 6 Motel Ltd (1981), 56 CPR (2d) 44 (CF 1^re inst); Bojangles’ International LLC c Bojangles Café Ltd, 2006 CF 657, au para 33]. À cet égard, la preuve de l’opposant n’est pas limitée à la vente de produits ou de services au Canada. Elle peut également être fondée sur la preuve de la connaissance ou de la réputation de la marque de commerce de l’opposant, y compris celle qui est diffusée par le bouche-à-oreille ou par des articles de journaux et de magazines [Motel 6, Inc c No 6 Motel Ltd, précité, aux p. 58 et 59].

[88] Je n’ai aucun problème à conclure que l’Opposante s’est acquittée de son fardeau en ce qui a trait à ses planches à neige. Toutefois, compte tenu des imprécisions notées ci-dessus dans mon examen du facteur de l’article 6(5)a) relativement au motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)d), je ne suis pas convaincue que la preuve de l’Opposante démontre de manière concluante que sa marque de commerce NITRO employée en liaison avec les sacs de l’Opposante avait une réputation qui était « importante, significative ou suffisante » au Canada au point d’annuler le caractère distinctif de la Marque, ou, sinon, que la marque de commerce de l’Opposante était « bien connue dans une région particulière du Canada », comme l’exige Bojangles, précité. L’Opposante ne s’est pas non plus acquittée de son fardeau initial en ce qui en ce qui a trait à l’un ou l’autre de ses noms commerciaux Nitro AG ou Nitro SA.

[89] Par conséquent, il incombe à la Requérante de démontrer que sa Marque est adaptée pour distinguer ou distingue réellement les Produits visés par la Demande des planches à neige de l’Opposante [Muffin Houses Incorporated c The Muffin House Bakery Ltd (1985), 4 CPR (3d) 272 (COMC)].

[90] Je considère que la différence entre les dates pertinentes n’a aucune incidence importante sur ma conclusion concernant le motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)d), comme discuté ci-dessus. Par conséquent, pour des raisons semblables à celles exprimées dans l’analyse ci-dessus, j’arrive à la même conclusion concernant la probabilité de confusion que celle que j’ai tirée concernant le motif d’opposition fondé sur l’article 12(1)d).

Décision

[91] En vertu des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu de l’article 63(3) de la Loi, je rejette la Demande selon les dispositions de l’article 38(12) de la Loi.

___________________________

Annie Robitaille

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

Traduction certifiée conforme

Anne Laberge, trad. a.

 

Le français est conforme aux WCAG.

Comparutions et agents inscrits au dossier

Aucune audience tenue

AGENTS AU DOSSIER

Pour l’Opposante : BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP

Pour la Requérante : Gowling WLG (Canada) LLP