Contenu de la décision
Office de la propriété intellectuelle du Canada
LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
Référence : 2023 COMC 104
Date de la décision : 2023-06-19
[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
DANS L’AFFAIRE D’UNE PROCÉDURE EN VERTU DE L’ARTICLE 45
Partie requérante : FeraDyne Outdoors, LLC
Propriétaire inscrite : Bass Pro Intellectual Property, L.L.C.
Enregistrement : LMC948,038 pour AE Logo
Introduction
[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en application de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T‐13 (la Loi) à l’égard de l’enregistrement no LMC948,038 pour la marque de commerce AE Logo (la Marque) et appartient à Bass Pro Intellectual Property, L.L.C. (la Propriétaire), reproduite ci-dessous :
[2] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l’enregistrement doit être modifié afin de supprimer [traduction] « pointes de flèche » et [traduction] « porte-moulinets ».
La procédure
[3] À la demande de FeraDyne Outdoors, LLC (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a émis un avis à la Propriétaire en vertu de l’article 45 de la Loi le 5 juillet 2021.
[4] L’avis enjoignait à la Propriétaire d’indiquer, à l’égard de chacun des produits spécifiés dans l’enregistrement, si la Marque a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l’avis et, dans la négative, qu’elle précise la date à laquelle la Marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour démontrer l’emploi est du 6 juillet 2018 au 5 juillet 2021.
[5] La Marque est enregistrée en vue d’un emploi en liaison avec les produits suivants : [traduction] « moulinets de pêche à l’arc, arcs, flèches, pointes de flèche, lignes à pêche à l’arc, porte-moulinets. »
[6] La définition pertinente d’« emploi » en l’espèce est énoncée à l’article 4 de la Loi comme suit :
[7] Il est généralement admis que le niveau de preuve requis pour établir l’emploi dans le cadre de la présente procédure est peu élevé [Woods Canada Ltd c Lang Michener (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1re inst)] et qu’il n’est pas nécessaire de produire une surabondance d’éléments de preuve [Union Electric Supply Co Ltd c Registraire des marques de commerce (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1re inst)]. Il n’en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des produits spécifiés dans l’enregistrement pendant la période pertinente.
[8] En réponse à l’avis du registraire, la Propriétaire a fourni l’affidavit de Marsha Green, parajuriste au service de la propriété intellectuelle de Bass Pro L.L.C. (Bass Pro), assermentée le 7 février 2022. Seule la Propriétaire a présenté des observations écrites. Les deux parties ont été représentées lors d’une audience.
La preuve
[9] Mme Green déclare que Bass Pro et la Propriétaire sont tous deux des filiales directes ou indirectes de Great Outdoors Group, LLC, et que le Propriétaire a concédé à Bass Pro le droit d’employer des marques de commerce, y compris la Marque. Elle déclare qu’en vertu de cette licence, la Propriétaire a toujours exercé et continue d’exercer un contrôle sur la nature et la qualité des produits enregistrés.
[10] Mme Green joint aux Pièces B à E [traduction] « une image illustrant la façon dont la Marque est apposée sur ce produit ou un exemple de la façon dont la Marque est employée en liaison avec ce produit sur le site Web www.basspro.com tel qu’il est présenté aux clients canadiens et par l’intermédiaire duquel il a été acheté au cours de la période pertinente. » Elle associe les images des Pièces B, C, D et E aux produits [traduction] « moulinets de pêche à l’arc », [traduction] « arcs », [traduction] « flèches, y compris les pointes de flèche » et [traduction] « lignes à pêche à l’arc », respectivement. Elle confirme que ces images sont représentatives de la façon dont la Marque a été employée tout au long de la période pertinente. Elle joint également un tableau indiquant les chiffres de vente au Canada au cours de la période pertinente pour les produits [traduction] « moulinets de pêche à l’arc », [traduction] « arcs », [traduction] « flèches, y compris les pointes de flèche » et [traduction] « lignes à pêche à l’arc ». Bien que seulement une ou deux ventes soient détaillées pour chaque produit, Mme Green atteste que [traduction] « malgré leur valeur relativement faible en dollars », les ventes [traduction] « constituaient de véritables transactions commerciales dans la pratique normale du commerce avec des acheteurs situés au Canada. »
Motifs de la décision
Question préliminaire : preuve par ouï-dire
[11] La Partie requérante soutient que le témoignage de Mme Green, en particulier ses déclarations concernant la licence conclue entre Bass Pro et la Propriétaire, constitue une preuve par ouï-dire. En particulier, la Partie requérante soutient qu’en déclarant que [traduction] « [la Propriétaire] et Bass Pro sont tous deux des filiales directes ou indirectes de Great Outdoors Group, LLC », Mme Green n’est pas certaine de la relation qui existe entre la Propriétaire et Bass Pro, ou cherche délibérément à obscurcir la nature de leur relation, et qu’une conclusion défavorable doit être tirée au sujet de la fiabilité de son témoignage. Étant donné que Mme Green ne déclare pas qu’elle était personnellement responsable du contrôle de la nature ou de la qualité des produits enregistrés employés par Bass Pro, la Partie requérante soutient qu’il convient de tenir ses déclarations pour du ouï-dire.
[12] J’estime que ces observations sont dénuées de tout fondement. Mme Green déclare clairement ce qui suit au paragraphe 2 de son affidavit :
Je suis responsable de tous les aspects liés à la propriété intellectuelle, notamment les marques commerciales, de Bass Pro et des entités liées, y compris [la Propriétaire], ainsi que de l’emploi quotidien de ces marques commerciales par ces entités, en travaillant avec les membres de l’équipe sur les questions juridiques liées à l’emballage et à la conformité des produits exclusifs. Par conséquent, j’ai une connaissance directe de l’objet du présent affidavit. Dans le cadre de mes responsabilités ordinaires, j’ai accès aux documents commerciaux de Bass Pro et de [la Propriétaire]. Je souscris le présent affidavit sur la base de ces documents commerciaux, ainsi que de mes connaissances personnelles et d’autres documents que j’ai préparés et conservés dans le cadre de l’exercice de mes responsabilités. [je souligne]
[13] Étant donné que Mme Green a clairement déclaré qu’elle avait une connaissance directe de l’objet de l’affidavit et qu’elle avait accès aux documents commerciaux de Bass Pro et de la Propriétaire, son témoignage, y compris celui concernant les conditions de la licence entre les deux entités, ne constitue pas du ouï-dire.
Emploi dans le cadre d’une licence
[14] La Partie requérante soutient que la preuve de la Propriétaire n’établit pas que l’emploi de la Marque par Bass Pro reviendrait à la Propriétaire en vertu de l’article 50 de la Loi. À cet égard, il est bien établi qu’un propriétaire d’une marque de commerce dispose essentiellement de trois méthodes pour démontrer qu’il exerce le contrôle prévu par l’article 50(1) de la Loi : premièrement, attester explicitement qu’il exerce effectivement le contrôle prévu; deuxièmement, produire des preuves démontrant qu’il exerce effectivement le contrôle nécessaire; ou troisièmement, produire une copie du contrat de licence qui prévoit l’exercice d’un tel contrôle [Empresa Cubana Del Tobaco Trading c Shapiro Cohen, 2011 CF 102, au para 84]. La Partie requérante soutient que la déclaration sous serment de Mme Green selon laquelle la Propriétaire exerce le contrôle exigé est insuffisante pour démontrer le contrôle parce que, comme c’était le cas dans la décision du registraire en appel dans l’affaire Empresa Cubana, les déclarations de Mme Green concernant la licence conclue entre Bass Pro et la Propriétaire constituent une preuve par ouï-dire.
[15] Toutefois, je fais remarquer que la preuve jugée comme étant du ouï-dire dans la décision Empresa Cubana du registraire provenait d’une personne qui n’était affiliée ni au concédant ni au licencié, et qui n’a pas indiqué sur quoi reposait sa connaissance de l’accord de licence décrit dans son affidavit. En revanche, Mme Green est affiliée à la fois à la Propriétaire et à Bass Pro et a clairement indiqué sur quoi reposait sa connaissance des faits décrits dans son affidavit. Étant donné que ses déclarations ne constituent pas des ouï-dire, comme nous l’avons vu plus haut, j’estime que sa déclaration sous serment explicite selon laquelle la Propriétaire exerce un contrôle sur la nature et la qualité des produits vendus par Bass Pro est suffisante pour établir que cet emploi a profité à la Propriétaire au sens de l’article 50 de la Loi. À cet égard, je ne considère pas comme pertinent le fait que Mme Green puisse ne pas avoir personnellement exercé un tel contrôle, comme le suggère la Partie requérante.
Pratique normale du commerce
[16] La Partie requérante soutient que la preuve de la Propriétaire n’établit pas que les ventes décrites dans l’affidavit Green ont eu lieu dans la pratique normale du commerce. À cet égard, la Partie requérante fait remarquer que dans l’arrêt Quarry Corp c Bacardi & Co (1999), 86 CPR (3d) 127 (CAF), la Cour d’appel fédérale a jugé qu’une seule vente « dissociée de tout contexte » [au para 2] n’est pas suffisante pour démontrer un transfert dans le cadre de la pratique normale du commerce. Selon la Partie requérante, Mme Green se contente d’affirmer, sans le démontrer, que les transferts ont eu lieu dans la pratique normale du commerce [invoquant Wallace c Geoservices (1988), 19 CPR (3d) 561 (COMC), et Sim & McBurney c Majdell Manufacturing Co (1986), 11 CPR (3d) 306 (CF 1re inst)].
[17] Dans les affaires Geoservices et Majdell invoquées par la Partie requérante, il est établi qu’il incombe au propriétaire d’exposer des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que toute vente attestée s’est déroulée dans la pratique normale du commerce. À mon avis, l’affidavit Green expose suffisamment de faits pour me permettre de tirer une telle conclusion. Je fais remarquer que les déclarations de fait sous serment dans un affidavit ne doivent pas être considérées comme de simples allégations, comme le suggère la Partie requérante, mais doivent être acceptées à leur juste valeur et doivent se voir accorder une crédibilité substantielle dans une procédure en vertu de l’article 45 [Oyen Wiggs Green & Mutala LLP c Atari Interactive Inc, 2018 COMC 79, au para 25]. À cet égard, Mme Green a attesté que la pratique normale du commerce de Bass Pro consiste notamment en la vente de ses produits au Canada par l’entremise de son site Web, et que les transactions canadiennes énoncées dans son affidavit sont des ventes effectuées par l’entremise de ce site Web. Ainsi, bien que le volume des ventes soit faible, les ventes ne sont pas « dissociées de tout contexte ». Étant donné que Mme Green décrit clairement la pratique normale du commerce de la Propriétaire et atteste que les ventes énumérées ont été réalisées par l’entremise du site Web basspro.com et [traduction] « constituaient de véritables transactions commerciales dans la pratique normale du commerce avec des acheteurs situés au Canada », j’accepte le fait que ces transactions ont été réalisées selon le modèle décrit par Mme Green, qu’elles ont été effectuées dans la pratique normale du commerce et qu’il s’agissait d’achats au Canada, au sens du paragraphe 4(1) et de l’article 45 de la Loi.
[18] Étant donné que les Pièces B, C et E établissent que la Marque était apposée directement sur les produits [traduction] « moulinets de pêche à l’arc », [traduction] « arcs » et [traduction] « lignes à pêche à l’arc », respectivement, et étant donné que Mme Green a confirmé que la Marque était apposée de cette manière tout au long de la période pertinente, je suis convaincu que la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque en liaison avec les produits [traduction] « moulinets de pêche à l’arc », [traduction] « arcs » et [traduction] « lignes à pêche à l’arc » au sens des articles 4(1) et 45 de la Loi.
Flèches et pointes de flèche
[19] Dans son affidavit, Mme Green énumère deux ventes canadiennes de [traduction] « flèches, y compris les pointes de flèche » et, à titre de Pièce D, elle joint une capture d’écran du site Web basspro.com sur laquelle apparaît ce qui semble être une flèche, avec la Marque figurant dans la section d’information « product details » [détails sur le produit] au-dessous. Je suis d’accord avec la Propriétaire sur le fait que la présentation de la Marque de cette manière sur le site Web à partir duquel les produits sont achetés serait suffisante pour établir l’avis de liaison nécessaire entre la Marque et ces produits [voir McMillan LLP c Neogen Corp, 2013 COMC 187, au para 14; M Capewell & Associates Inc c Bollinger Industries, Inc, 2022 COMC 222, au para 22].
[20] La Propriétaire soutient que cette preuve est suffisante pour démontrer l’emploi de la Marque en liaison avec les [traduction] « flèches » et les [traduction] « pointes de flèche ». Je suis d’accord avec la Propriétaire pour dire que rien dans la Loi n’exige qu’une marque de commerce soit employée en liaison avec un produit « indépendant »; l’emploi au sens de la Loi peut être établi lorsqu’une marque est employée en liaison avec une composante d’un produit fini [voir Gowling, Strathy & Henderson c Tundra Knitwear Ltd (2001), 13 CPR (4th) 559 (COMC), au para 7; Gowling WLG (Canada) LLP c Pelican International Inc, 2016 COMC 144, aux para 16 et 18].
[21] Toutefois, dans la mesure où des pointes de flèche ont été vendues au cours de la période pertinente, la Propriétaire reconnaît qu’elles ne constituaient que des composantes des flèches représentées dans la preuve. En général, l’emploi démontré d’un produit spécifique ne peut servir à confirmer l’enregistrement de plusieurs produits; ayant distingué des produits particuliers dans l’enregistrement, la Propriétaire était tenue de fournir des preuves concernant chacun des produits énumérés en conséquence [voir John Labatt Ltd c Rainier Brewing Co (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)]; pour des conclusions similaires concernant les composantes ou les ingrédients, voir Ziaja Ltd c Jamieson Laboratories Ltd (2005), 50 CPR (4th) 237 (COMC), au para 10; McMillan LLP c Orange Brand Services Ltd, 2016 COMC 111, aux para 72 et 73; Fetherstonhaugh & Co c Les Montres Marciano Inc, 2020 COMC 70, au para 14]. Pour que la Propriétaire maintienne l’enregistrement des produits [traduction] « pointes de flèche », elle devait démontrer le transfert et les ventes de ces produits autrement qu’en tant que simples composantes de [traduction] « flèches ».
[22] Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincu que la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque en liaison avec les produits [traduction] « flèches » au sens des articles 4(1) et 45 de la loi. Toutefois, je ne suis pas convaincu que la Propriétaire ait démontré l’emploi de la Marque en liaison avec les produits [traduction] « pointes de flèche » au sens des articles 4(1) et 45 de la Loi. En l’absence de circonstances particulières justifiant ce défaut d’emploi, l’enregistrement sera modifié en conséquence.
Porte-moulinets
[23] Comme l’a fait remarquer la Partie requérante, l’affidavit de Mme Green ne mentionne pas spécifiquement les produits [traduction] « porte-moulinets » autrement que dans les énumérations des produits enregistrés au paragraphe 9 de son affidavit et dans une copie de l’enregistrement de la marque de commerce jointe à titre de Pièce A. Bien que Mme Green déclare de façon générale que Bass Pro a employé la Marque au Canada en liaison avec [traduction] « les produits », aucune mention spécifique des [traduction] « porte-moulinets » ne figure dans le tableau des ventes canadiennes de Bass Pro au cours de la période pertinente, pas plus que dans le reste de l’affidavit.
[24] La Propriétaire fait référence à la capture d’écran de la Pièce C du site Web basspro.com montrant un produit identifié par Mme Green comme étant un [traduction] « arc ». Comme le fait remarquer la Propriétaire, l’image semble montrer l’arc attaché à un [traduction] « moulinet de pêche à l’arc », semblable à celui représenté dans la Pièce B. Bien que l’image de la Pièce C soit coupée et ne permette pas de voir comment le moulinet est fixé à l’arc, la Propriétaire me demande d’en déduire que le moulinet est fixé à l’arc au moyen d’un [traduction] « porte-moulinet » et que ce produit a été vendu au cours de la période pertinente en tant que composante de l’arc. À cet égard, je me réfère à mes remarques ci-dessus concernant les produits constituant des composantes. En tout état de cause, je ne suis pas disposé à déduire, en l’absence de toute preuve concernant les [traduction] « porte-moulinets » fournie par la Propriétaire, qu’un [traduction] « porte-moulinet » serait vendu en tant que pièce constitutive du produit en question.
[25] Par conséquent, je ne suis pas convaincu que la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque en liaison avec les produits [traduction] « porte-moulinets » au sens des articles 4(1) et 45 de la Loi. En l’absence de circonstances particulières excusant ce défaut d’emploi, l’enregistrement sera modifié en conséquence.
Disposition
[26] Compte tenu de ce qui précède, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi et selon les dispositions de l’article 45 de la Loi, l’enregistrement sera modifié afin de supprimer [traduction] « pointes de flèche » et [traduction] « porte-moulinets » de l’enregistrement.
[27] L’enregistrement modifié sera libellé comme suit :
Moulinets de pêche à l’arc, arcs, flèches, lignes à pêche à l’arc
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Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada
Traduction certifiée conforme
Ali Alaoui Benhachem
Le français est conforme aux WCAG.
Comparutions et agents inscrits au dossier
DATE DE L’AUDIENCE : 2023-05-31
COMPARUTIONS
Pour la Partie requérante : Scott MacKendrick
Pour la Propriétaire inscrite : John Cotter
AGENTS AU DOSSIER
Pour la Partie requérante : Bereskin & Parr LLP/S.E.N.C.R.L., s.r.l.
Pour la Propriétaire inscrite : Osler, Hoskin & Harcourt LLP