Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2023 COMC 116

Date de la décision : 2023-07-11

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L’AFFAIRE D’UNE PROCÉDURE EN VERTU DE L’ARTICLE 45

Partie requérante : Mitsubishi Chemical Advanced Materials Naamloze Vennootschap

Propriétaire inscrite : Asahi Kasei Kabushiki Kaisha

Enregistrement : TMA380551 pour XYRON

Introduction

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en application de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T‑13 (la Loi) à l’égard de l’enregistrement n^o LMC380551, pour la marque de commerce XYRON (la Marque), appartenant à Asahi Kasei Kabushiki Kaisha (la Propriétaire).

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits [traduction] « plastiques et résines synthétiques » (parfois appelés ci-après les Produits XYRON).

[3] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l’enregistrement doit être maintenu.

Le dossier

[4] À la demande de Mitsubishi Chemical Advanced Materials Naamloze Vennootschap (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi le 22 décembre 2021 à la Propriétaire.

[5] L’avis enjoignait à la Propriétaire d’indiquer, à l’égard des produits visés par l’enregistrement, si la Marque a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant immédiatement la date de l’avis et, dans la négative, de préciser la date à laquelle la Marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. Lorsque le propriétaire n’établit pas l’emploi, l’enregistrement est susceptible d’être radié ou modifié, à moins que le défaut d’emploi ne soit en raison de circonstances spéciales.

[6] En réponse à l’avis du registraire, la Propriétaire a présenté une déclaration de son directeur général du Secteur des ventes et du marketing, Satoshi Inoue, assermentée le 16 mars 2022 (la Déclaration Inoue).

[7] Aucune des parties n’a produit d’observations écrites. Les deux parties étaient bien représentées à l’audience.

Analyse

[8] En l’espèce, la période pertinente pour démontrer l’emploi est du 22 décembre 2018 au 22 décembre 2021 (la Période pertinente).

[9] La définition pertinente d’« emploi » est énoncée à l’article 4(1) de la Loi comme suit :

Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[10] Il est bien établi que de simples allégations d’emploi d’une marque de commerce ne sont pas suffisantes pour établir l’emploi dans le contexte de la procédure prévue à l’article 45 [Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc (1980), 1980 CanLII 2739 (CAF), 53 CPR (2d) 62 (CAF)]. Bien que le niveau de preuve requis pour établir l’emploi dans le cadre de cette procédure soit peu élevé [Woods Canada Ltd c Lang Michener (1996), 1996 CanLII 17297 (CF), 71 CPR (3d) 477 (CF 1^re inst)] et qu’il ne soit pas nécessaire de produire une surabondance d’éléments de preuve [Union Electric Supply Co Ltd c le Registraire des marques de commerce (1982), 1982 CanLII 5195 (CF), 63 CPR (2d) 56 (CF 1^re inst)], il n’en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des produits spécifiés dans l’enregistrement pendant de la période pertinente [John Labatt Ltd c Rainier Brewing Co (1984), 80 CPR (2d) 228 (CAF)].

La preuve de la Propriétaire

[11] Dans sa déclaration, M. Inoue atteste essentiellement ce qui suit :

• La Propriétaire est une société japonaise qui fait des affaires au Canada sous divers noms de commerce, y compris Asahi, Asahi Kasei et Asahi Kasei Corporation [para 4].
• La propriétaire fabrique les Produits XYRON et contrôle la qualité et les caractéristiques des Produits XYRON. Pendant la Période pertinente, les Produits XYRON vendus au Canada ont été et sont toujours fabriqués par (i) la Propriétaire et (ii) Asahi Kasei Plastics North America, un fabricant local (ci-après Asahi North America) qui est un licencié de la Marque et fabrique les Produits XYRON conformément aux spécifications et aux normes de la Propriétaire. Plus particulièrement, en 2006, la Propriétaire et Asahi North America ont signé un contrat de licence confidentiel en matière de vente et de technologie pour les Produits XYRON, qui est toujours en vigueur et les dispositions sur les méthodes de fabrication de produits et le contrôle de la qualité font partie du contrat et sont respectées par Asahi North America [para 6].
• Les Produits XYRON sont vendus et ont été vendus au cours de la Période pertinente par la Propriétaire, Asahi North America, et par l’intermédiaire d’autres entreprises qui agissent à titre de distributeurs et qui vendent sur le marché canadien à des clients canadiens. Par exemple, Avient Distribution est un distributeur américain dont les principaux marchés sont les États-Unis, le Canada et le Mexique, et Avient Distribution a également un point de contact au Canada. La Propriétaire a livré pendant la période pertinente les Produits XYRON vendus au Canada à la demande d’Avient Distribution à l’entrepôt d’Avient Distribution au Canada qui, à son tour, a vendu les Produits XYRON aux clients situés au Canada [para 6].
• La Marque apparaît sur chaque feuille de données des Produits XYRON qui a été fournie aux clients canadiens pendant la Période pertinente afin de les informer des caractéristiques des Produits XYRON lorsqu’ils discutent de l’achat, afin de les aider à déterminer leurs choix et à commander les Produits XYRON [para 7].
• Les caractéristiques physiques de l’ingénierie de la résine sont essentielles et, par conséquent, les feuilles techniques sont systématiquement utilisées par les clients canadiens pour confirmer les caractéristiques physiques en fonction des feuilles techniques, pour déterminer la qualité à utiliser et pour acheter les Produits XYRON [italiques ajoutés]. Les clients reconnaissent et indiquent les Produits comme « XYRON » dans les feuilles de données techniques avant l’achat [para 7].
• La Propriétaire produit et diffuse également du matériel promotionnel lié aux Produits XYRON au Canada [para 15].
• Les montants approximatifs des ventes des Produits XYRON au Canada pendant la Période pertinente au cours des cinq dernières années sont les suivants. Étant donné que les expressions [traduction] « plastiques » et [traduction] « résines synthétiques » ont la même signification, le montant des ventes ne peut être divisé [para 21] :

[12] À l’appui des allégations ci-dessus, M. Inoue a joint à sa déclaration les pièces suivantes :

• Pièce MT-1 : [traduction] « échantillons de la feuille de données des Produits XYRON ». M. Inoue précise que ces feuilles de données sont représentatives ou très semblables aux feuilles de données utilisées par les clients au Canada en vue des commandes effectuées pour acheter les Produits XYRON pendant la Période pertinente. Il ajoute que ces feuilles sont légèrement modifiées et mises à jour de temps à autre lorsque des changements surviennent dans les renseignements, mais que les changements sont habituellement minimes et que la Marque apparaît toujours comme il est indiqué dans cette pièce [para 7].

Après examen de ces feuilles de données, je fais remarquer que les produits de marque XYRON qui y sont présentés sont décrits par des codes de produits (par exemple, XYRON™ 540V, XYRON™ G702V) et sont constitués de poly(phénylène éther) (PPE) ou de PPE-modifié (PPE-m).

• Pièces MT-2 à MT-5 : des exemplaires de factures émises par Asahi North America pendant la Période pertinente, indiquant les ventes effectuées « des Produits XYRON » à des clients canadiens. M. Inoue explique que les renseignements suivants figurent habituellement sur les factures :
• L’article AE ou l’article PPE-m : par exemple, G702V U9013, WG730 U7000, 540V BK, qui, selon M. Inoue, [traduction] « font tous référence aux Produits XYRON » [para 8].
• Les numéros de modèles et de couleur.
• Le type de colis, entre autres.

M. Inoue explique en outre que les renseignements sur l’identité des clients (qui correspondent à la partie [traduction] « expédier à la partie » dans les factures) et d’autres renseignements qui identifieraient les clients et le prix ont été caviardés en raison de leur confidentialité.

Après avoir examiné ces factures, je fais remarquer que certains des articles vendus sont indiqués à l’aide des mêmes codes de produit que ceux précisés dans les feuilles de données décrites ci-dessus et jointes à titre de pièces (par exemple, PPE-m 540V ou PPE-m G702V). La Marque ne figure pas sur les factures. Je fais remarquer en outre que même si la plupart des renseignements sur les sections [traduction] « facturer à la partie » et [traduction] « expédier à la partie » ont été caviardés, le nom de la ville canadienne et le code postal de la section [traduction] « expédier à la partie » n’ont pas été caviardés et que les sections [traduction] « facturer à la partie » et [traduction] « expédier à la partie » diffèrent apparemment en ce sens qu’ils sont indiqués à l’aide de différents codes numériques.

• Pièce MT-6 : un extrait du site Web de la Propriétaire [traduction] « indiquant les renseignements sur la qualité des Produits XYRON ».

Après avoir examiné cette pièce, je fais remarquer que les produits de marque XYRON qui y sont présentés sont indiqués à l’aide de leurs codes de produits (par exemple, XYRON™ 540V, XYRON™ G702V,) et qu’ils sont généralement composés de « PPE » ou de « PPE + PS ».

• Pièce MT-7 : une étiquette semblable à celles [traduction] « apposées sur l’emballage lors de l’expédition des Produits XYRON ».

Je fais remarquer que la Marque n’apparaît pas sur l’étiquette. Toutefois, M. Inoue précise encore une fois que le code de produit et le numéro de modèle affichés sur cette étiquette concernent les Produits XYRON [para 14].

• Pièce MT-8 : des spécimens de documents d’information [traduction] « liés aux Produits XYRON », que M. Inoue affirme avoir été distribués aux résidents canadiens pendant la Période pertinente.

Après avoir examiné cette pièce, je fais remarquer qu’elle fait généralement référence aux résines ou aux alliages PPE-m de marque XYRON.

• Pièces MT-9 à MT-14 : diverses pages des sites Web antérieurs et actuels de la Propriétaire.

Après avoir examiné ces extraits, je fais remarquer qu’ils comprennent les descriptions suivantes (soulignement ajouté) :

• oQu’est-ce que XYRON™?

XYRON™ est le nom de marque du poly(phénylène éther)-modifié (PPE-m) d’Asahi Kasei. Les caractéristiques de XYRON™ parmi les plastiques d’ingénierie à usage général sont indiquées ci-dessous : […] En utilisant la technologie exclusive d’Asahi Kasei, les résines XYRON™ sont fabriquées dans un système intégré à partir de matières premières.

• oLes résines d’ingénierie XYRON™ sont composées d’alliages de poly(phénylène éther) (PPE-m) avec du poly(phénylène sulfure) (PPS), du polypropylène (PP), du polyamide (PA), du polystryrène (PS) ou d’autres matériaux polymériques […]

• oQu’est-ce que le poly(phénylène éther)-modifié (PPE-m)?

XYRON™ est un alliage composé de poly(phénylène éther)-modifié ou PPE-m). En tant que matériel thermoplastique créé pour la première fois pour l’industrie automobile, le PPE-m est incroyablement fort, avec une bonne résistance à la température et comporte des caractéristiques mécaniques modérées […]

Les extraits comprennent également des exemples de nombreuses applications pour lesquelles les plastiques et les résines d’ingénierie de marque XYRON sont appropriés, comme un isolant entre les piles, les barils de lentilles et les intercalaires de lentilles utilisés dans diverses caméras installées dans les voitures, les composants de visualisation tête haute installés dans les voitures, les pièces internes des robinets de mélange d’eau, les pièces de mécanismes d’imprimante, les couvercles de connecteurs de cellule solaire pour diverses antennes de communication, les étuis de relais, les fusibles, entre autres.

La position de la Partie requérante

[13] À l’audience, la Partie requérante a présenté deux principaux arguments, notamment que les éléments de preuve de la Propriétaire (i) ne font pas référence aux produits enregistrés en soi, c’est-à-dire aux produits tels qu’ils sont décrits dans l’enregistrement; et (ii) ne démontrent pas l’emploi de la Marque au sens du paragraphe 4(1) de la Loi. Je répondrai à chacun de ces arguments à tour de rôle, à la lumière des observations de la Propriétaire.

Référence aux produits tels qu’ils sont décrits dans l’enregistrement

[14] La Partie requérante fait valoir qu’aucun des éléments de preuve ne contient les Produits XYRON visés tels qu’ils sont décrits dans l’enregistrement, c’est-à-dire comme des [traduction] « plastiques et résines synthétiques ». Sans analyser les détails de ses observations relatives à chacune des pièces jointes à la déclaration Inoue, il suffit de dire que les principales observations de la Partie requérante sont que les documents fournis à titre de preuve ne font généralement que décrire les produits de marque XYRON comme des « PPE-m » et que M. Inoue n’établit aucune corrélation entre les produits de marque XYRON fournis à titre de preuve et les produits enregistrés.

[15] En toute déférence, je ne souscris pas à la position de la Partie requérante.

[16] En premier lieu, comme l’a souligné la Propriétaire à l’audience, M. Inoue fait expressément référence aux produits enregistrés [traduction] « plastiques et résines synthétiques » commercialisés sous la Marque et au paragraphe 5 de sa déclaration où il définit ces produits comme les « Produits XYRON » aux fins de sa référence future à ces produits dans sa déclaration. En outre, M. Inoue précise expressément que tous les documents fournis à titre de preuve et joints à sa déclaration se rapportent aux Produits XYRON.

[17] En deuxième lieu, comme l’a fait remarquer la Propriétaire à l’audience, deux des feuilles de données [Pièce MT-1] relatives au PPE-m de marque XYRON sont intitulées [traduction] « Composante – Plastiques », tandis que les trois autres feuilles de données fournies à titre de preuve ayant trait au PPE + PS de marque XYRON affichent dans le coin supérieur droit la référence suivante : [traduction] « [demandes de renseignements] Site.URL Renseignements complets sur les plastiques d’ingénierie d’AsahiKasei : […] » [soulignement ajouté]. Ces références sont conformes avec l’extrait du site Web [traduction] « indiquant les renseignements sur la qualité concernant les Produits XYRON », à l’onglet « Produits » de ce [traduction] « Site de renseignements complets sur les plastiques d’ingénierie », ainsi que les descriptions et les renseignements généraux sur les plastiques ou les résines d’ingénierie de PPE ou de PPE-m de marque XYRON fournis dans les autres extraits de site Web fournis à titre de preuve décrits ci-dessus [surtout les Pièces MT-9 à MT-12].

[18] En résumé, je suis convaincu que la nature des produits de PPE ou de PPE-m de marque XYRON auxquels font référence les éléments de preuve correspond à celle des produits tels qu’ils sont décrits dans l’enregistrement.

Emploi de la Marque au sens du paragraphe 4(1) de la Loi

[19] La Partie requérante fait valoir que les éléments de preuve ne démontrent pas l’emploi de la Marque au sens du paragraphe 4(1) de la Loi, car (i) il n’y a aucune preuve que les feuilles de données fournies à titre de preuve affichant la Marque accompagnaient les Produits XYRON au moment du transfert de propriété; (ii) la Marque n’est pas affichée sur les factures fournies à titre de preuve; et (iii) les extraits du site Web fournis à titre de preuve affichant la Marque consistent essentiellement en du matériel promotionnel ou publicitaire et n’établissent pas l’emploi en soi de la Marque.

[20] En toute déférence, je ne souscris pas à la position définitive de la Partie requérante selon laquelle les éléments de preuve ne démontrent pas l’emploi de la Marque au sens du paragraphe 4(1) de la Loi.

[21] Comme l’a souligné la Propriétaire à l’audience, et comme l’a indiqué la Cour fédérale dans la décision Ecolab USA Inc v Smart & Biggar, 2023 CF 101 :

[traduction]

[18] La loi est claire qu’en évaluant si l’emploi a été démontré, il est nécessaire de tenir compte de la nature des produits et du processus par lequel les ventes sont effectuées dans le cours normal des affaires dans le contexte de l’industrie dans laquelle la propriétaire de la Marque exerce ses activités (Institut national des appellations d’origine des vins et eaux-de-vie c Antres Wines Ltd, [1983] ACF n^o 1155, aux para 18 et 19). Le fait que le client associe éventuellement la Marque au produit au moyen de présentations de vente, de brochures, de catalogues ou d’autres moyens peut démontrer l’emploi, surtout pour les produits où il est impossible d’apposer la Marque sur le produit au moment de la vente (BMB Compuscience Canada Ltd v Bramalea Ltd, [1988] ACF n^o 962, aux para 37 à 44; [1988] FCJ No 962 at para 37-43; Gowling, Strathy & Henderson v Degrémont Infilco Ltd, 2000 CanLII 28561 (COMC CA)).

[22] En l’espèce, et comme l’a souligné la Propriétaire à l’audience, M. Inoue affirme expressément ce qui suit dans sa déclaration :

[7]. […] Les caractéristiques physiques de l’ingénierie de la résine sont essentielles et, par conséquent, les feuilles techniques sont systématiquement utilisées par les clients canadiens pour confirmer les caractéristiques physiques en fonction des feuilles techniques, pour déterminer le grade à utiliser et pour acheter les Produits XYRON […]

[23] Je suis d’accord avec la Propriétaire pour dire que M. Inoue indique clairement que les feuilles de données sont essentielles dans l’industrie hautement spécialisée de la Propriétaire afin que les clients puissent déterminer les Produits XYRON au moment de leur achat. Par conséquent, je suis d’accord avec la Propriétaire pour dire qu’il est possible de faire un parallèle entre la présente affaire et la décision Budget Blinds, LLC c Truth Hardware Corporation, 2019 COMC 116, dans laquelle le registraire était convaincu que l’affichage de la marque de commerce du propriétaire sur les feuilles de données à partir desquelles les fabricants et distributeurs d’équipement d’origine ont commandé les produits du propriétaire, combiné avec le fait que les codes de ces feuilles de données relativement aux codes indiqués dans les factures, était suffisant pour établir l’avis de liaison requis en vertu du paragraphe 4(1) de la Loi.

[24] En effet, je conclus que la présente affaire peut être distinguée de la décision Alora Imports Inc and Hubbell Lighting, Inc, 2023 TMOB 53, citée par la Partie requérante dans laquelle le registraire n’était pas convaincu que l’affichage de la marque de commerce de la propriétaire sur les [traduction] « feuilles de spécifications » fournies à titre de preuve était suffisant pour établir l’avis de liaison requis. Dans cette décision, le registraire a conclu que l’« omission » d’une déclaration de l’auteur de l’affidavit de la propriétaire selon laquelle les feuilles de spécification ont été fournies avec les produits au moment du transfert à leur acheteur était [traduction] « notable », puisque l’auteur de l’affidavit a expressément indiqué que d’autres types de documents ont été fournis avec les produits au moment du transfert. Encore une fois, en l’espèce, M. Inoue déclare expressément que les exemplaires représentatifs des feuilles de données présentées sont systématiquement utilisés par les clients pour déterminer les produits au moment de leur achat et qu’au moins deux des codes de produit de ces feuilles de données correspondent aux codes indiqués dans les factures fournies à titre de preuve. Il est bien établi que l’affichage d’une marque de commerce dans des catalogues et des documents semblables employés à des fins de commande peut fournir l’avis de liaison requis [voir, par exemple, Dart Industries Inc c Dart Industries Inc, 2013 CF 97, 2013 CarswellNat 188].

[25] En ce qui concerne plus particulièrement l’argument de la Partie requérante selon laquelle il est impossible de présumer que les factures seraient perçues par la même entité comme les sections [traduction] « facturer à la partie » et [traduction] « expédier à la partie », car elles sont apparemment différentes, je fais remarquer d’abord que M. Inoue affirme expressément au paragraphe 8 de sa déclaration que l’identité des clients [traduction] « correspond à la section “expédier à la partie” dans la facture ». De plus, pour chacun de ces clients canadiens, M. Inoue fournit des renseignements détaillés sur les ventes effectuées des Produits XYRON et établit une corrélation expresse entre les articles vendus et les Produits XYRON. Comme l’a fait valoir la Propriétaire à l’audience, les factures servent simplement à démontrer que les ventes des Produits XYRON mentionnés dans les feuilles de données fournies à titre de preuve ont été effectuées au cours de la Période pertinente.

[26] Compte tenu de tout ce qui précède, et compte tenu de l’objet et de la nature sommaires d’une procédure en vertu de l’article 45, j’estime qu’il est raisonnablement de conclure que la Propriétaire a établi l’emploi de la Marque au sens des articles 4 et 45 de la Loi.

Décision

[27] Dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, et conformément aux dispositions de l’article 45 de la Loi, l’enregistrement sera maintenu.

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Annie Robitaille

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

Traduction certifiée conforme

Crystal Simard

Le français est conforme aux WCAG.

Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L’AUDIENCE : 2023-05-11

COMPARUTIONS

Pour la Partie requérante : Stéphanie Karam

Pour la Propriétaire inscrite : James Duffy

AGENTS AU DOSSIER

Pour la Partie requérante : Robic

Pour la Propriétaire inscrite : Lavery, de Billy, LLP