Contenu de la décision
Office de la propriété intellectuelle du Canada
LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
Référence : 2023 COMC 164
Date de la décision : 2023-09-28
[TRADUCTION CERTIFIÉE NON RÉVISÉE]
DANS L’AFFAIRE D’UNE PROCÉDURE EN VERTU DE L’ARTICLE 45
Partie requérante : Montréal Production Inc.
Propriétaire inscrite : Harley-Davidson Motor Company, Inc.
Enregistrement : LMC524,796 pour MOTOR CLOTHES & Design
Le dossier
[1] Le 2 novembre 2021, à la demande de Montréal Production Inc. (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T-13 (la Loi) à H-D U.S.A., LLC (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de l’enregistrement no LMC524,796 pour la marque de commerce MOTOR CLOTHES & Design reproduite ci-dessous (la Marque) :
[2] La Marque est enregistrée en liaison avec les Produits suivants : [traduction]
(1) Chandails, bretelles, écharpes, bandanas, mouchoirs, vestes, manteaux, gilets, gants, jeans, protège-pantalons, chemises, shorts, casquettes, chapeaux, chapeaux de tricot, chapeaux de pluie, ceintures, serre-poignets, combinaisons, articles chaussants, corsages bain-de-soleil, cravates, robes de nuit, chemises de nuit, pyjamas, pantalons, ensembles imperméables, imperméables, chemises, pulls molletonnés, pantalons de survêtement, débardeurs, tee-shirts, sous-vêtements, costumes, bandeaux, jambières, tabliers, mitaines, lingerie, maillots de bain, jupes, bavoirs; chaussures, nommément souliers et bottes, et pièces de chaussures, nommément pointes de bottes, plaques de semelle, talonnières, et sangles de bottes décoratives.
(2) Sellerie, bourses, portefeuilles, sacs à dos, sacs marins, sacoches de motocyclette, breloques porte-clés et porte-clés en cuir, sacs à vêtements, étuis à clés, valises, fourre-tout, porte-documents, mallettes à documents, pochettes à chéquiers, bagagerie, sacs de voyage, porte-contenants à boisson en cuir; sacs à main, sacs banane, havresacs, cartables, sacs à dos, parapluies et parasols, valises, malles, petits sacs, et porte-blocs-notes en cuir.
[3] L’article 45 de la Loi exige que le propriétaire inscrit d’une marque de commerce indique si la marque de commerce a été employée au Canada en liaison avec chacun des produits que spécifie l’enregistrement à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l’avis et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour démontrer l’emploi est du 2 novembre 2018 au 2 novembre 2021.
[4] La définition pertinente d’« emploi » est énoncée à l’article 4(1) de la Loi :
[5] En réponse à l’avis du registraire, le Propriétaire a produit la déclaration d’Adraea Brown, vice-présidente et avocate générale adjointe de la Propriétaire.
[6] Seule la Propriétaire a produit des observations écrites et était présente à l’audience.
analyse
L’emploi démontré profite à la Propriétaire
[7] La preuve indique que l’emploi de la Marque démontré dans la preuve profite à la Propriétaire qui a exercé un contrôle direct ou indirect sur la nature et la qualité des Produits vendus par ses licenciés autorisés en liaison avec la Marque (paragraphe 13).
L’emploi est démontré à l’égard de certains Produits
[8] Au cours de la période pertinente et dans la pratique normale du commerce, les distributeurs/vendeurs agréés ou les consommateurs directs ont acheté les Produits en personne ou les ont commandés en ligne ou par catalogue auprès de la Propriétaire ou de ses licenciés (paragraphe 11). L’affichage des marques de commerce dans les catalogues et sur les pages Web utilisées à des fins de commande, ainsi que dans un magasin, peut fournir l’avis de liaison requis [voir, par exemple, Dart Industries Inc c Baker & McKenzie LLP, 2013 CF 97; Mcdowell c Laverana GmbH & Co KG, 2016 CF 1276; Fraser Milner Casgrain LLP c LG Electronics Inc, 2014 COMC 232] lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, la preuve du transfert des produits est fournie. La preuve de Mme Brown comprend des photos des produits suivants arborant la Marque ou exposés à côté de la Marque dans des catalogues, dans des magasins, y compris sur des supports, et sur le site Web de la Propriétaire (pages 6, 9 à 11, 13 à 14, 18, 133, 263, 465, 522, 536 et 537, 575, 587, 598, 604, 632, 648, 655 665, 701, 726, 731, 741, 748, 786, 928, 990, 1017, 1019, 1040, 1102, 1161) et des chiffres de ventes agrégés : [traduction]
[9] Dans plusieurs cas, la marque de commerce employée n’est qu’une variation mineure de la Marque, comme le montrent les exemples représentatifs ci-dessous, de telle sorte que l’affichage de ces marques de commerce équivaut à l’affichage de la Marque. La Marque reste reconnaissable malgré la modification du dessin de l’aigle et de l’écusson et la suppression de la mention « AN AMERICAN LEGEND ». Pour parvenir à cette conclusion, j’ai considéré que les caractéristiques dominantes de la Marque, notamment l’écu, l’aigle et la mention HARLEY-DAVIDSON figurant à l’intérieur d’une barre sur l’écu, étaient préservées [voir Promafil Canada Ltée c Munsingwear Inc, 1992 CanLII 12831 (CAF); Registraire des marques de commerce c Cie international pour l’informatique CII Honeywell Bull, 1985 CanLII 5537 (CAF); et Nightingale Interloc Ltd c Prodesign Ltd (1984), 2 CPR (3d) 535 (COMC), pour un examen approfondi des principes généraux qui régissent le critère relatif à la variante].
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[10] Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincue que le Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque en liaison avec les produits suivants : [traduction]
(1) Chandails, bretelles, écharpes, bandanas, mouchoirs, vestes, manteaux, gilets, gants, jeans, protège-pantalons, chemises, shorts, casquettes, chapeaux, chapeaux de tricot, chapeaux de pluie, ceintures, serre-poignets, combinaisons, articles chaussants, corsages bain-de-soleil, robes de nuit, chemises de nuit, pyjamas, pantalons, ensembles imperméables, imperméables, chemises, pulls molletonnés, pantalons de survêtement, débardeurs, tee-shirts, sous-vêtements, bandeaux, lingerie; chaussures, nommément souliers et bottes, et pièces de chaussures, nommément pointes de bottes, plaques de semelle, talonnières, et sangles de bottes décoratives.
Aucun emploi n’est démontré à l’égard des Produits suivants
[11] Aucun emploi de la Marque n’est démontré à l’égard des produits suivants : [traduction]
cravates, costumes, jambières, tabliers, mitaines, maillots de bain, jupes, bavoirs;
pochettes à chéquiers, porte-contenants à boisson en cuir; parapluies et parasols, malles et porte-blocs-notes en cuir.
[12] La seule référence à ces produits vendus en liaison avec la Marque dans la preuve est la déclaration de Mme Brown selon laquelle [traduction] « au moins une unité » a été vendue au cours de la période pertinente (paragraphe 24). Bien qu’il ne soit pas nécessaire de fournir une preuve directe ou une preuve documentaire à l’égard de chacun des produits spécifiés dans l’enregistrement [Saks & Co c Canada (Registraire des marques de commerce) (1989), 24 CPR (3d) 49 (CF 1re inst)], il n’en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacun des produits visés par l’enregistrement pendant de la période pertinente. En l’absence de toute autre preuve que ces types de produits ont été vendus avec la Marque au cours de la période pertinente, la déclaration de Mme Brown selon laquelle [traduction] « au moins une unité » a été vendue est une simple affirmation et insuffisante pour que je puisse en déduire l’emploi de la Marque à l’égard de ces produits. En outre, je ne suis pas convaincue que ces produits appartiennent au même type de produits que ceux pour lesquels des preuves sont fournies (par exemple, un maillot de bain, des jambières et des tabliers ne sont pas le même type de produits de vêtements que ceux pour lesquels l’emploi a été démontré, pas plus que les parapluies et les parasols ne sont le même type de produits que les imperméables). Pour une conclusion similaire, voir par exemple les décisions suivantes Montréal Production Inc. et H-D U.S.A., LLC, 2022 COMC 231 et Montréal Production Inc. et Harley-Davidson Motor Company, Inc., 2023 COMC 133.
[13] Étant donné qu’il n’y a aucune preuve de circonstances spéciales qui justifieraient le défaut d’emploi de la Marque en liaison avec les produits mentionnés ci-dessus, l’état déclaratif des produits sera modifié en conséquence.
décision
[14] Dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi et conformément aux dispositions de l’article 45 de la Loi, l’enregistrement sera modifié afin de supprimer les produits ci-dessous : [traduction]
(1) cravates, costumes, jambières, tabliers, mitaines, maillots de bain, jupes, bavoirs;
[15] L’enregistrement sera maintenant libellé comme suit : [traduction]
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Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada
Traduction certifiée conforme
Hortense Ngo
Le français est conforme aux WCAG.
Comparutions et agents inscrits au dossier
DATE DE L’AUDIENCE : 13 juin 2023
Pour la Partie requérante : Aucune comparution
Pour la Propriétaire inscrite : Charlotte MacDonald
AGENTS AU DOSSIER
Pour la Partie requérante : Aucun agent nommé
Pour la Propriétaire inscrite : Gowling WLG (Canada) LLP