Contenu de la décision
Office de la propriété intellectuelle du Canada
LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
Référence : 2023 COMC 206
Date de la décision : 2023-12-07
[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
DANS L’AFFAIRE D’UNE PROCÉDURE EN VERTU DE L’ARTICLE 45
Partie requérante : The Toro Company
Propriétaire inscrite : Ipex Branding Inc.
Enregistrement : LMC255,111 pour PIECE OF PIPING DESIGN
Introduction
[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en application de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T‑13 (la Loi) à l’égard de l’enregistrement no LMC255,111 pour la marque de commerce PIECE OF PIPING DESIGN (la Marque), appartenant à Ipex Branding Inc. (la Propriétaire), et reproduite ci-dessous.
[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits suivants : [traduction] « Tuyaux d’eau froide sous pression en polyéthylène et conduits électriques en polyéthylène ».
[3] D’entrée de jeu, je note que plusieurs des produits sont en double dans l’enregistrement toutefois, je suis convaincue qu’un tel dédoublement n’est pas en cause dans la présente instance.
[4] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l’enregistrement doit être maintenu.
Procédure
[5] Le 27 mai 2022, à la demande de The Toro Company (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis en vertu de l’article 45 de la Loi à la propriétaire de la Marque.
[6] L’avis enjoignait à la Propriétaire d’indiquer, à l’égard de chacun des produits spécifiés dans l’enregistrement, si la Marque a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l’avis et, dans la négative, qu’elle précise la date à laquelle la Marque a ainsi été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. La période pertinente pour démontrer l’emploi est du 27 mai 2019 au 27 mai 2022.
[7] En réponse à l’avis du registraire, la Propriétaire a produit l’affidavit de Trevor Johnston, son président-directeur général.
[8] Seule la propriétaire a produit des observations écrites et a assisté à une audience.
Aperçu de la preuve de la propriétaire
[9] Dans l’affidavit de M. Johnston, il s’identifie comme le président-directeur général de la Propriétaire de janvier 2019 à août 2022 au moins. Son témoignage concernant la Période pertinente est le suivant :
a) La Marque apparaît directement sur les tuyaux et les tubes tels qu’ils sont co-extrudés au moment de la fabrication ou autrement estampillés ou imprimés directement sur ceux-ci [para 5].
b) La Propriétaire a octroyé des licences à deux sociétés, Ipex Inc. et Ipex Electrical Inc. qui sont toutes deux liées à la Propriétaire et conjointement détenues, pour commercialiser des produits en liaison avec la Marque. La Propriétaire a, à tout moment au cours de la période pertinente, gardé le soin et le contrôle sur la nature, le caractère et la qualité des produits commercialisés par les licenciés [para 8 à 10].
c) Ipex Inc. a vendu des produits sous licence au Canada dans le cadre de sa pratique normale du commerce, c’est-à-dire à des distributeurs, à des détaillants comme Home Depot et Rona, ainsi qu’à des utilisateurs. [para 11 à 13].
d) Ipex Inc. a vendu des [traduction] « tuyaux d’eau froide sous pression en polyéthylène » [para 14]. À cet égard, M. Johnston inclut ce qui suit :
f) Ipex Electrical Inc. a vendu des [traduction] « conduits électriques en polyéthylène » [para 19]. À cet égard, M. Johnston inclut :
i. échantillon de factures émises au cours de la période pertinente à des clients canadiens et démontrant les ventes de produits identifiés comme étant des « tuyaux comportant une bande » [para 19, Pièces C1-C5];
ii. photographies de divers conduits électriques en polyéthylène arborant la Marque, c’est-à-dire des bandes de couleurs différentes sur toute leur longueur [para 20, Pièces D1 à D4];
iii. corrélation spécifique entre les produits figurant à la Pièce D et les factures fournies à la Pièce C [para 21].
g) Les ventes annuelles au Canada par Ipex Inc. et Ipex Electrical Inc. de produits sous licence comportant la Marque, c’est-à-dire une bande sur leur longueur, ont dépassé trois millions de dollars, ventilés par année au cours de la période pertinente [para 22].
Analyse et motifs de la décision
[10] La définition pertinente d’« emploi » en l’espèce est énoncée à l’article 4 de la Loi comme suit :
[11] Le but et l’objet de l’article 45 de la Loi consistent à assurer une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du « bois mort ». Dans le cadre de la procédure prévue à l’article 45, la preuve n’a pas à être parfaite; la Propriétaire doit seulement présenter une preuve prima facie d’emploi au sens des articles 4 et 45 de la Loi. Ce fardeau de preuve à atteindre est bas; il suffit que les éléments de preuve établissent des faits à partir desquels une conclusion d’emploi peut logiquement être inférée [Diamant Elinor Inc c 88766 Canada Inc, 2010 CF 1184].
[12] Les déclarations de M. Johnston et les preuves documentaires montrent clairement (i) que la Marque apparaissait directement sur chacun des produits énumérés dans l’enregistrement; (ii) que ces produits étaient commercialisés dans la pratique normale du commerce; et (iii) que ces produits étaient vendus à des clients canadiens dans le cadre de cette pratique normale du commerce au cours de la période pertinente. Cette preuve démontre clairement l’emploi de la Marque.
[13] M. Johnston indique clairement que les produits énumérés dans l’enregistrement étaient vendus sous licence et que la Propriétaire contrôlait la nature et la qualité des produits. Ce témoignage est suffisant pour démontrer qu’une licence était en place et que le contrôle requis a été exercé [Empresa Cubana Del Tobaco Trading c Shapiro Cohen, 2011 CF 102]. Par conséquent, je suis convaincue que l’emploi par les licenciés profite à la Propriétaire en vertu de l’article 50 de la Loi.
[14] Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincue que la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque, au sens des articles 4(1) et 45 de la Loi, en liaison avec tous les produits visés par l’enregistrement.
Décision
[15] Dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi et conformément aux dispositions de l’article 45 de la Loi, l’enregistrement sera maintenu.
Agente d’audience
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada
Traduction certifiée conforme
Hortense Ngo, traductrice
Le français est conforme aux WCAG.
Comparutions et agents inscrits au dossier
DATE DE L’AUDIENCE : 2023-10-26
Pour la Partie requérante : Aucune comparution
Pour la Propriétaire inscrite : Marta Tandori Cheng et Jeff Pervanas
AGENTS AU DOSSIER
Pour la Partie requérante : Fogler, Rubinoff LLP
Pour la Propriétaire inscrite : Riches, Mckenzie & Herbert LLP