Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2025 COMC 119

Date de la décision : 2025-06-02

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

 

DANS L’AFFAIRE D’UNE PROCÉDURE EN VERTU DE L’ARTICLE 45

Partie requérante : Lavery de Billy, LLP

Propriétaire inscrite : Spencer Xiong

Enregistrement : LMC938,486 pour ampersands

Introduction

[1] La présente décision concerne une procédure de radiation sommaire engagée en application de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) à l’égard de l’enregistrement n^o LM 640,533 pour la marque de commerce ampersands (la Marque).

[2] La Marque est enregistrée pour emploi en liaison avec les produits et les services suivants (les Produits et Services) :

Produits

[traduction]

Épreuves photographiques et lithographies; Photographies; Disques optiques préenregistrés contenant des photographies numériques et des vidéos encodées numériquement; Articles promotionnels, nommément, chapeaux, vêtements décontractés, autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, porte-clés et stylos.

Services

[traduction]

Services de photographie et de vidéographie; Services d’impression de photographies; Conversion de photographies imprimées et développées en formats numériques; Exploitation d’un site Web fournissant des renseignements dans le domaine des services de photographie et de vidéographie.

[3] Pour les raisons qui suivent, je conclus que l’enregistrement doit être modifié.

Procédure

[4] À la demande de Lavery de Billy, LLP (la Partie requérante), le registraire des Marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi le 5 septembre 2024, à Spencer Xiong (la Propriétaire), la propriétaire inscrite de la Marque.

[5] L’avis enjoignait à la Propriétaire d’indiquer, à l’égard de chacun des Produits et Services, si la Marque a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois années précédant la date de l’avis et, dans la négative, qu’elle précise la date à laquelle la Marque a été employée en dernier lieu et la raison du défaut d’un tel emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour démontrer l’emploi s’étend du 5 septembre 2021 au 5 septembre 2024.

[6] Les définitions pertinentes d’« emploi » sont énoncées à l’article 4 de la Loi comme suit :

4 (1) une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

4 (2) une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l’exécution ou l’annonce de ces services.

[7] Lorsque la Propriétaire n’établit pas l’« emploi », l’enregistrement est susceptible de radiation ou de modification, à moins que le défaut d’emploi ne soit attribuable à des circonstances spéciales qui le justifient.

[8] En réponse à l’avis du registraire, le Propriétaire a produit son propre affidavit, souscrit le 30 octobre 2024, auquel étaient jointes les Pièces A à E.

[9] Aucune des parties n’a produit d’observations écrites ou demandé la tenue d’une audience.

Preuve et analyse

[10] À titre de remarque préliminaire concernant l’admissibilité de la preuve, je note que la plupart des pièces jointes à l’affidavit de M. Xiong sont non notariées. Cependant, en tenant compte de l’objectif et de l’intention de l’article 45 et du fait que M. Xiong a mentionné les pièces dans son affidavit, je les accepte comme faisant partie de la preuve [voir Borden & Elliot c Raphael Inc (2001), 16 CPR (4 th) 96 (COMC); MBM & Co c Belize Bicycle Canada Reg’d, 2010 COMC 141].

[11] Aussi, à titre de remarque préliminaire je note que, même si la Marque est enregistrée en tant que marque nominale, les pièces pertinentes de l’affidavit de M. Xiong incluent le mot « Ampersands » avec l’ajout du mot « Studio » et les marques de commerce mixtes reproduites ci-dessous (Logo 1 et Logo 2, collectivement les Logos) :

Logo 1 Logo 2

[12] La question de savoir si la présentation du mot « Ampersands » avec l’ajout du mot « Studio » et des Logos équivaut à une présentation de la Marque telle qu’enregistrée sera abordée de façon plus détaillée ci-dessous.

Aperçu de la preuve de la Propriétaire

[13] Dans son affidavit composé de six paragraphes, M. Xiong se présente comme photographe et déclare que la Marque a été employée de façon continue en liaison avec certains Produits et tous les Services au Canada pendant la période pertinente.

[14] En particulier, à l’égard des Produits, M. Xiong admet le défaut d’emploi de la Marque au Canada en liaison avec des [traduction] « lithographies », [traduction] des « disques optiques préenregistrés contenant des photographies numériques et des vidéos encodées numériquement » et des [traduction] « articles promotionnels, nommément, chapeaux, vêtements décontractés, autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, porte-clés et stylos » [para 2]. Étant donné que je ne dispose d’aucune preuve de circonstances spéciales qui justifieraient le défaut d’emploi, l’enregistrement sera modifié pour supprimer ces produits.

[15] En ce qui concerne les Produits pour lesquels l’emploi est revendiqué, à savoir [traduction] « épreuves photographiques » et [traduction] « photographies » (les Produits revendiqués), M. Xiong affirme qu’il fournit des épreuves photographiques arborant la Marque, telles que des [traduction] « cartes de remerciement » (les Cartes), à ses clients. Il affirme également qu’il fournit des épreuves grand format et des photographies numériques, identifiées par la Marque dans leur nom de fichier [para 2 et 3].

[16] En ce qui concerne les Services, M. Xiong déclare que tous étaient associés soit à la Marque soit à « Ampersands Studio ». En particulier, M. Xiong déclare qu’il fournit des services de photographie, des services d’impression grand format et des photos numériques à ses clients. M. Xiong déclare également qu’il gère un site Web dénommé ampersands.ca qui est actif depuis 2013, qui arbore la Marque et qui fournit des renseignements sur les services de photographie et de vidéographie [para 2 et 3].

[17] À l’appui, les pièces pertinentes suivantes sont jointes à l’affidavit de M. Xiong :

• La Pièce A est une photographie en gros plan des mains d’un couple, que M. Xiong déclare être une Carte [para 2]. Sur le côté gauche de la Carte, je lis « Thank you – Brittny & Anthony – Aug 12^th 2022 » [Merci – Brittny & Anthony – 12 août 2022]. Le logo 2 figure sur côté droit de la carte.
• La Pièce B est un document de deux pages intitulé [traduction] « Agreement » [Accord], que M. Xiong décrit comme une facture [para 3]. Même si la première page est en partie caviardée, elle fournit des détails sur une [traduction] « couverture de 6 heures de la journée de mariage avec 1 photographe » comme suit : [traduction] « une séance photo de couple de 2 heures à High Park » et de [traduction] « 4 heures le jour du mariage » et totalise 1 356,00 $. Sous le titre [traduction] « Location of photography” [Emplacement de la séance photo] figure une adresse de Toronto et la date du 29 juin 2024 est indiquée comme [traduction] « Date du mariage ». Le Logo 2 est apposé sur la partie supérieure de la première page. La deuxième page du document est intitulée « Terms ans conditions » [Modalités] et est signée par la Propriétaire et un client en mars 2024. Les Modalités prévoient que la Propriétaire envoie des négatifs numériques en format JPG à ses clients par le biais d’un lien en ligne dans les huit semaines suivant la date de l’événement. Elles prévoient également que les commandes d’impression nécessitent un paiement complet à l’avance.
• La Pièce C est une capture d’écran montrant un dossier informatique nommé « 230114‑Sabrina & Andrew’s Wedding » [230114 – Mariage de Sabrina et Andrew] contenant plusieurs fichiers JPG dont les noms incluent « Ampersands Studio » et « 230114 ».
• La Pièce D est une capture d’écran montrant l’onglet [traduction] « Portefeuille » du site Web. Cette capture d’écran présente le Logo 1 dans le coin supérieur droit et montre simplement des images sous les titres « Engagements » [Fiançailles], « Weddings »[Mariages] et « Details » [Détails]. La capture d’écran comprend également des onglets intitulés « About » [À propos], « Pricing »[Prix] et « Contact » [Personne ressource].

• La Pièce E est une image recadrée que M. Xiong affirme être un gros plan d’une grande épreuve [para 2]. Le nom de fichier de l’image apparaît en dessous et inclut « Ampersands Studio » et « 220 812 ».

Présentation de la Marque

[18] Pour examiner la question de savoir si la présentation d’une marque de commerce constitue la présentation de la marque de commerce telle qu’enregistrée, la question à se poser est celle de savoir si la marque de commerce était présentée d’une manière telle qu’elle n’a pas perdu son identité et qu’elle est demeurée reconnaissable malgré les différences entre la forme sous laquelle elle a été enregistrée et celle sous laquelle elle a été employée [Canada (Registraire des marques de commerce) c Cie Internationale pour l’informatique CII Honeywell Bull SA (1985), 4 CPR (3 d) 523 (CAF)]. Pour trancher cette question, il faut examiner la question de savoir si le caractère distinctif de la marque de commerce déposée a été préservé [Promafil Canada Ltée v Munsingwear Inc, 1992 CanLII 12831, 44 CPR (3 d) 59 (CAF); Pizzaiolo Restaurants Inc c Les Restaurants La Pizzaiolle Inc, 2016 CAF 265]. Il s’agit d’une question de fait devant être tranchée au cas par cas.

[19] En l’espèce, les fichiers Print et JPG incluent le mot « Ampersands » avec l’ajout du mot « Studio ». Je considère que le mot « Studio » est descriptif lorsqu’il est lié aux Produits et Services revendiqués, de sorte que la Marque ne perde pas son identité et demeure reconnaissable malgré l’ajout du mot « Studio ». Je trouve donc que le mot « Ampersands » avec l’ajout du mot « Studio » est une variation acceptable de la Marque telle qu’enregistrée.

[20] La capture d’écran du site Web arbore le logo 1 qui comprend le mot « Ampersands » avec le mot supplémentaire « Studio » suivi d’un élément figuratif. La Carte et la facture arborent le logo 2 qui comprend le mot « Ampersands » suivi du même élément figuratif et, sur une deuxième ligne en dessous, les mots « Photography Studio ». À mon avis, la présentation des Logos équivaut à la présentation de la Marque telle qu’enregistrée, étant donné que le mot « Ampersands » est préservé et demeure reconnaissable malgré l’ajout des mots descriptifs « Studio » ou « Photography Studio » et de l’élément figuratif.

Emploi de la Marque en liaison avec les Produits revendiqués

[21] Il est bien établi que le but et l’objet de l’article 45 de la Loi consistent à assurer une procédure simple, sommaire et expéditive pour débarrasser le registre du [traduction] « bois mort ». De simples allégations d’emploi ne sont pas suffisantes; il suffit que les éléments de preuve établissent des faits à partir desquels une conclusion d’emploi de la marque de commerce en liaison avec chacun des produits peut logiquement être inférée [Diamant Elinor Inc c 88766 Canada Inc, 2010 CF 1184; Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc., 1980 53 CPR (2 d) 62 (CAF)].

[22] Même si M. Xiong ne décrit pas la pratique normale de son commerce, je suis en mesure d’inférer à partir de la preuve qu’il exploite un studio photo professionnel sous le nom de « Ampersands Photography Studio ». Il opère en tant que photographe exclusif lors des fiançailles et des cérémonies de mariage et fait la promotion de ses services de studio et de produits connexes en ligne. M. Xiong conclut une entente avec ses clients qui paient 50 % du prix total lors de la signature afin de garantir les services et les produits connexes, puis ils paient le solde un mois avant l’événement. Dans les deux mois suivant la date de la cérémonie, M. Xiong fournit à ses clients les photographies qu’il a prises lors de l’événement en format JPG et/ou en version imprimée [selon Diamant Elinor, supra, au para 9].

[23] En ce qui concerne les [traduction] « épreuves photographiques », la Propriétaire fournit une Carte d’un mariage ayant eu lieu pendant la période pertinente et affirme que la Carte a été livrée en version imprimée. La Propriétaire fournit également une image en gros plan d’une grande épreuve (l’Épreuve) dont le nom de fichier inclut « 220812 ». En tenant compte du fait que la preuve doit être interprétée dans un esprit désireux de comprendre [Portage World-Wide, Inc c Croton Watch Co, Inc, 2017 COMC 96 au para 21] et en l’absence de toute représentation de la part de la Partie requérante, j’estime qu’il est raisonnable de conclure que ces chiffres sont en format AAMMJJ, de sorte que le 12 août 2022 est la date à laquelle l’épreuve a été produite ou à laquelle la photographie numérique a été importée sur l’ordinateur de la Propriétaire.

[24] La même conclusion s’applique, à mon avis, au dossier informatique dont le nom inclut « 230114 », de sorte que le 14 janvier 2023 est la date à laquelle le dossier informatique a été créé et les fichiers JPG énumérés y ont été importés sur l’ordinateur de la Propriétaire.

[25] À mon avis, la Carte et l’Épreuve correspondent aux [traduction] « épreuves photographiques ». Comme les deux arborent la Marque et sont datées de la période pertinente, elles démontrent comment la Marque était liée aux [traduction] « épreuves photographiques » pendant cette période. De plus, comme la preuve comprend des photographies dans un format autre que la version imprimée (c.-à-d. le format JPG), j’accepte que les fichiers JPG, une fois ouverts, montrent des photographies sur les écrans d’ordinateur des clients de la Propriétaire. En conséquence, j’accepte que les fichiers JPG correspondent à des [traduction] « photographies ». À mon avis, les fichiers JPG identifiés avec la Marque montrent comment la Marque était de toute autre manière liée aux « photographies » pendant la période pertinente, de sorte qu’un avis de liaison a été donné aux clients de la Propriétaire au moment du transfert de ces fichiers JPG.

[26] En ce qui concerne les transferts des Produits revendiqués, je note que la première page de la seule facture en preuve ne détaille aucun produit lié à la photographie. Néanmoins, compte tenu de la pratique normale du commerce de la Propriétaire et en gardant à l’esprit que tirer des inférences, c’est tirer des déductions logiques raisonnablement probables de la preuve [Sim & McBurney c En Vogue Sculptured Nail Systems Inc., 2021 CF 172 au para 15], j’estime qu’il est raisonnable de conclure que le prix détaillé à la même page inclut la fourniture des photographies (imprimées et/ou au format JPG) prises lors de la séance de photos de mariage qui y est décrite. Étant donné que la preuve comprend la Carte, l’Épreuve et les fichiers JPG tous liés à la Marque et datés de la période pertinente, je conclus que les Produits revendiqués ont été transférés aux clients canadiens pendant une telle période.

[27] Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincue que la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque en liaison avec les Produits revendiqués au sens des articles 4 (1) et 45 de la Loi.

Emploi de la Marque en liaison avec les Services

[28] Il est bien établi que de simples allégations d’emploi d’une marque de commerce ne sont pas suffisantes pour établir l’emploi dans le contexte d’une procédure en vertu de l’article 45 [Plough (Canada) Ltd c Aerosol Fillers Inc (1980), 53 CPR (2 d) 62 (CAF)]. Même si le niveau de preuve requis pour établir l’emploi dans le cadre de cette procédure est bas [Woods Canada Ltd c Lang Michener (1996), 71 CPR (3 d) 477 (CF 1ʳᵉ inst.)], il n’en faut pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de parvenir à une conclusion d’emploi de la marque de commerce en liaison avec chacun des services spécifiés dans l’enregistrement pendant la période pertinente [John Labatt Ltd c Rainer Brewing Co (1984), 80 CPR (2 d) 228 (CAF)].

[29] En l’espèce, la preuve établit que la Marque a été employée au Canada par la Propriétaire pendant la période pertinente en liaison avec certains des Service, mais pas avec tous.

[30] La première page de la facture arbore la Marque dans la partie supérieure et fait état d’une séance de photos de mariage qui a eu lieu à Toronto pendant la période pertinente. Je suis donc convaincue que le Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque dans l’exécution des [traduction] « services de photographie » au Canada pendant cette période [Tint King of California Inc c Canada (Registraire des marques de commerce), 2006 CF 1440 au para 35].

[31] En ce qui a trait aux [traduction] « services de vidéographie », je note que M. Xiong fait référence à la seule et unique facture en preuve pour soutenir sa déclaration d’emploi de la Marque en liaison avec les services de photographie et de vidéographie. Cependant, comme la première page de la facture fait exclusivement référence à une séance de photos, elle ne montre que l’exécution de services de photographie [selon John Labatt, supra]. De plus, rien dans la preuve ne me permet de conclure à l’annonce ou à la prestation de « services de vidéographie » au Canada pendant la période pertinente. Les Modalités ne font référence qu’aux photographies imprimées ou numériques; la capture d’écran du site Web de la Propriétaire ne contient aucune référence aux services de vidéo ou de vidéographie. Ainsi, la déclaration de M. Xiong selon laquelle la Marque a été employée en liaison avec des [traduction] « services de vidéographie » correspond à une simple affirmation d’emploi, plutôt qu’à un énoncé de fait démontrant l’emploi [selon Plough, supra].

[32] M. Xiong déclare qu’il a fourni des services d’impression de photographies à ses clients et fournit la Carte et l’Épreuve qui sont toutes deux liées à la marque et datées de la période pertinente. Comme l’emploi d’une marque sur un produit fini peut servir à corroborer l’emploi en liaison avec des services exécutés relativement à de tels produits, j’accepte que les [traduction] « services d’impression de photographies » en liaison avec la Marque ont été, en eux-mêmes, annoncés au Canada pendant la période pertinente [voir Lidl Stiftung & Co KG c Thornbury Grandview Farms Ltd (2005), 48 CPR (4 th) 147 au para 17; et Anderson Instrument Company c 3 402 983 Canada Inc, 2015 COMC 98 au para 19]. En outre, comme M. Xiong fournit également les Modalités, signées pendant la période pertinente et établissant la fourniture de photographies imprimées après paiement intégral, j’accepte également que la Propriétaire avait au moins la volonté et les moyens de fournir des [traduction] « services d’impression de photographies » à de potentiels clients canadiens pendant la période pertinente [Wenward (Canada) Ltd c Dynaturf Co (1976), 28 CPR (2d) 20 (COMC)].

[33] En ce qui a trait à [traduction] « l’exploitation d’un site Web », en général, compte tenu de la présentation de la Marque sur le site Web, du domaine de premier niveau pour le Canada et de la déclaration de M. Xiong selon laquelle son site Web est actif depuis 2013, j’accepte que ce site Web arborait la Marque, était destiné aux Canadiens et était exploité pendant la période pertinente. En particulier, en ce qui concerne la fourniture de renseignements dans le domaine des services de photographie par le biais du site Web, bien que la capture d’écran en preuve ne montre pas la manière dont ces renseignements ont été fournis, compte tenu de la pratique normale du commerce de la Propriétaire, je suis prête à accepter que de tels renseignements ont été fournis dans les pages Web « Détails » et/ou « À propos » et « Prix ». Dans l’ensemble, j’estime que la preuve dans son ensemble est suffisante pour démontrer que la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque en liaison avec [traduction] « l’exploitation d’un site Web fournissant des renseignements dans le domaine des services de photographie » au Canada pendant la période pertinente.

[34] J’aboutis à une conclusion différente en ce qui a trait à l’annonce ou la fourniture de [traduction] « renseignements dans le domaine des services de vidéographie » par l’intermédiaire du site Web de la Propriétaire. La capture d’écran n’inclut aucun renseignement et la preuve est complètement silencieuse quant à tout produit ou service lié à la vidéo.

[35] En ce qui concerne les services de [traduction] « conversion de photographies imprimées et développées en formats numériques », M. Xiong déclare qu’il [traduction] « livre à [ses] clients des photos numériques étiquetées avec le nom de fichier ‘Ampersands’ » [para 3], et il fournit une capture d’écran montrant plusieurs fichiers JPG à l’appui. Cependant, je trouve cette preuve insuffisante pour conclure à l’exécution des services de conversion de photographies imprimées et développées en formats numériques.

[36] Tout d’abord, rien dans la capture d’écran n’indique que les fichiers JPG sont le résultat d’une conversion au format numérique ou que ces fichiers étaient à l’origine des photographies imprimées et développées. De plus, la preuve ne fournit aucun détail sur le processus de photographie de la Propriétaire ni ne fait référence au balayage ou au changement de format. En l’absence de preuve supplémentaire, je ne suis pas prête à accepter que les fichiers JPG étaient des photographies imprimées et développées, ensuite converties en format numérique, plutôt que d’avoir été créées à l’origine en format numérique. Une conclusion selon laquelle les fichiers JPG en preuve ont été convertis au format numérique serait, à mon avis, une spéculation inadmissible plutôt qu’une inférence tirée des faits établis [voir Diamant Elinor, supra, au para 11; et Curb c Smart & Biggar, 2009 CF 47 au para 20].

[37] De plus, comme la seule capture d’écran du site Web de la Propriétaire ne contient aucun renseignement ni référence à la conversion de format de photographie, la publicité des services de [traduction] « conversion de photographies imprimées et développées en formats numériques » n’est pas non plus démontrée dans la preuve.

[38] Ainsi, la preuve ne me permet pas de conclure que la Propriétaire a fait l’annonce ou a fourni la conversion de photographies imprimées et développées en formats numériques aux clients canadiens pendant la période pertinente.

[39] Pour toutes les raisons énoncées ci-dessus, je suis convaincue que la Propriétaire a établi l’emploi de la Marque en liaison avec les [traduction] « services de photographie », les [traduction] « services d’impression de photographies » et [traduction] « l’exploitation d’un site Web fournissant des renseignements dans le domaine des services de photographie » au sens des articles 4 (2) et 45 de la Loi.

[40] En revanche, j’estime que la preuve est insuffisante pour démontrer l’emploi de la marque en liaison avec [traduction] « services de vidéographie », [traduction] « conversion de photographies imprimées et développées en formats numériques » et [traduction] « exploitation d’un site Web fournissant des renseignements dans le domaine des services de vidéographie ». Étant donné que je ne dispose pas non plus de preuve de circonstances spéciales qui justifient le défaut d’emploi, ces services seront supprimés de l’enregistrement.

Décision

[41] Par conséquent, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63 (3) de la Loi, et conformément aux dispositions de l’article 45 de la Loi, l’enregistrement sera modifié pour supprimer les produits et services suivants :

Produits

[traduction]

• (1)[…], et lithographies; […]; Disques optiques préenregistrés contenant des photographies numériques et des vidéos encodées numériquement; Articles promotionnels, nommément, chapeaux, vêtements décontractés, autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, porte-clés et stylos.

Services

[traduction]

• (1)[…] de vidéographie […]; […] Conversion de photographies imprimées et développées en formats numériques; […] et de vidéographie […].

[42] L’état déclaratif modifié des produits et services sera libellé comme suit :

Produits

[traduction]

• (1)Épreuves photographiques; photographies.

Services

[traduction]

• (1)Services de photographie; services d’impression de photographies; exploitation d’un site Web fournissant des renseignements dans le domaine des services de photographie.

Maria Ledezma

Agente d’audience

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

 

Traduction certifiée conforme

Christelle Ziade

Félix Tagne Djom

Comparutions et agents inscrits au dossier

Aucune audience tenue

AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

Pour la Partie requérante : Lavery de Billy, LLP

Pour la Propriétaire inscrite : Aucun agent nommé